IGE 11778: PRETONCeton

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Juni 1981 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10. Dezember 2010 international registriert, unter Beanspruchung einer Priorität der Europäischen Union vom 16. Juni 2010 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

2.

Gleichartig zu den in Klasse 19 der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „gebrannten Ton enthaltende vorfabrizierte Bauelemente“ sind die in derselben Klasse angefochtenen Waren „matériaux de construction non métalliques; structures transportables non métalliques; éléments préfabriqués non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques; pierres de construction; constructions non métalliques; béton; éléments de construction en béton; constructions pour la scène, non métalliques; couvertures de toits non métalliques; toitures non métalliques; voliges; ardoises pour toitures; bardeaux; carrelages non métalliques; planchers non métalliques; corniches non métalliques; carreaux pour la construction non métalliques; chaux; marnes calcaires; pierres calcaires; noues non métalliques; pavés lumineux; revêtements de murs [construction] non métalliques; mortier; mosaïques pour la construction; papier de construction; feutre pour la construction; pavés non métalliques; poteaux en ciment; poteaux non métalliques; tuiles non métalliques; plaques en ciment; carrelages non métalliques; moulures [construction] non métalliques; plâtre; moulures de corniches non métalliques; chamotte; ballast; seuils non métalliques; pierre; pierres réfractaires; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; étançons non métalliques; lambris non métalliques; cloisons non métalliques; escaliers non métalliques; marches d'escaliers non métalliques; limons [parties d'escaliers] non métalliques; panneaux de portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; revêtements [construction] non métalliques; revêtements de parois [construction] non métalliques; plafonds non métalliques, tous les produits précités à l'exclusion des éléments préfabriqués en brique“: Zwischen diesen Waren besteht ein naher Sachzusammenhang, weil es sich um Produkte handelt, die alle zu Bauzwecken verwendet werden können, mithin den gleichen Verwendungszweck aufweisen, und die von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte gekauft werden. So sind die vorgenannten Waren in Baugrossmärkten erhältlich. Zudem kann von einem gleichen Herstellungs-Know- How ausgegangen werden. Dass die vorgenannten angefochtenen Waren mit der Einschränkung „tous les produits précités à l'exclusion des éléments préfabriqués en brique“

versehen wurden, ändert nichts an der Gleichartigkeit, zumal in Fachgeschäften sowohl vorfabrizierte Elemente, als auch Einzelteile verkauft werden, die Vertriebskanäle also dieselben bleiben und die Waren zudem substituierbar sind, da der Verwendungszweck (für den Bau) derselbe bleibt.

3.

Anders verhält es sich mit den angefochtenen Glaswaren, welche eine andere Herstellungstechnologie resp. ein anderes Herstellungs-Know-How aufweisen als die vorfabrizierten Bauelemente der Widerspruchmarke und welche deshalb auch nicht die gleichen Vertriebskanäle aufweisen. Zwischen den in Klasse 19 der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „gebrannten Ton enthaltende vorfabrizierte Bauelemente“ und den in Klasse 19 angefochtenen Waren „verre alabastrique; verre de construction; verre armé; verre pour vitres à l'exception du verre pour vitres de véhicules; vitres; verre flotté pour la construction; granulats de verre; glaces [vitres] pour la construction; verre isolant (construction); verre ornemental pour la construction; verre recyclé pour la construction; verre décoratif pour le bâtiment; tous les produits précités à l'exclusion des éléments préfabriqués en brique“ besteht daher keine Warengleichartigkeit.

4.

Ebenfalls keine markenrechtlich relevanten Bezugspunkte sind zu den Aquariumprodukten zu erkennen, zu den Statuen, den Kunstgegenständen, den Steinmetzartikeln, zu den Grabsteinen und anderen für Gräber bestimmten Produkten sowie zu den Werbesäulen, weil diese Waren einen gänzlich anderen Verwendungszweck und andere Eigenschaften haben als die Waren der Widerspruchsmarke. Daher besteht keine Gleichartigkeit zu den in Klasse 19 angefochtenen Waren „aquariums (constructions); gravier pour aquariums; sable pour aquariums; cristal de roche; bustes en pierre, en béton ou en marbre; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; sable, à l'exception du sable pour fonderie; monuments funéraires non métalliques; encadrements de tombes non métalliques; monuments funéraires non métalliques; plaques funéraires non métalliques; pierres funéraires; stèles funéraires non métalliques; pierre artificielle; colonnes publicitaires non métalliques; piscines (constructions non métalliques); statues en pierre, en béton ou en marbre; ouvrages de tailleurs de pierres; feuilles et plaques en matière artificielle pour le marquage des routes; enduits de ciment pour l'ignifugation“.

5.

Schliesslich wird die Gleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke ebenfalls verneint in Bezug auf die angefochtenen Natursteine, wie Granit, Sandstein, Quartz etc., da diese Waren erfahrungsgemäss von spezialisierten Anbietern angeboten werden und ein spezielles Know-How bei der Gewinnung erfordern sowie andere Vertriebswege aufweisen. Rohstoffe und Zwischenprodukte sind denn auch in aller Regel nicht gleichartig zu Fertigwaren (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2). Daher besteht keine Gleichartigkeit zu den Waren „granit; matières premières pour la céramique; gravier; silice (quartz); olivine pour la construction; grès de construction; tuf“.

6.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für die angefochtenen Waren „verre alabastrique; verre de construction; verre armé; verre pour vitres à l'exception du verre pour vitres de véhicules; vitres; verre flotté pour la construction; granulats de verre; glaces [vitres] pour la construction; verre isolant (construction); verre ornemental pour la construction; verre recyclé pour la construction; verre décoratif pour le bâtiment; aquariums (constructions); gravier pour aquariums; sable pour aquariums; cristal de roche; bustes en pierre, en béton ou en marbre; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; sable, à l'exception du sable pour fonderie; monuments funéraires non métalliques; encadrements de tombes non métalliques; monuments funéraires non métalliques; plaques funéraires non métalliques; pierres funéraires; stèles funéraires non métalliques; pierre artificielle ; colonnes publicitaires non métalliques; piscines (constructions non métalliques); statues en pierre, en béton ou en marbre; ouvrages de tailleurs de pierres; feuilles et plaques en matière artificielle pour le marquage des routes; enduits de ciment pour l'ignifugation; granit; matières premières pour la céramique; gravier; silice (quartz); olivine pour la construction; grès de construction; tuf; tous les produits précités à l'exclusion des éléments préfabriqués en brique“ (Kl. 19) die Warengleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit abzuweisen ist (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Bezüglich der vorgenannten Waren gilt zu beachten, dass die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5) nicht dazu führen kann, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer, sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water). Darüber hinaus ist von Warengleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).

2.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

3.

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4.

Vorliegend stehen sich die Wortmarken „PRETON“ (Widerspruchsmarke) und „Ceton“ gegenüber. Die Zeichen stimmen in den 4 Endbuchstaben „ETON“ überein und weisen eine identische Vokalfolge (E-O) auf, was zu klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeiten führt. Unterschiede bestehen bei der Konsonantenfolge (P-R-T-N vs. C-T-N), der Zeichenlänge (6 vs. 5 Buchstaben) sowie beim Zeichenanfang.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

6.

Die Widerspruchsmarke „PRETON“ setzt sich aus dem Präfix „pre“ (= vor) und dem Substantiv „Ton“ zusammen. „Ceton“ ist eine französische Gemeinde mit 1983 Einwohnern, welche aufgrund ihrer Grösse und Einwohnerzahl als dem Schweizer Abnehmer unbekannt eingestuft werden kann, weshalb die angefochtene Marke als Fantasiezeichen wahrgenommen wird. Daher bestehen auf der Ebene des Sinngehaltes Unterschiede. Da nicht alle Abnehmer das Zeichen „PRETON“ gedanklich sogleich in „PRE“ und „TON“ zerlegen, kann jedoch nicht von einem markanten Sinngehalt gesprochen werden, der sich beim Hören und Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängt, weshalb der Unterschied im Sinngehalt die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild nicht zu kompensieren vermag. Deshalb ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

2.

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche deren Schutzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

3.

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.

4.

Im Zusammenhang mit den vorliegend in Frage stehenden Waren kann dem Widerspruchszeichen als Ganzes kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, da es einen Gedankenschritt braucht, um von „PRETON“ auf „vorgefertigt“ und „aus Ton/Ton enthaltend“ zu schliessen. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang, auch wenn der von der angefochtenen Marke übernommene Zeichenbestandteil „TON“ schwach ist, da er einen beschreibenden Hinweis auf das Material der so bezeichneten Waren enthält (vgl. BGer, sic! 2000, 590 – Creaton / Creabeton [fig.]).

5.

Die angefochtene Marke „Ceton“ weist zwar aufgrund der gleichen Buchstaben-Endfolge „E-TON“ eine gewisse visuelle und phonetische Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke „PRE- TON“ auf. Der unterschiedliche, in der Regel besonders prägende Wortanfang mit gänzlich anderen Buchstaben („C“ gegenüber „PR“) fällt jedoch sofort auf, vor allem aufgrund des prägnant ausgesprochenen Buchstabens „R“ im Widerspruchszeichen. Da es sich wie vorgängig ausgeführt, beim übernommenen Zeichenbestandteil „TON“ um ein schwaches, da beschreibendes Element handelt, und die Unterschiede bei den verbleibenden Bestandteilen (PRE vs. CE) auffällig sind, da sie vorliegend betont werden und sich am Wortanfang befinden, werden die Unterschiede vom Publikum ohne weiteres wahrgenommen. Da es sich bei den Vergleichszeichen zudem um eher kurze Zeichen handelt, welche akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter (vgl. BGE 121 III 379 – BOSS / BOKS), und die vorliegenden Waren keine Waren des Alltagsgebrauchs sind und mit zumindest normaler Aufmerksamkeit gekauft werden, verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen, zusätzlich. Die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, kann daher verneint werden. Der Widerspruch Nr. 11778 wird daher abgewiesen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widersprechende den Widerspruchsgegnern eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird