IGE 11877: BooBoo Dolls

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 7. Juni 2001 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 30. Juli 2010 in das internationale Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziffer 7.1, mit weiteren Hinweisen, unter seneinteilung der Waren und Dienstleistungen gemäss Nizzaer Klassifikationsabkommen (SR 0.232.112.8) bietet dabei lediglich eine erste Orientierungshilfe und wird gegebenenfalls als ein weiteres Indiz für die Gleichartigkeit akzeptiert (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-3541/2011 vom 17.02.2012 E. 4.1.1 – LUMONOUS; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 799).

2.

Warenidentität besteht zwischen einem Teil der in Klasse 16 angefochtenen Waren und den in derselben Klasse für die Widerspruchsmarke beanspruchten Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate). Dabei handelt es sich um Waren wie livres zu Lehr- und Unterrichtszwecken oder articles de papeterie zu Lehr- und Unterrichtszwecken, die auch unter den Oberbegriff Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Appa- rate) fallen. Darüber hinaus ist von Gleichartigkeit auszugehen, da die hier zu vergleichenden Artikel – mit Ausnahme der angefochtenen sacs d'emballage en papier et en matières plastiques; emballages en carton - in den selben Fachgeschäften oder Abteilungen des Büro- und Papeteriebedarfs erhältlich sind. Warenidentität besteht des Weiteren zwischen den in Klasse 28 angefochtenen Jeux; jouets und den in derselben Klasse für die Widerspruchsmarke beanspruchten Spielzeug, Spiele. Ausserdem fallen die in Klasse 28 angefochtenen appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs indépendants; jeux électroniques, autres qu'appareils pour jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs indépendants, compris dans cette classe unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff Spiele. Dasselbe gilt für die in Klasse 28 angefochtenen poupées, die unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff Spielzeuge (Klasse 28) fallen. Auch diesbezüglich besteht somit Warenidentität.

3.

Hinsichtlich der angefochtenen sacs d'emballage en papier et en matières plastiques; emballages en carton in Klasse 16 ist hingegen festzuhalten, dass für Verpackungsmaterial ein gänzlich anderes Know-how zur Herstellung notwendig ist, als für die Waren der Widerspruchsmarke in derselben Klasse. Diese Waren haben eine andere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar betrachtet. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1). Da diesbezüglich keine relevanten Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke vorhanden sind, ist die Gleichartigkeit zu verneinen.

4.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass in Bezug auf einen Teil der angefochtenen Waren in Klasse 16, nämlich Autocollants, articles de papeterie; livrets; livres; petits livres; journaux de bandes dessinées; manuels; calendriers; affiches; cartes postales; catalogues; publications; périodiques; revues; journaux, und den angefochtenen Waren in Klasse 28, von Warenidentität auszugehen ist. In Bezug auf die in Klasse 16 angefochtenen sacs d'emballage en papier et en matières plastiques; emballages en carton ist aus den gesagten Gründen hingegen die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch bereits aus diesem Grund abzuweisen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).

2.

Vorliegend stehen sich die Wort-/Bildmarke "beeboo (fig.)" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "BooBoo Dolls“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der bildliche Bestandteil der Widerspruchsmarke besteht aus einem stilisierten Bieber, der auf dem etikettenhaft umrahmten Wortelement „beeboo“ steht, wobei das Ganze von einem gemusterten quadratischen Rahmen umgeben ist. In der oberen rechten Ecke dieses Rahmens befindet sich eine verhältnismässig kleine stilisierte Sonne. Zum Schriftzug des Wortelements

„beeboo“ ist festzuhalten, dass es sich um einen Standardschriftzug in Kleinbuchstaben handelt.

3.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Obschon in casu der bildliche Bestandteil den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zweifellos mitprägt, vermag er das Wortelement „beeboo“ nicht in den Hintergrund zu drängen. Letzteres wird durch die Umrahmung und den darauf stehenden Bieber sogar in den Vordergrund gedrängt. Somit sind nachfolgend primäre die Wortelemente der sich gegenüber stehenden Zeichen zu vergleichen.

4.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

5.

Das Wortelement der Widerspruchsmarke „beeboo“ wurde in der leicht abgeänderten Form „BooBoo“ in die angefochtene Marke übernommen. Die Tatsache, dass das angefochtene Wortelement „BooBoo“ im Unterschied zum „beeboo“ der Widerspruchsmarke abwechslungsweise Grossbuchstaben enthält, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. Urteil BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010 E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA). Aufgrund der identischen Konsonanten in der identischen Position, der zwei identischen Vokale in der zweiten Silbe „-oo“, der zwei phonetisch und optisch sehr ähnlichen Vokale in der jeweils ersten Silbe „-ee“ [Widerspruchsmarke] gegenüber „-oo-„ [angefochtene Marke], der identischen Zeichenstruktur [b--b--] der sich gegenüberstehenden Wortelemente „beeboo“ [Widerspruchsmarke] und „BooBoo“ [angefochtene Marke] und des identischen und stark prägenden Anfangsbuchstabens „b-„ ist auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene die Zeichenähnlichkeit der Wortelemente „beeboo“ der Widerspruchsmarke und „BooBoo“ der angefochtenen Marke zu bejahen.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

7.

Das Wortelement der Widerspruchsmarke besteht aus dem englischen Begriff „bee“ (zu Deutsch Biene) und dem englischen Laut „boo“, der lexikalisch mit „huh“ als Überraschungslaut oder mit „buh“ als Missibilligungslaut (Buhruf) übersetzt wird (vgl. unter: http://www.pons.de/). Die Kombination ist kein stehender Begriff und kann im Sinne von „Huh-Biene“ oder „Buh-Biene“ verstanden werden. Die angefochtene Marke seinerseits enthält die Wortelemente „BooBoo“, wobei das englische „boo-boo“ lexikalisch mit „Wehweh“ oder „Aua“ übersetzt wird, und „Dolls“ (zu Deutsch Puppen, vgl. unter: Es können zwar Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden. Die drängen sich aber in Anbetracht der phonetischen und schriftbildlichen grossen Nähe nicht auf, so denn die Sinn- gehalte überhaupt bekannt sind. Auch sind die festgestellten Unterschiede nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom fast übereinstimmenden Element "beeboo" bzw. „BooBoo“ abzulenken.

8.

Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Übernahme des Bestandteils „beeboo“ in der leicht abgeänderten Form „BooBoo“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.4).

2.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht im diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Die Vergleichszeichen werden für gleiche bzw. stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein strenger bzw. normaler Massstab anzulegen ist.

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

4.

In Verbindung mit den hier massgebenden Waren kann der Widerspruchsmarke keine klare Bedeutung und damit auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden (vgl. Ziff. III, Bst. C, Ziff. 7 hiervor). Folglich kommt der Widerspruchsmarke „beeboo (fig.)“ ein normaler Schutzumfang zu. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Kombination des leicht abgeänderten Wortelements der Widerspruchsmarke „BooBoo“ mit dem für die meisten streitigen Waren hinsichtlich Inhalt oder Thema direkt beschreibenden Element „Dolls“, dem hinsichtlich aller streitigen Waren mindestens eine schwache Kennzeichnungskraft eignet (vgl. Definition unter Ziff. III, Bst. C, Ziff. 7). Der Bestandteil "BooBoo" wird somit ohne weiteres als selbständiges Element erkannt und ist, in Anbetracht des direkt beschreibenden Charakters des weiteren Elements „Dolls“, als den Gesamteindruck prägend einzustufen. Der vorhandene Unterschied im zusätzlichen Element "Dolls" der angefochtenen Marke ist ausserdem nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom fast übereinstimmenden Element "beeboo“ bzw. „BooBoo“ abzulenken. Der leicht überhörbare bzw. übersehbare Unterschied in den Vokalen der ersten Silbe der zu vergleichenden Wortelemente vermag schliesslich den Gesamteindruck der Zeichen aufgrund der beinahe identischen Phonetik und der ausgeprägten Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene, sowie der Identität in Länge und Struktur der beiden Wortelemente nicht wesentlich zu ändern. In Anbetracht der dar- aus entstehenden Zeichenähnlichkeit und der Warenidentität bzw. starken Gleichartigkeit ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Es besteht die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 11877 ist daher teilweise gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1 070 099 „BooBoo Dolls“ der Schutz in der Schweiz

definitiv im Umfang der Gutheissung zu verweigern.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem materiellen Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Dies anders als bei einer Abschreibungsverfügung (Art. 66 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BBG; SR 173.110]) und entgegen der Argumentation der Widerspruchsgegnerin unabhängig von einer vorgängigen Abmahnung der Widerspruchsgegnerin, da bei einem materiellen Entscheid das Prinzip des Obsiegens gilt (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 BBG, sowie Art. 63 und 64 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 9.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Im vorliegenden Verfahren wurde vom Institut kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1000.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird