IGE 11965:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die WM1 wurde am 27. März 1987, die WM2 am 25. Juni 1994 (unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 6. April 1994) und die WM3 am 18. Juni 1994 (unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 17. März 1994) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene internationale Registrierung am 10. März 2011, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 4. März 2011. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den entsprechenden drei Widersprüchen legitimiert. Die drei Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die drei Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2012, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).

5.

Gegen die am 27. März 1987 international registrierte und der Schweiz am 20. Mai 1987 notifizierte WM1 wurde kein Widerspruch erhoben. Gegen die am 25. Juni 1994 international registrierte und der Schweiz am 23. August 1994 notifizierte WM2 wurde kein Widerspruch erhoben. Schliesslich wurde auch gegen die am 18. Juni 1994 international registrierte und der Schweiz am 16. September 1994 notifizierte WM3 kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 16. Januar 2012, hinsichtlich der drei Marken seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchszeichen frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 16. Januar 2012. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marken für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 16. Januar 2007 und dem 16. Januar 2012, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

6.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

7.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

8.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

9.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

10.

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).

11.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

12.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarken legte die Widersprechende mit Replik vom 20. Juli 2012 folgende Belege ins Recht:

Replik-Beilage 1: Auszüge aus der Datenbank DPMAregister betreffend die deutschen Registrierungen 1 100 732, 2 067 983 und 2 066 234;

Replik-Beilage 2: Auszug aus der Website www.golfino.com betreffend das Unternehmen GOLFINO;

Replik-Beilage 3: Auszug vom 28.06.2012 aus der Website www.golfino.com betreffend einen GOL- FINO Store in Zürich;

Replik-Beilage 4: Fotografien vom 2011 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Taschen, die mit der WM in Kombination mit einem Drittelement versehen sind;

Replik-Beilage 5/1: Kopien aus Katalog 2011/2012 u.a. betreffend Kopfbedeckung mit Angabe von Deutschland als Verkaufsstandort; die WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ steht auf der Titelseite;

Replik-Beilage 5/2: Kopien aus Katalog 2008 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Taschen mit Angabe von Deutschland und der Schweiz als Verkaufsstandorte; die WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ steht auf der Titelseite;

Replik-Beilage 5/3: Kopien aus Katalog 2008 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Taschen mit Angabe von Deutschland und der Schweiz als Verkaufsstandorte; die WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ steht auf der Titelseite;

Replik-Beilage 5/4: Kopien aus Katalog 2007 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Taschen mit Angabe von Deutschland und der Schweiz als Verkaufsstandorte; die WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ steht auf der Titelseite;

Replik-Beilage 5/5: Kopien aus Katalog 2007 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Taschen mit Angabe von Deutschland als Verkaufsstandort; die WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ steht auf der Titelseite;

Replik-Beilage 5/6: CD-ROM betreffend Herbst/Winterkollektion 2010/2011;

Replik-Beilage 6: Abbildungen und Übersicht von EDT, Dusch- und Deoprodukten, Body Lotionen, Sonnencremen und Lippencremen, die mit der WM versehen sind;

Replik-Beilage 7: Auszüge aus Händlerkatalogen und Anweisungen für die Präsentation der Waren mit WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ vom 2007 bis 2012 u.a. betreffend Kopfbedeckung und Socken;

Replik-Beilage 8: Auszüge aus Händlerkatalogen und Anweisungen für die Präsentation der Waren mit WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“ vom 2007 bis 2012 u.a. betreffend Taschen und Koffer;

Replik-Beilage 9/1: Rechnungen (-in Kopie-) vom 2008 bis 2010 betreffend den Verkauf der Artikel gemäss Übersicht in Replik-Beilage 6, nämlich EDT, Dusch- und Deoprodukten, Body Lotionen, Sonnencremen und Lippencremen, an deutsche Verkaufsstellen;

Replik-Beilage 9/2: Rechnungen (-in Kopie-) vom 2007 bis 2012 betreffend den Verkauf der Artikel gemäss Katalog in Replik-Beilage 8, nämlich Taschen und Koffer, an deutsche Verkaufsstellen;

Replik-Beilage 9/3: Rechnungen (-in Kopie-) vom 2007 bis 2011 betreffend den Verkauf der Artikel gemäss Übersicht in Replik-Beilage 7, nämlich u.a. Kopfbedeckung, an deutsche Verkaufsstellen;

Replik-Beilage 10: Original Rechnungspapier mit WM in Kombination mit dem Drittelement „Sportswear“;

Replik-Beilage 11: Kopie GOLFINO NEWS vom März 2010 betreffend Artikelnummerierung bzw. Warenkategorien nach Nummern;

Replik-Beilage 12: Kopie GOLFINO NEWS vom März 2011 betreffend 25. Jubiläum.

13.

Mittels der eingereichten Auszüge aus der Datenbank DPMAregister (Replik-Beilage 1) hat die Widersprechende nachgewiesen, dass die Widerspruchsmarken auch in Deutschland Schutz geniessen. Somit gilt der Gebrauch der Widerspruchsmarken in Deutschland auch in der Schweiz als rechtserhaltend (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Gemäss Aussage der Widersprechenden soll sie im Übrigen seit dem 16. Februar 2012 auch in der Schweiz einen GOLFINO Store betreiben. Da die Eröffnung dieser Verkaufsstelle und gemäss Auszug aus der Website vom 28. Juni 2012 dessen Inbetriebnahme (Replik-Beilage 3) nicht vor der Einrede des Nichtgebrauchs vom 16. Januar 2012 geschah, ist sie für die Beurteilung des Markengebrauchs vorliegend irrelevant (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

14.

Da sich die Beweismittel auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen müssen (BVGer B-2227/2011, E. 4.6 – ebm [fig.] / EBM Ecotec), ist der undatierte Auszug aus der Website www.golfino.com (Replik-Beilage 2) nicht geeignet, um die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke zu belegen. Genauso ist die Konsultation der betreffenden Internetseite www.golfino.com durch das Institut im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung nicht geeignet, um die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke zu belegen (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2010, 795, E. 6.5 – Heidiland / Heidi-Alpen; BVGer in sic! 2008, 736, E. 6.2 – No Name [fig.] / No Name [fig.], mit Hinweis auf die Lehre betreffend die Internetseiten).

15.

Mittels verschiedener Kataloge aus den Jahren 2007 bis und mit 2011 (Replik-Beilagen 4 bis 5/6 und 7) sowie der entsprechenden Rechnungen denselben Zeitraum betreffend an diverse Vertreiber in Deutschland (Replik-Beilagen 9/3 und 11), wurde der markenmässige Gebrauch in Erfüllung der unter Ziffer 8 bis 11 obengenannten Voraussetzungen für „chapellerie“ in Klasse 25 der WM1 glaubhaft gemacht. Insbesondere verändert das zusätzliche Drittelement „Sportswear“ aufgrund seines direkt beschreibenden Charakters für die vorliegenden Waren und der Proportionen im Gesamteindruck den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen WM1 nicht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6). Des Weiteren ist hinsichtlich der in Klasse 25 beanspruchten Waren zu präzisieren, dass die Socken („chaussettes“) nicht unter den vorliegend registrierten Oberbegriff „chaussures“ fallen, weil diese lexikalisch nicht als Schuhe, sondern als Bekleidung („vêtements“) definiert werden (vgl. Definition von „vêtement“ und „chaussure“ gemäss Online Le Petit Robert unter http://pr.bvdep.com/). Somit sind die Belege betreffend den Gebrauch von Socken nicht geeignet, um den Markengebrauch von Schuhen glaubhaft zu machen. Auch die eingereichte CD-ROM (Replik-Beilage 5/6) reicht alleine nicht aus, um den Gebrauch von Schuhen glaubhaft zu machen. Einerseits fehlt in den darin enthaltenen Bildern und Videoaufnahmen der Bezug der WM1 zu den Produkten, andererseits fehlen die Verkaufszahlen, welche den ersthaften Gebrauch der WM1 für Schuhe belegen sollen.

16.

Mittels verschiedener Kataloge aus den Jahren 2007 bis und mit 2011 (Replik-Beilagen 4, 5/2 bis 5/6 und 8) sowie der entsprechenden Rechnungen denselben Zeitraum betreffend an diverse Vertreiber in Deutschland (Replik-Beilagen 9/2 und 11), wurde der markenmässige Gebrauch in Erfüllung der unter Ziffer 8 bis 11 obengenannten Voraussetzungen für „malles et valises“ in Klasse 18 der WM2 glaubhaft gemacht. Hinsichtlich des Gebrauchs der WM2 in abweichender Form, nämlich mit dem zusätzlichen Drittelement „Sportswear“, gelten hier dieselben Überlegungen wie oben unter Ziffer 15 betreffend die WM1. Des Weiteren wurden keine Belege betreffend den Gebrauch der WM2 für die beanspruchten „cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en imitations de cuir“ eingereicht. Gemäss Rechtsprechung gilt, dass der glaubhaft gemachte Gebrauch für einzelne Waren nicht a priori als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff anerkannt wird (vgl. BVGer B-3126/2010, E. 5.2.4 - CC [fig.] / Organic Glam OG [fig.]; BVGer B-7487/2010, E. 5 - sparco (fig.) / Sparq; Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, 887, E. 4 – IP [fig.] / IP Services © 1996 M.C. [fig.]; RKGE in sic! 2003, 138, E. 3 – BOSS / BOSS [fig.]).

17.

Schliesslich konnte mittels der eingereichten Abbildungen (Replik-Beilagen 6) und der entsprechenden Rechnungen aus den Jahren 2008 bis 2010 (Replik-Beilagen 9/1 und 11) der rechtserhaltende Gebrauch der WM3 für einzelne der in Klasse 3 beanspruchten Waren glaubhaft gemacht werden, nämlich für „Eaux de toilette, gels de douche, déodorants, lotions pour le corps, lotions et crèmes bronzantes, crèmes pour les lèvres, sprays corporels“. Diese Waren fallen unter die beanspruchten Begriffe „Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques“. Aber auch hier gilt, dass der glaubhaft gemachte Gebrauch für einzelne Waren nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff anerkannt wird. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht explizit hinsichtlich des glaubhaft gemachten Gebrauchs für einzelne Mittel zur Körper- und Schönheitspflege festgehalten, der nicht als Gebrauch für die respektiven gesamten Oberbegriffe anerkannt wurde (vgl. BVGer B-3126/2010, E. 5.2.4 und E. 6 - CC [fig.] / Organic Glam OG [fig.]). Des Weiteren wurden keine Belege betreffend den Markengebrauch für die beanspruchten „Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices“ eingereicht.

18.

Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarken im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz/in Deutschland zur Bezeichnung von „Eaux de toilette, gels de douche, déodorants, lotions pour le corps, lotions et crèmes bronzantes, crèmes pour les lèvres, sprays corporels“ in der Klasse 3 (WM3), von „malles et valises“ in der Klasse 18 (WM2) und von "chapellerie" in der Klasse 25 (WM1) rechtserhaltend gebraucht wurden.

19.

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).

20.

Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarken für die Waren „Eaux de toilette, gels de douche, déodorants, lotions pour le corps, lotions et crèmes bronzantes, crèmes pour les lèvres, sprays corporels“ (Klasse 3), „malles et valises“ (Klasse 18) und "chapellerie" (KIasse 25), Schutz geniessen.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza- Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter

2.

Die angefochtene internationale Registrierung ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Klasse 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières; malles et valises; fouets et sellerie; Klasse 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

3.

Die WM1 geniesst Schutz für folgende Waren:

Klasse 25 : Chapellerie.

4.

Die WM2 geniesst Schutz für folgende Waren:

Klasse 18: Malles et valises.

5.

Die WM3 geniesst Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: Eaux de toilette, gels de douche, déodorants, lotions pour le corps, lotions et crèmes bronzantes, crèmes pour les lèvres, sprays corporels.

Klasse 3

6.

Warengleichheit resp. starke Gleichartigkeit besteht hinsichtlich der angefochtenen „Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques“, da die „Eaux de toilette, gels de douche et déodorants, lotions pour le corps, lotions et crèmes bronzantes, crèmes pour les lèvres, sprays corporels“ der WM3 unter diese Oberbegriffe subsumiert werden können.

7.

Hinsichtlich der angefochtenen „lotions pour les cheveux; dentifrices“ (Klasse 3) ist praxisgemäss von Gleichartigkeit auszugehen, weil es sich dabei ebenfalls um Körperpflegeprodukte handelt (vgl. BVGer in sic! 2008, 47, E. 6 – EA [fig.] / EA [fig.]).

Klasse 18

8.

Warengleichheit ist hinsichtlich der für die sich gegenüberstehenden internationalen Registrierungen beanspruchten „Malles et valises“ selbsterklärend zu bejahen.

9.

Zu den in Klasse 18 angefochtenen „produits en cuir et imitations du cuir“ gehören ebenfalls die für die entsprechende Widerspruchsmarke beanspruchten „malles et valises“. Folglich ist auch hier von teilweiser Gleichheit oder erhöhter Gleichartigkeit auszugehen. Demgegenüber handelt es sich bei den angefochtenen „cuir et imitations du cuir“ um Rohwaren, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Verwendungszwecke, Abnehmerkreise und Verkaufsstellen in der Regel nicht mit den Fertigfabrikaten als gleichartig qualifiziert werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.1.2). Schliesslich gibt es Schnittstellen zwischen den angefochtenen “fouets et sellerie“ und den „malles et valises“ der entsprechenden Widerspruchsmarke, da es Sattel- Taschen aus Leder gibt (vgl. bspw. unter http://www.hoofgroove.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=98). Ausserdem können diese Waren im gleichen Fachgeschäft für Pferdesport gefunden werden, wie bspw. die Tragtaschen für das Sattelzeug inkl. die Peitsche (vgl. unter http://www.kraemer-pferdesport.de/Rucksaecke--

Klasse 25

10.

Warengleichheit ist hinsichtlich der für die sich gegenüberstehenden internationalen Registrierungen in Klasse 25 beanspruchten „chapellerie“ selbsterklärend zu bejahen.

11.

In Analogie zur angenommenen Gleichartigkeit zwischen Bekleidung und Schuhwaren (vgl. RKGE in sic! 2001, 649, E. 3. - Woodstone / Moonstone; BVGer B-3118/2007, E. 7 - Swing / Swing Relaxx [fig.]; Swing & Relaxx) sind auch die angefochtenen „Vêtements, chaussures“ und die für die Widerspruchsmarke beanspruchten „chapellerie“ als gleichartig zu qualifizieren. Zwischen diesen Waren besteht nämlich ein naher Sachzusammenhang: Sie dienen als ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – und werden von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt. Damit besteht zwischen diesen Vergleichswaren, trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit, ein funktioneller Zusammenhang, der ihre starke Gleichartigkeit indiziert.

12.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Waren der Klasse 18 „Cuir et imitations du cuir“ nicht gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarken sind. Folglich sind diesbezüglich die

Widersprüche bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). In Bezug auf die angefochtenen Waren der Klasse 3, nämlich „Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices“, die verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 18, nämlich „produits en cuir et imitations du cuir; malles et valises; fouets et sellerie“ sowie die angefochtenen Waren der Klasse 25, nämlich „Vêtements, chaussures, chapellerie“, wird die Gleichheit bzw. die hochgradige Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend in diesem Umfang die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "GOLFINO (fig.)" (WM1, WM2 und WM3) und die Bildmarke "(fig.)" (angefochtene Marke) gegenüber. Die drei Widerspruchszeichen bestehen aus demselben Wort- und Bildelement und sind somit identisch. Der nachfolgende Zeichenvergleich gilt entsprechend hinsichtlich der drei Widerspruchsmarken.

3.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Vorliegend bestehen die drei übereinstimmenden Widerspruchszeichen jeweils aus der Kombination eines stilisierten Golfspielers, der nach dem Abschlag den Golfschläger nach links schwingt, die Schultern ebenfalls nach links richtet und zum Boden schaut, und des Wortelements GOLFINO, der italienische Begriff für eine Strickjacke bzw. ein Strickjäckchen (vgl. Online Langenscheidt zum Stichwort „golfino“ unter http://mot.kielikone.fi/mot/ige/netmot). Etymologisch stammt der Begriff „golfino“ vom Englischen „golf coat“ (auf Italienisch „giacca da golf“) (vgl. Online Garzanti zum Stichwort „golf“ unter http://garzantilinguistica.sapere.it/). Aufgrund dessen besteht zwischen dem Begriff GOLFINO und dem Golfspielen bzw. dem Golfspieler ein sachlicher Zusammenhang, der im Übrigen aufgrund des Stammwortes „Golf-“ auch vom nicht italienisch sprechenden Publikum erkannt wird. Obschon also das Wortelement den vom jeweiligen Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mitprägt, vermag es jedoch das Bildelement nicht in den Hintergrund zu drängen. In den jeweiligen Widerspruchszeichen unterstreicht vielmehr das Wortelement GOLFINO aufgrund seines Sinngehaltes den in zentraler und vordergründiger Position stehenden stilisierten Golfspieler, der durch das Wortelement darüber hinaus besonders hervorgehoben wird. Somit ist nachfolgend der Vergleich der sich gegenüberstehenden Bildelemente vorzunehmen.

4.

Bei Bildmarken bestimmt sich der Gesamteindruck durch das Erscheinungsbild und durch den allfälligen Sinngehalt, wobei es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich bereits genügt, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit besteht (vgl. BVGer in sic! 2009, 33 - Herz [fig.] / Herz [fig.]).

5.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen enthalten beide einen stilisierten Golfspieler in schwarz mit weissen Schattierungen, wobei derjenige der Widerspruchszeichen den Abschlag mittels Golfschläger bereits erbracht hat und somit den Golfschläger nach links schwingt und die Schultern ebenfalls nach links dreht, hingegen derjenige des angefochtenen Zeichens erst Anlauf zum Abschlag nimmt, den Golfschläger rechts in die Höhe hält und die Schultern nach rechts aufdreht. Auffallend ist ausserdem der unterschiedliche Kleidungsstil. Der stilisierte Golfspieler der Widerspruchszeichen ist modern, derjenige des angefochtenen Zeichens ist altmodisch gekleidet. Insgesamt besteht aufgrund des Bildmotivs eine gewisse Zeichenähnlichkeit im Erscheinungsbild und im Sinngehalt, die nachfolgend eine Prüfung der Verwechslungsgefahr rechtfertigt.

E. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche bzw. ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

3.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

Gemäss Rechtsprechung werden Kleider mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit und einem entsprechenden Unterscheidungsvermögen erworben, da sie zwar keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs sind und meist auch anprobiert werden, aber dennoch mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (vgl. BVGer B-4260/2010, E. 7 – Bally / BALU [fig.]). Des Weiteren sind gemäss bestätigter Rechtsprechung des Bundesgerichts Kosmetika Massenartikel des täglichen Gebrauchs (vgl. BVGer B- 4260/2010, E. 7 – Bally / BALU [fig.]; BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan).

4.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Vorliegend stimmen die Widerspruchsmarken vollständig überein, nämlich in der Kombination eines stilisiert dargestellten Golfspielers und des Begriffes GOLFINO, der auf Deutsch Strickjäckchen bedeutet (vgl. unter Ziff. III Bst. D Ziff. 3). Der in den drei Widerspruchsmarken enthaltenen Darstellung eines stilisierten Golfspielers ist in Bezug auf die gleichen und gleichartigen Waren der Klassen 3 und 18 kein beschreibender Sinngehalt zu entnehmen, da es keine Kosmetika und Parfümerieprodukte bzw. Taschen und Reisetaschen gibt, die besonders für GolfspierInnen angefertigt werden. Es ist hier zu präzisieren, dass die Golftaschen nicht in die Klasse 18, sondern in die Klasse 28 klassiert werden (vgl. alle Begriffe der 10. Auflage der Nizza-Klassifikation in der Klassifikationshilfe des Instituts unter https://wdl.ige.ch/wdl/). In Bezug auf diese Waren ist den entsprechenden Widerspruchsmarken (WM2 und WM3) somit grundsätzlich ein normaler Schutzumfang zuzusprechen. Demgegenüber stellt der stilisierte Golfspieler für die gleichen und gleichartigen Waren der Klasse 25 entgegen der Meinung der Widersprechenden insofern den Kreis der möglichen Abnehmer der Waren dar, als es durchaus spezialisierte Anbieter gibt, die ausschliesslich Kleider und Schuhe für GolfspielerInnen anbieten. Somit eignet der WM1 ein eingeschränkter Schutzumfang.

5.

Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. RiLi, Teil 5, Ziff. 7.3.2).

Die Gestaltung des stilisierten Golfspielers der angefochtenen Marke, die von dessen Orientierung nach rechts, von dem vordergründig hochstehenden Golfschläger und von der altmodischen Kleidung geprägt ist, ergibt keine blosse Variation des stilisierten Golfspielers der Widerspruchsmarken, der seinerseits durch ei- ne Orientierung nach links und die modernen Kleidern charakterisiert ist. Insbesondere ist der Golfschläger in den Widerspruchsmarken zum grössten Teil hinter dem Golfspieler versteckt, hingegen in der angefochtenen Marke prominent und das Gesamtbild dominierend. Entgegen der Aussage der Widersprechenden unterscheiden sich des Weitern die Bekleidungsstile der sich gegenüberstehenden Golfspieler offensichtlich. Ob man im Bekleidungsstil des Golfspielers der Widerspruchsmarken einen modernen Stil oder einen nicht altmodischen Stil erkennt, ändert nichts am auffälligen Unterschied des Golfspielers der Widerspruchsmarken gegenüber dem altmodisch gekleideten Golfspieler der angefochtenen Marke. Die Tatsache, dass die sich gegenüber stehenden Golfspieler in schwarz mit weissen Schattierungen dargestellt sind, reicht alleine nicht aus, um diese verwechselbar zu machen. Dabei handelt es sich um eine gewöhnliche, unauffällige Art der Darstellung und um eine typische Form der Stilisierung solcher Motive. Vielmehr unterstreichen die Schattierungen die Bewegung und die Orientierung des jeweiligen Golfspielers, der eine nach links, der andere nach rechts. Im Gesamteindruck ergibt die angefochtene Marke eine eigenständige Umsetzung und damit eine nicht verwechselbare Darstellung desselben Motivs. Die Verwechselbarkeit zwischen der WM1 und der angefochtenen Marke ist umso mehr zu verneinen, als der stilisierte Golfspieler den möglichen Abnehmerkreis der Vergleichswaren der Klasse 25 darstellt und somit für diese Waren schwach kennzeichnungskräftig ist (vgl. BVGer in sic! 2007, 914, E. 8 - INWA International Nordic Walking Association [fig.] / Swiss Nordic Parc [fig.]; NordicFitnessPoint.ch [fig.], wo das übereinstimmende Bildmotiv eines oder mehrerer Nordic Walker für die als gleichartig erachteten Dienstleistungen in Klasse 41 als schwach kennzeichnungskräftig qualifiziert wurde). Aber auch hinsichtlich der Waren der Klassen 3 und 18 vermögen die markanten Unterschiede in den Darstellungen der Golfspieler, selbst unter Annahme einer

niedrigen Aufmerksamkeit der Abnehmer im Bereich der Waren der Klasse 3 und in Anbetracht der gleichen bzw. ausgeprägt gleichartigen Waren, einen rechtsgenüglichen Unterschied zu schaffen, sodass die Verwechslungsgefahr ebenfalls zu verneinen ist

6.

Die Widersprüche Nr. 11963, Nr. 11964 und Nr. 11965 werden daher abgewiesen und die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1 076 775 "(fig.)" vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Die Widersprüche werden abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Vorliegend wurden gestützt auf drei Widerspruchsmarken drei Widersprüche gegen eine angefochtene Marke (W11963, W11964 und W11965) eingereicht. Die Widerspruchsgegnerin konnte ihre Stellungnahme zu den drei Widersprüchen (aufgrund der Identität der Widerspruchszeichen) in einer einzigen Rechtsschrift zusammenfassen und äusserte sich im Übrigen nicht zum Warenvergleich, sodass es gerechtfertigt erscheint , ihr eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 1‘000.00 zuzusprechen .

Aus diesen Gründen wird