IGE 12133: PHYTALGICNATURALGIC

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde 24. August 2011 mit einer französischen Priorität vom 25. Februar 2011 international registriert. Die angefochtene Marke wurde 11. Mai 2011 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

2.

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu den Indizien für die Gleichartigkeit gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für diejenigen Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für die sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).

3.

Die Vergleichsmarken geniessen beide Schutz für die Waren der Klasse 3 „parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices“, womit diesbezüglich offensichtlich Warenidentität besteht.

4.

Weiter beansprucht die angefochtene Marke die Waren der Klasse 5 „Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine“, worunter die Waren der Widerspruchsmarke „Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision et pouvant notamment contenir des extraits végétaux et/ou huiles végétales ou animales ou huiles essentielles ou des micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou peptides et/ou acides aminés et/ou acides gras“ subsumiert werden können. Die Warengleichheit bzw- gleichartigkeit soweit darüber hinausgehend ist mithin gegeben.

5.

Die angefochtene Marke geniesst Schutz für die Waren der Klasse 5 „substances diététiques à usage médical“, worunter die Waren der Widerspruchsmarke „substances diététiques à usage médical, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision et pouvant notamment contenir des protéines, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux“ subsumiert werden können. Die Warengleichheit bzw- gleichartigkeit soweit darüber hinausgehend ist mithin gegeben.

6.

Die Vergleichsmarken sind beide für die Waren der Klasse 5 „aliments pour bébés“ geschützt, womit diesbezüglich offensichtlich Warenidentität besteht.

7.

Die Waren der angefochtenen Marke der Klasse 5 „boissons diététiques à usage médical, boissons énergétiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boissons nutritives se consommant en substituts de repas, boissons enrichies en vitamines (à des fins médicales), boissons énergétiques à usage médical“ überschneiden sich mit den Waren der Widerspruchsmarke „compléments nutritionnels à usage médical et substances diététiques à usage médical, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision et pouvant notamment contenir des protéines, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux“, womit auch diesbezüglich von Warengleichheit bzw. –gleichartigkeit soweit darüber hinausgehend auszugehen ist.

8.

Die in Klasse 5 verbleibenden Waren der angefochtenen Marke „baume à usage pharmaceutique, baume à usage médical, gel à usage pharmaceutique, gel à usage médical, gélules anti-inflammatoires à usage pharmaceutique, gélules anti-inflammatoires à usage médical“ sind identisch, bzw. gleichartig soweit darüber hinausgehend, zu den „Produits pharmaceutiques et hygiéniques (…)“ der Widerspruchsmarke, da sich diese Waren überschneiden.

9.

Insgesamt ist somit von Gleichheit bzw. (ausgeprägter) Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren auszugehen, womit nachfolgend die Zeichen zu vergleichen sind.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Ähnlichkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

3.

In casu stehen sich die Wortmarken PHYTALGIC (Widerspruchsmarke) und NATURALGIC (angefochtene Marke) gegenüber. Die Marken unterscheiden sich klanglich und visuell im Zeichenanfang (PHYT // NATUR) und weisen eine unterschiedliche Vokalfolge auf (Y-A-I // A-A-I). Ausserdem stimmt die Silbenzahl nicht überein (drei bzw. vier Silben), womit die Vergleichsmarken insgesamt auch eine unterschiedliche Aussprachekadenz aufweisen. Zu beachten ist jedoch, dass der den streitverfangenen Marken gemeinsame Bestandteil – ALGIC mindestens die Hälfte der Zeichen ausmacht (PHYTALGIC // NATURALGIC) und ausserdem in der Aussprache besonders betont wird. Es ist somit festzuhalten, dass die Übernahme in der angefochtenen Marke des Zeichenbestandteils –ALGIC zweifellos zu einer sowohl phonetischen wie schriftbildlichen Ähnlichkeit führt.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

5.

Der Begriff –ALGIC ist ein englisches Suffix, dem die Bedeutung „den Schmerz betreffend“ zukommt (vgl. Collins English Dictionary, 6th edition, 2006: –algia: n combining form [medicine] denoting pain or a painful condition of the part specifies: neuralgia, odontologia, [from Greek algos = pain] > –algic adj combining form). Dieser Begriff entspricht dem deutschen „–algie“ (= Wortbildungselement mit der Bedeutung Schmerz, Schmerzzustand, z.B. Neuralgie, vgl. Brockhaus, 2005-06, Online-Ausgabe) und dem französischen „– algique“ (wobei „algique“ auf Französisch sowohl als Wortbildungselement [z.B. antalgique] als auch als Adjektiv [algique: de algie, relatif à la douleur physique. Fièvre algique, résultant d’une excitation douloureuse, vgl. Dictionnaire Le Robert, 2011, Online-Ausgabe] verwendet wird). Schliesslich ist der Begriff PHYT laut Duden ein „Wortbildungselement mit der Bedeutung Pflanze, pflanzlicher Organismus; Pilz, z.B. Epiphyt, Gametophyt“ (vgl. Duden – Das Grosse Fremdwörterbuch, 2003, Online-Ausgabe) und das Wort NATUR bezeichnet u.a. die natürliche Umwelt bzw. alles was nicht vom Menschen geschaffen wurde (vgl. Duden – Das Synonymwörterbuch, 2012, Online-Ausgabe und http://de.wikipedia.org/wiki/Natur). Als Ganzes weisen die beiden Zeichen keine klare Bedeutung auf (Pflanzen-schmerzbetreffend, Natur-schmerzbetreffend). Da sie beide den Bestandteil ALGIC enthalten und auch die Wortelemente PHYT und NATUR ähnliche Assoziationen wecken, bestehen zwangsläufig auch sinngehaltliche Übereinstimmungen. Ein deutlich unterschiedlicher Sinngehalt, der die Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag, ist somit nicht vorhanden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

6.

Nachfolgend ist folglich zu prüfen, ob die zuvor festgestellten Ähnlichkeiten auf phonetischer, schriftbildlicher sowie semantischer Ebene eine Verwechslungsgefahr nach sich ziehen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Die Vergleichszeichen werden im Bereich der hier interessierenden Waren für identische bzw. gleichartige Produkte beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke stark vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit Hinweisen).

4.

Die Widerspruchsmarke setzt sich aus den Wortelementen PHYT und ALGIC zusammen. Wie zuvor dargelegt ist PHYT- ein Wortbildungselement mit der Bedeutung Pflanze, pflanzlicher Organismus, Pilz (vgl. III. C. Ziff. 5). In Verbindung mit den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke weist PHYT u.a. auf deren Inhaltsstoff hin (z.B. Waren auf pflanzlicher Basis). Das englische Suffix –ALGIC ist im Sinn von den Schmerz betreffend zu verstehen (vgl. III. C. Ziff. 5) und ist in diesem Verständnis in Verbindung mit einem Teil der beanspruchten Waren als schwach einzustufen, nämlich i.V. mit sämtlichen Waren, die schmerzlindernd sein können (nämlich „Savons; huiles essentielles, cosmétiques et notamment produits de cosmétique orale, à l'exception de ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision; dentifrices“ der Klasse 3 und „Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision et pouvant notamment contenir des extraits végétaux et/ou huiles végétales ou animales ou huiles essentielles ou des micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou peptides et/ou acides aminés et/ou acides gras; compléments nutritionnels à usage médical et vétérinaire et substances diététiques à usage médical, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'œil ou à la vision et pouvant notamment contenir des protéines, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux; aliments pour bébés“ der Klasse 5). Da, wie zuvor dargelegt, auch der Wortteil PHYT- eine Aussage über die Waren gibt, ist die Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den besagten Waren insgesamt eher als schwach kennzeichnungskräftig zu beurteilen und der Schutzumfang entsprechend eingeschränkt (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.8.1 f). In Bezug auf die übrigen Waren (nämlich „parfumerie; lotions pour les cheveux“ der Klasse 3 und „désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides“ der Klasse 5) sagt der Bestandteil –ALGIC nichts aus, womit er diesbezüglich als unterscheidungskräftig und normal kennzeichnungskräftig einzustufen ist. Der auf den Inhalt hinweisende und entsprechend schwache Wortteil PHYT- wird demnach mit einem

normal kennzeichnungskräftigen Element (–ALGIC) kombiniert. Im Gesamteindruck und in Verbindung mit den vorgenannten Waren bleibt diese Kombination unbestimmt, womit der

Widerspruchsmarke diesbezüglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang eignet.

5.

Die angefochtene Marke übernimmt den Zeichenbestandteil –ALGIC. Dieser erweist sich in Verbindung mit sämtlichen Waren der Klassen 3 und 5 der angefochtenen Marke, ausgenommen in Verbindung mit „parfumerie; lotions pour les cheveux“ der Klasse 3, als schwach. In Zusammenhang mit den Waren „parfumerie; lotions pour les cheveux“ der Klasse 3 ist das Suffix –ALGIC als normal unterscheidungskräftig einzustufen, da weder Parfümeriewaren noch Haarwässer üblicherweise gegen Schmerzen eingesetzt werden bzw. eine schmerzlindernde Wirkung haben können.

6.

Soweit die Marken in einem schwachen Bestandteil übereinstimmen, bleibt zu prüfen, ob die vorhandenen Abweichungen reichen um eine Unterscheidbarkeit zu schaffen. Die streitverfangenen Marken unterscheiden sich durch die dem Suffix –ALGIC vorangestellten Wortelemente, nämlich PHYT einerseits und NATUR andererseits, was zu Abweichungen sowohl auf der schriftbildlichen wie auf der phonetischen Ebene führt. In Anwendung des Prinzips, wonach bei der Übernahme schwacher Elemente bereits geringe Abweichungen ausreichen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen, ist die Verwechslungsgefahr vorliegend folglich für die Waren der Klasse 3 „huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices“ sowie sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 5 „Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, boissons diététiques à usage médical, boissons énergétiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boissons nutritives se consommant en substituts de repas, boissons enrichies en vitamines (à des fins médicales), boissons énergétiques à usage médical, baume à usage pharmaceutique, baume à usage médical, gel à usage pharmaceutique, gel à usage médical, gélules anti-inflammatoires à usage pharmaceutique, gélules anti-inflammatoires à usage médical“ zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als die Widerspruchsmarke als Ganzes in Bezug auf diese Waren einen bloss geringen Schutzumfang hat.

7.

Soweit die Marken in einem normal unterscheidungskräftigen Element übereinstimmen, ist zu beachten, dass in der angefochtenen Marke dem Suffix –ALGIC zwar der Begriff NATUR vorangestellt ist (im Gegensatz zu PHYT in der Widerspruchsmarke), letzterer den prägenden Zeichenbestandteil –ALGIC jedoch nicht in den Hintergrund zu drängen vermag. Auch sind keine rechtsrelevante Abweichungen zwischen den streitverfangenen Marken vorhanden, welche die zuvor festgestellten phonetischen, schriftbildlichen und semantischen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten (vgl. III. C. Ziff. 3 und 5). Es besteht somit die Gefahr, dass die Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zumal bei den Waren der Klasse 3 „parfumerie; lotions pour les cheveux“ von einem höchstens normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden kann, da es sich um alltägliche Waren handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb für die Waren „parfumerie; lotions pour les cheveux“ der Klasse 3 zu bejahen. Soweit ein Teil der Abnehmer die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der Warengleichheit falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

8.

Der Widerspruch Nr. 12133 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 620 370 NATURALGIC für die Waren „parfumerie; lotions pour les cheveux“ der Klasse 3 widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE- GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4 u. 9.5).

3.

In casu wird der Widerspruch mehrheitlich abgewiesen. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vertreten, sondern handelte direkt. Gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. b VKEV sind ihr von Amtes wegen Barauslagen und Spesen zu ersetzen, sofern diese nach dem Ermessen des Instituts den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Die Widerspruchsgegnerin hat eine Stellungnahme im Umfang von sechs Seiten sowie einige Farbkopien als Beilage eingereicht. Nach Einschätzung des Instituts erreichen die dafür aufgewendeten Kommunikations-, Porto-, Kopier- und Materialkosten den Betrag von CHF 50.00 nicht, weshalb kein Parteikostenersatz zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird