IGE 12686: BIOTONEBIOTONEUP COMPLEX

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 3. Juni 2005 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene internationale Registrierung wurde am 29. März 2012 dort eingetragen, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 20. März 2012 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, auf https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Gegen die am 3. Juni 2005 international registrierte und der Schweiz am 1. September 2005 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 9. Oktober 2014 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 9. Oktober 2014. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 9. Oktober 2009 und dem 9. Oktober 2014, glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

5.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

6.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

7.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).

8.

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).

9.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

10.

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).

11.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1: Produktkatalog (wahrscheinlich aus dem Jahr 2011 – schlecht lesbar); der Katalog zeigt diverse Warenabbildungen von Körperpflegemitteln, Lotionen und Massagecrèmes und –ölen; die Preise der Waren sind in Dollar ausgezeichnet und der Text ist in englischer

Sprache verfasst; sämtliche Warenabbildungen zeigen die Widerspruchsmarke

Beilage 2: insg. 11 Rechnungen (2 aus dem Jahr 2010 und jeweils 3 aus den Jahren 2011-2013) an diverse Empfänger in der Schweiz; die Rechnungen weisen Massage Crèmes mit der Marke der Widersprechenden aus; der Rechnungsbetrag ist in Dollar ausgezeichnet und beträgt pro Rechnung im Durchschnitt $ 384,10

Beilage 3: Internetauszüge der www.bodynova.de (Grosshändler für den Fachhandel) u.a. über Produktangebote der Widersprechenden; zu sehen sind beispielsweise Gesichtscrèmes, Lotionen, Öle und Massagecrèmes mit der Marke BIOTONE; die Auszüge sind am 3. Dezember 2014 datiert, d.h. ausserhalb des relevanten Zeitraums

Beilage 4: Internetauszug www.bodynova.de u.a. über Versandbedingungen und –preise in die Schweiz

Beilage 5: insg. 7 Rechnungen (jeweils 2 aus den Jahren 2011-2013 und 1 aus dem relevanten Zeitraum im Jahr 2014) an den Grosshändler „BODY NOVA“ (vgl. Internetauszüge) in Deutschland; die Rechnungen weisen Körpercrèmes, Massagecrèmes, Gels, Lotionen, Öle für das Wohlbefinden und die Pflege mit der Marke der Widersprechenden aus; der Rechnungsbetrag ist in Dollar ausgezeichnet und beträgt pro Rechnung im Durchschnitt

Beilage 6: Katalog „Lima Zürich“ (2013/2014) über Praxisbedarf der Physiotherapie; auf Seite 98 werden Waren der Widersprechenden angeboten, und zwar Crèmes, Lotionen, Öle und Gels für die Massage; die Waren sind alle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet und die Preise sind in Schweizerfranken ausgezeichnet

Beilage 7/8: Auszug vom 15. April 2015 der Internetseite www.lima.ch (Praxisbedarf der Physiotherapie), u.a. mit Massageölen und –lotionen der Widersprechenden (vornehmlich Beilage 8); die Preise sind in Schweizerfranken ausgezeichnet; die Belege liegen ausserhalb des relevanten Zeitraums

Beilage 9: Auszüge diverser Massage- und Physiotherapiepraxen vom 15. April 2015; sie enthalten einzelne Aussage, dass BIOTONE Produkte für die Massage verwendet werden; die Auszüge liegen ausserhalb des relevanten Zeitraums.

12.

In Bezug auf die Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt: Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Die Widerspruchsmarke geniesst zwar Schutzausdehnung in der Schweiz und in Deutschland, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Widersprechende mit Sitz in den Vereinigten Staaten weder in der Schweiz noch in Deutschland eine Niederlassung vorweist. Die Beilagen 2 und 6 beziehen sich auf bzw. richten sich an Firmen in der Schweiz, welche Produkte der Widersprechenden erwerben oder verwenden. Diesbezüglich können auch die Belege 8 und 9 berücksichtigt werden, zwar entfalten undatierte oder anders datierte Belege nur eine Indizwirkung, und zwar in dem Masse, in dem sie durch Belege aus dem relevanten Zeitraum gestützt werden oder mit diesen in Bezug stehen. Die Aussagen aus dem Fachhandel über die Verwendung der Produkte der Widersprechenden passt deshalb in das Gesamtbild, welches von Beilage 2 und 6 vermittelt wird. Aber auch die Belege 3 und 5 aus Deutschland verweisen in Kombination mit Beleg 4 auf den Vertrieb der Waren in der Schweiz hin. Es gehört zu den allgemein bekannten Tatsachen, dass Waren, gerade wenn sie aus Übersee bezogen werden, oft ein Verteilzentrum in Europa haben, aus welchem die Waren dann in die einzelnen Länder verteilt werden. Die Frage, ob somit mit der Widerspruchsmarke bezeichnete Waren in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum kommerzialisiert wurden kann jedoch vorliegend aus nachfolgenden Gründen offenbleiben.

13.

Der Gebrauch der Marke hat durch den Markeninhaber bzw. die Markeninhaberin selbst zu erfolgen. Als Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 855 774 – BIOTONE, gestützt auf welche vorliegend Widerspruch erhoben wurde, ist im internationalen Register die NATURAL THOUGHTS Inc. mit Sitz in der 4757 Old Cliffs Road, in San Diego, Kalifornien (USA), eingetragen, in deren Namen auch der vorliegende Widerspruch erhoben wurde. Sämtliche Belege weisen jedoch die BIOTONE mit Sitz in der 4757 Old Cliffs Road, in San Diego, Kalifornien (USA) als Gebrauchsreferenz der internationalen Registrierung aus; einzelne Belege weisen sodann die Firma BIOTONE Inc. aus Kalifornien als Bezugsquelle für die Waren aus (vgl. Beilage 3 und 8).

14.

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen, denn der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die „stillschweigende“, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Die blosse Behauptung, die Marke werde mit der Zustimmung der Markeninhaberin verwendet, genügt nicht, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

15.

Auch das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt keine Zustimmung dar. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird. Daran gebricht es vorliegend: Keiner der vorgelegten Belege weist einen Bezug zur NATURAL THOUGHTS Inc. auf, weder in Bezug auf den Zwischenhändler in Deutschland noch in Bezug die Endverbraucher in der Schweiz. Es werden auch keine Belege eingebracht, die einen Bezug zwischen der NATURAL THOUGHTS Inc. und der BIOTONE Inc. belegen oder wenigstens erläutern, wie z.B. das Aufzeigen der Unternehmensstruktur, damit wenigstens von einer stillschweigenden Zustimmung des Gebrauchs durch Dritte ausgegangen werden könnte (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8, mit weiteren Hinweisen).

16.

Dass beide Firmen unter der gleichen Adresse Sitz nehmen, reicht nicht, um einen Verbindung zwischen der NATURAL THOUGHTS Inc. und der BIOTONE Inc. glaubhaft zu machen. Schliesslich kann sich die Adresse lediglich auf einen gemeinsam genutzten Gebäudekomplex beziehen, nicht jedoch auf eine wirtschaftliche Verbundenheit der Unternehmen. Es fehlt deshalb an Belegen, die zeigen, dass die Markeninhaberin, die NATURAL THOUGHTS Inc., dem Gebrauch durch Dritte zugestimmt hat bzw. dass die Zustimmung stillschweigend erteilt wurde. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird; dies kann im Fall der BIOTONE Inc. aufgrund der Aktenlage nicht angenommen werden. Der rechtserhaltende Gebrauch erscheint daher vorliegend nicht als glaubhaft.

17.

Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7). Der Widerspruch Nr. 112686 wird daher mangels Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 8.4).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird