IGE 13181: YOO

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 28. Mai 2004 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 7. November 2012 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Die Widerspruchsmarke wurde am 28. Mai 2004 international registriert. Die Notification erfolgte am 16. September 2004. Folglich ist am 12. Dezember 2013, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist bereits abgelaufen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 12. Dezember 2008 bis 12. Dezember 2013.

4.

Die Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

5.

Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

6.

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile in der Regel strenger zu beurteilen als Abweichungen durch Hinzufügen von weiteren Elementen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6 mit weiteren Hinweisen).

7.

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt auch als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- oder andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8).

8.

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

9.

Die Widersprechende reichte mit der Replik folgende Gebrauchsbelege ein:

Beilage Nr. 1: Auszug aus der Webseite von YOO (http://www.yoo.com/what-yoo-do/); Beilage Nr. 2: Auszug aus der Webseite von YOO; Beilage Nr. 3: Pressemitteilung vom 18. April 2013; Beilage Nr. 4: Inserat Weltwoche vom 4. Juli 2013; Beilage Nr. 5: Bericht der NZZ vom 30. August 2013; Beilage Nr. 6: Immobilienangebote Etzel Immobilien; Beilage Nr. 7: Liste der YOO-Kunden; Beilage Nr. 8: Auszug aus der Webseite der HABAS GROUP; Beilage Nr. 9: Niederlassungen der HABAS GROUP; Beilage Nr. 10: Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich; Beilage Nr. 11: Award-Liste von 2013; Beilage Nr. 12: Pressebericht über den Award vom 18. November 2013; Beilage Nr. 13: YOO-Projekt Berlin; Beilage Nr. 14: Auszug über GM 011339017 YOO Hotel.

10.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche von der Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

11.

Zu den eingereichten Unterlagen wird wie folgt Stellung genommen:

Die in englischer Sprache verfassten Ausdrucke Nr. 1 und Nr. 2 datieren von 2014 (Copyrigt yoo Ltd 2013); In diesen wird der Tätigkeitsbereich der Widersprechenden beschrieben. Es fehlt jedoch jeglicher Bezug zur Schweiz. Aus diesen Belegen geht zudem kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor.

Die englisch verfasste Pressemitteilung von der Peach Property Group (Beilage Nr. 3) wurde am 3. Juni 2014 ausgedruckt und fällt somit nicht in den in casu relevanten Zeitrahmen. Der Titel lautet „Peach Property Group presents „yoo wollerau“. Es wird ausgeführt, dass durch den bekannten Architekten Philippe Starck in Wollerau ein Luxus-Projekt in der Grössenordnung von CHF 59 Millionen entstehen soll: Yoo Wollerau. Dies erfolge durch die internationale Design- und Marketing- und Investment-Firma yoo Ltd., London (die Hinterlegerin/Widersprechende ist jedoch die YOO HOLDINGS LIMITED). Aus dieser Pressemitteilung geht kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke i.V. mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervor.

Das Inserat der Weltwoche (Beilage Nr. 4) datiert vom 4. Juli 2013 und fällt somit in die entsprechende Zeitspanne. Es zeigt einen Wohnungsausschnitt von "yoo Wollerau". Die Hinterlegerin ist nicht aufgeführt, sondern die Peach Property Group: „In Wollerau entstehen 18 aussergewöhnliche Eigentumswohnungen und drei Ateliers mit hochwertigem Innenausbau und einer exklusiven Wellness-Fitnessanlage mit Outdoor…“. Die blosse Benennung eines Wohnprojekts bzw. einer Überbauung stellt keinen Markengebrauch mit den in casu relevanten Waren und Dienstleistungen dar.

Der Bericht der NZZ (Beilage Nr. 5) datiert vom 30. August 2013 und fällt somit in die entsprechende Zeitspanne. Es wird Folgendes ausgeführt: „Projekt im Fokus. Handschriften des Stardesigners. Philippe Starcks erstes „yoo“-Gebäude ist in Wollerau am oberen Zürichsee geplant.“. Der Text ist unvollständig abgedruckt. „…Geschäftsleitung von Peach Property Group. Die Immobiliengesellschaft hat sich mit der Entwicklung von Wohneigentum im Luxussegment einen Namen gemacht“. „Bald wird es „yoo“ auch in Wollerau am Zürichsee geben, eine Premiere in der Schweiz. Nach New York, Pune, Moskau, Melbourne und neu Berlin, hat das Gespann aus Philippe Starck und John Hitchcox, das die Lizenz für die „yoo“-Bauten vergibt, nun die Gemeinde am oberen Zürichsee ins Auge gefasst. Starck ist ein weltbekannter Designer und Hitchkox ein gewiefter Immobilienentwickler. 1999 haben sie sich zusammengetan, um mit dem Label yoo aussergewöhnliche Orte für höchste Ansprüche zu schaffen. „Ende 2015 sollten die ersten Besitzer in das yoo-Haus einziehen können.“. Angaben zur Hinterlegerin fehlen wiederum gänzlich.

Die Beilage Nr. 6 enthält Immobilienangebote von Etzel Immobilien, Pfäffikon SZ. Es fehlen wiederum Angaben zur Hinterlegerin. Ebenso fehlen jegliche Datumsangaben. Die Marke yoo ist auf einem Bild (auf der

1.

Seite) einmal aufgeführt: „Yoo, inspired by Starck“.

Bei der Beilage Nr. 7 handelt es sich um eine Liste der YOO-Kunden. Der Ausdruck solle zeigen, dass das Projekt in Wollerau nicht das einzige in der Schweiz sei. Einer der Kunden sei die HABAS GROUP, eine weltweit tätige Unternehmung in der Immobilienbranche. Diese habe auch einen Ableger in der Schweiz, an der Seefeldstrasse in Zürich. Ebenfalls wird die Peach Property Group als Kundin aufgeführt. Der Ausdruck datiert vom 3. Juni 2014 und fällt folglich nicht in die relevante Zeitspanne. Aus diesen Beilagen geht wiederum kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor.

Gleiches gilt für die weiteren Beilagen Nr. 8 (Auszug aus der Webseite der HABAS GROUP) und Nr. 9-10 ( Niederlassungen der HABAS GROUP/ Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich): Diese zeigen den Tätigkeitsbereich einer Kundin der Widersprechenden auf, liefern jedoch keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke oder auf deren Hinterlegerin. Die Ausdrucke datieren vom 3. Juni 2014 und fallen somit auch nicht in den in casu relevanten Zeitrahmen.

Die Beilagen Nr. 11 und Nr. 12 zeigen die Prämierung verschiedener Überbauungen unter der Verwendung der Bezeichnung YOO. Dabei handelt es sich um in englischer Sprache verfasste Texte der www.yoo.com- Homepage. Es wird u.a. aufgeführt, „yoo Wollerau wins Best Developer Website Switzerland 2013“. Auch aus diesen Belegen ist weder ein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke noch ein Hinweis auf die Hinterlegerin ersichtlich.

Bei der Beilage Nr. 13 (YOO-Projekt Berlin) fehlt jeglicher Hinweis auf die Schweiz und die Beilage Nr. 14 (Auszug über GM 011339017 YOO Hotel) ist nicht geeignet, den Gebrauch der Widerspruchsmarke „YOO“ glaubhaft zu machen. Die Informationen zur Gemeinschaftsmarke YOO HOTEL des Deutschen Patent- und Markenamtes betreffen eine andere als die vorliegend zu beurteilende Marke. Zudem ist die Schweiz nicht an ausländische Entscheide gebunden.

12.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in casu eingereichten Unterlagen nicht ausreichen, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke „YOO“ für die beanspruchten Waren der Klassen 20, 36, 37 und 42 durch die Widersprechende oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers in der relevanten Zeitspanne glaubhaft zu machen. Ein einzelnes Projekt, auch wenn sich dieses auf das Ende der Gebrauchsperiode (in casu 2013) beschränkt, könnte zwar zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs bereits ausreichen, sofern alle übrigen Voraussetzungen gegeben sind. Dies trifft in casu nicht zu. Die eingereichten Unterlagen sind mehrheitlich nicht datiert bzw. fallen nicht mehr in den relevanten Zeitrahmen. Die Hinterlegerin wird einzig in der Beilage Nr. 3 erwähnt, wobei auch hier fraglich ist ob es sich bei der erwähnten "yoo Ltd., London" um die Widersprechende YOO HOLDINGS LIMITED handelt.

13.

Zudem geht aus den meisten Belegen kein markenmässiger Gebrauch für dien vorliegend interessierenden Waren und Dienstleistungen hervor. Der Widerspruch stützt sich somit nicht auf ein durchsetzbares Markenrecht und ist folglich abzuweisen.

14.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, die Vergleichszeichen in casu für gänzlich unterschiedliche Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. Die Widerspruchsmarke beansprucht kurz gesagt Markenschutz für Möbel (Kl. 20), Kredit- und Immobiliendienstleistungen (Kl. 36), Bau, Renovations- und Polsterdienstleistungen sowie die dazugehörigen Beratung (Kl. 37) und Architektur-, Design- sowie Innendekorationsdienstleistungen inklusive der dazugehörigen Beratung (Kl. 42). Demgegenüber beansprucht die angefochtene Marke kurz gesagt elektronische Publikationen und Computersoftware (Kl. 9), Druckereierzeugnisse (Kl. 16), Werbung (Kl. 35), Telekommunikationsdienstleistungen (Kl. 38), Dienstleistungen eines Reisebüros (Kl. 39), Unterhaltungsdienstleistungen (Kl. 41) sowie Vermittlung von Unterkunfts- und Verpflegungsdienstleistungen (Kl. 43). Einzig in Zusammenhang mit letzteren, nämlich mit Vermittlung von Unterkunftsdienstleistungen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Unterkunft, insbesondere via Internet; Informationsvermittlung enthaltend Bewertungen, Kritiken und Empfehlungen bezüglich Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen via eine Online-Gemeinschaft (Kl. 43), wäre gegebenenfalls eine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen services d'agences de location de logements; services de consultants, prestation d'informations et de conseils en rapport avec les services précités der Widerspruchsmarke (Kl. 36) zu bejahen. Im Übrigen wäre eine Gleichartigkeit jedoch zu verneinen. Folglich wäre der Widerspruch selbst bei Glaubhaftmachung des Gebrauchs für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mangels fehlender Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit mehrheitlich abzuweisen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend wurden gestützt auf dieselbe Widerspruchsmarke zwei Widersprüche eingereicht (W13181 und W13182). Die Gebrauchsbelege sind in beiden Verfahren identisch. Der Zeitaufwand für das zweite Verfahren erscheint folglich äusserst gering. Somit rechtfertigt es sich in Anwendung der obengenannten Kriterien, der Widerspruchsgegnerin eine jeweils reduzierte Parteientschädigung von pauschal je CHF 1'500.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird