IGE 13429:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 19. Februar 2013 hinterlegt, die angefochtene Marke am 22. Februar 2013. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

2.

Die für die angefochtene Marke in der Klasse 29 beanspruchten "Nahrungsmittel aus tierischer Herkunft, soweit in Klasse 29 enthalten; Krustentiere (nicht lebend); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" können unter die für die Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Warenoberbegriffe "Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" subsumiert werden; es besteht insoweit Warengleichheit.

3.

Die Beurteilung der Gleichartigkeit wird durch die Klasseneinteilung nicht präjudiziert. So wie in Lehre und Rechtsprechung unbestritten ist, dass die Einteilung eine erste Orientierungshilfe abgeben kann, besteht auch Einigkeit, dass weder alle Waren derselben Klasse gleichartig sind, noch Waren verschiedener Klassen stets ungleichartig sind (vgl. auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 799 f.). Vorliegend ist die Gleichartigkeit im Verhältnis zwischen den Waren der Klasse 29 der Widerspruchsmarke und den widerspruchsgegnerischen Waren "Tierzuchterzeugnisse; Krustentiere (lebend); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" (Klasse 31) trotz unterschiedlicher Klasseneinteilung offensichtlich. Dem Publikum sind die entsprechenden Marktgepflogenheiten bestens bekannt und es weiss, dass beispielsweise Fischhändler in ihrem Sortiment auch lebende Krustentiere, wie beispielsweise Hummer und Langusten, führen. Fleisch- und Fischprodukte der Klasse 29 und (lebende) Tierzuchterzeugnisse der Klasse 31 verfügen insoweit zumeist über die gleichen Vertriebskanäle, stimmen in Zweckbestimmung sowie erforderlichem betrieblichem Know-how überein und sind daher stark gleichartig.

4.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Letzteres trifft bei den Waren der Klasse 29 der Widerspruchsmarke im Verhältnis zu den in der Klasse 43 angefochtenen "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen" zu. Fleisch- und Fischprodukte sowie verarbeitetes Obst und Gemüse sind mit Restaurationsdienstleistungen gleichartig, weil gewisse Unternehmen unter derselben Marke sowohl die entsprechenden Produkte verkaufen, als auch Restaurationsdienstleistungen anbieten. Als typische Beispiele mögen hier etwa ("take-away"-)Pizzerien sowie Hersteller von Traiteur-Produkten mit Catering-Service dienen. Die Verpflegungsdienstleistungen stellen insofern eine logische Ergänzung dar zu den Produkten der Klasse 29, und aus der Sicht der Konsumenten besteht zwischen Waren und Dienstleistungen durchaus eine marktlogische Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und funktionelle Zusammenhänge hinausgeht. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen Lebensmitteln und den in der Klasse 43 weiter angefochtenen "Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen". Zwar sind Beherbergungsdienstleistungen oft auch mit Restaurationsdienstleistungen kombiniert und mit diesen daher gleichartig; hingegen darf von einer Verbindung resp. von markenrechtlich relevanten Berührungspunkten zwischen Beherbergung und Restauration nicht ohne weiteres auf eine Gleichartigkeit zwischen Lebensmitteln und Beherbergung geschlossen werden, da sich Anbieter im Bereich der Beherbergung in der Regel nicht mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Lebensmitteln befassen respektive unter derselben Marke keine Beherbergungsdienstleistungen anbieten und daher dem Publikum keine entsprechende Markübung bekannt ist.

5.

Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist die Frage ausschlaggebend, ob die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Weiter sind nur solche Waren und Dienstleistungen von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Soweit Anbieter im Bereich von Lebensmitteln überhaupt "Forschungen auf dem Gebiet der Tierzucht" (Kl. 42 der angefochtenen Marke) respektive "Aufzucht von Tieren" (Kl. 44 der angefochtenen Marke) betreiben, handelt es sich um eigentliche Hilfsdienstleistungen, die der Förderung respektive Herstellung des Warenangebots dienen, und nicht um selbständig kommerzialisierte Dienstleistungen.

6.

Letzteres gilt auch bezüglich der angefochtenen "Franchising"-Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin (Klasse 35: "Zurverfügungstellen von betrieblichem Fachwissen (Franchising)"; Klasse 42: "Zurverfügungstellen von technischem Fachwissen [Franchising]"): Bei Franchising handelt es sich im Wesentlichen um ein auf Partnerschaft basierendes Absatzsystem mit dem Ziel der Verkaufsförderung (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Franchising#Wesen_und_Merkmale_des_Franchisings, besucht am 26. Mai 2014). Im Verhältnis zu den für die Widerspruchmarke beanspruchten Waren der Klasse 29 stellen Franchising-Dienstleistungen somit ebenfalls eigentliche Hilfsdienstleistungen zur Absatzförderung dar. Diese Dienstleistungen mögen zwar thematische Berührungspunkte (Vertriebsgegenstand, Vermittlung produktespezifischen Fachwissens) aufweisen, bedingen jedoch im Übrigen ein spezifisches (insbesondere betriebswirtschaftliches und juristisches) Fachwissen, welches sich vom zur eigentlichen Warenherstellung benötigten technischen Know-how deutlich unterscheidet. Soweit sich Anbieter im Lebensmittelbereich im Franchising betätigen, erfolgt dies einzig im Hinblick auf den Vertrieb der unter der Lebensmittelmarke angebotenen Waren. Die Gleichartigkeit ist insoweit ebenfalls zu verneinen.

7.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit resp. Gleichartigkeit hinsichtlich sämtlicher Waren der widerspruchsgegnerischen Klassen 29 und 31 sowie bezüglich der in Klasse 43 angefochtenen "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen" zu bejahen ist. Hinsichtlich sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 44 sowie der widerspruchsgegnerischen "Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen" (Kl. 43) ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen.

8.

Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 44 sowie der "Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen" (Kl. 43) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine). Für die übrigen Waren und Dienstleistungen ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim

Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "Swiss Shrimp" (Widerspruchsmarke) und "SWISSSHRIMP" (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Marken wurden mit dem (negativen) Farbanspruch, dass das in der Marke enthaltene Kreuz weder in weiss auf rotem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz führenden Farbe wiedergegeben werde, eingetragen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 4, Ziff. 7.2.1.3). Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Letzteres trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil beide Marken im Eintragungsverfahren lediglich aufgrund der grafischen Ausgestaltung der an sich nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnung "Swiss Shrimp" (vgl. hierzu nachfolgend III. D. Ziff. 2) als originär unterscheidungskräftig erachtet wurden. Beim englischen Begriff "shrimp" handelt es sich um die allgemein bekannte und auch im Deutschen (vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Shrimp, besucht am 26. Mai 2014) gebräuchliche Bezeichnung für "kleine Krabbe" resp. "Granat", welche dem breiten Publikum insbesondere als "Garnelen" resp. "Krevetten" bekannt sind (vgl. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Shrimps, besucht am 26. Mai 2014).

3.

Die Zeichenähnlichkeit auf klanglicher, schriftbildlicher und semantischer Ebene ist aufgrund der Übereinstimmung in der Bezeichnung "SWISS SHRIMP" ohne weiteres zu bejahen. Sie wird durch die beiderseitige Kombination der Bezeichnung mit einem stilisierten Krebstier noch verstärkt. Somit ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Beim einzigen Wortelement der Widerspruchsmarke, der Bezeichnung "Swiss Shrimp", handelt es sich um die allgemein bekannte Bezeichnung für "kleine Krabbe" resp. "Granat", welche dem breiten Publikum insbesondere als "Garnelen" resp. "Krevetten" bekannt sind (vgl. III. C. Ziff. 2 hiervor). Die Bezeichnung "Schweizer Shrimp" ist direkt beschreibend bezüglich der Art resp. des Inhalts der für die Widerspruchsmarke in der Klasse 29 beanspruchten Waren. Die Widerspruchsmarke schöpft ihre Unterscheidungskraft somit einzig aus der Kombination der Wortbestandteile mit den graphischen Elementen (stilisiertes Krebstier), sodass offensichtliche Abweichungen in der grafischen Ausgestaltung zu einem rechtsgenüglichen Zeichenabstand eines Drittzeichens führen.

3.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt selbst für starke Marken (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit Hinweisen).

4.

Die Bezeichnung "Schweizer Shrimp" ist auch in Zusammenhang mit den verbleibenden Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke direkt beschreibend bezüglich deren Art und Inhalt. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann sich insoweit nicht auf diese gemeinfreie Bezeichnung beziehen.

Beide Zeichen enthalten zudem die Darstellung eines stilisierten Krebstieres. Stehen sich zwei Bildzeichen gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). Die in den vorliegenden Marken enthaltenen Darstellungen eines Krebstieres weisen deutliche Unterschiede auf: Der Umstand, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um die Darstellung eines Krustentiers der Gattung "Kaisergranat" (mit Scheren; vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kaisergranat, besucht am 26. Mai 2014), bei der angefochtenen Marke um die Darstellung einer "Garnele" (keine resp. lediglich zierliche Scheren; vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Garnele, besucht am 26. Mai 2014) handelt, dürfte vom Publikum (insb. bei der im vorliegenden Warensegment zu erwartenden, eher niedrigen Aufmerksamkeit) zwar kaum auf Anhieb erkannt werden. Hingegen verfügen die beiden Bildelemente über eine deutlich unterschiedliche Ausgestaltung: Dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen, cartoon-artig gehaltenen, lachenden und stehenden Krustentier, welches einen Frack mit darauf angebrachtem Kreuz trägt, steht die auf eine Silhouette reduzierte, fast naturgetreue Darstellung einer kriechenden Garnele bei der angefochtenen Marke gegenüber. Die angefochtene Marke enthält damit zwar ebenfalls das Bildmotiv eines Krustentiers, jedoch in eigenständiger Gestaltung, welche nicht als blosse Variation des in der Widerspruchsmarke enthaltenen (und zudem an anderer Stelle positionierten) Bildelements aufgefasst wird. Es ist mithin von einer zulässigen Übereinstimmung der Vergleichszeichen im abstrakten Bildmotiv "Krebstier" auszugehen. Im Übrigen ist dieses Bildmotiv als solches ebenfalls als direkter Hinweis auf die Art respektive den Inhalt der massgeblichen Waren und Dienstleistungen zu werten und entsprechend kennzeichnungsschwach.

5.

Die Übereinstimmung der Zeichen erschöpft sich in einer gemeinfreien Bezeichnung resp. in einem abstrakten und zudem kennzeichnungsschwachen Bildmotiv. Trotz teilweiser Gleichheit und im Übrigen starker Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte und unter Berücksichtigung, dass die massgeblichen Waren und Dienstleistungen mit geringerer Aufmerksamkeit und entsprechend geringerem Unterscheidungsvermögen erworben werden als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

6.

Der Widerspruch Nr. 13429 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin verfügt zwar über einen im Markenregister erfassten Vertreter, welchem auch die Korrespondenz im vorliegenden Verfahren zugestellt wurde. Sie liess sich indessen bei den Prozesshandlungen, insbesondere bei der Eingabe ihrer Stellungnahme zum Widerspruch, nicht vertreten, sondern handelte direkt. Ihre Spesen übersteigen, soweit aus den Akten ersichtlich, den Betrag von CHF 50.00 nicht, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird