IGE 13655: DUTTI WOMAN MASSIMO DUTTIDUTTI

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke IR-Nr. 1 100 292 wurde am 27. September 2011, unter Beanspruchung einer spanischen Priorität vom 16. September 2011 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) im internationalen Register eingetragen. Eintragungsdatum der Widerspruchsmarke IR-Nr. 1 065 979 ist der 17. November 2010, unter Beanspruchung einer spanischen Priorität vom 9. Juni 2010.Die angefochtene Marke wurde am 27. November 2013 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher in beiden Fällen Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist in beiden Fällen folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza- Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;

Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis.

Klasse 31: Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz.

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel mit Lebensmitteln, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektrogeräten, Möbel, Spielwaren und Papeteriewaren.

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien.

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Ausbildungszentrums; Veröffentlichung von Zeitschriften und nicht-periodischen Publikationen, mit Ausnahme von Werbetexten; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops, Symposien und Tagungen.

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Catering zur Bereitstellung von Speisen und Getränken.

3.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarken bezieht sich auf die folgenden Waren:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cirages, crèmes et poix pour les chaussures; cires comprises dans cette classe; shampooings; nécessaires de cosmétique; produits épilatoires; produits de démaquillage; déodorants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique;

laques pour les ongles et pour les cheveux; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes de nettoyage préhumidifiées ou imprégnées de lotions cosmétiques ou de détergents; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; produits pour le soin des ongles; décolorants à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; ongles et cils postiches; pierre ponce; pots-pourris aromatiques; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits pour permanentes; produits de lavage; produits de toilette; produits pour les soins de la bouche non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; produits hygiéniques autres que produits de toilette; huiles de toilette; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); eau de Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; abrasifs; produits pour le rasage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage ménager (blanchissage du linge); bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de beauté; cire à moustaches; produits pour le blanchissage; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les sourcils; cire à épiler; cire pour nettoyer; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savons désinfectants; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; amidon (apprêt); laits de toilette; lessives; produits de nettoyage à sec; eaux de senteur; parfums; cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer les postiches; assouplissants; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; eaux de toilette.

Klasse 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs d'alpinistes, de campeurs et de plage; carcasses de sacs; carcasses de parapluies et de parasols; bâtons d'alpinistes; sacs de campeurs, sacs de sport; sacs d'alpinistes; filets à provisions; sacs de voyage; sachets en cuir pour l'emballage; sacs; doublures en cuir pour chaussures; étuis de voyage et pour les clés (maroquinerie); attaché-cases; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; sacs en cuir (ou en toile) pour porter les enfant; sacs à roulettes pour les commissions; boîtes et caisses en cuir ou carton-cuir; caisses en fibre vulcanisée; portefeuilles; portefeuilles (maroquinerie); porte-feuilles (dossiers); cartables pour écoliers et porte-documents; cartables scolaires; colliers pour animaux; laisses pour chiens; cordons de cuir; étuis à parapluies; housses de selles pour cavaliers; havresacs; sacs à dos; sacs à dos d'écoliers; rênes pour chevaux; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); fils de cuir; poignées de valises; poignées de bâtons et de parapluies; fouets; couvertures de chevaux; revêtements de meubles en cuir; habits pour animaux; dessous de selles d'équitation; fourreaux de parapluies; oeillères (harnachement); fers à cheval (sellerie); harnais pour animaux (sellerie); harnachements; garnitures de harnachement non en métaux précieux; cannes-sièges; bandoulières (courroies) en cuir; sacs à outils en cuir (vides); bourses de mailles (non en métaux précieux); sacs de plage; muselières; brides (harnais); licous et licols; carton-cuir; lanières de cuir; coffres (malles) de voyage; sacs à commissions; buffleterie; courroies de harnais; courroies en cuir (harnachement); courroies de

patins; cuir artificiel; garnitures de cuir pour meubles; lanières de cuir; croupons; peaux corroyées; martinets (fouets); couvertures en peaux (fourrures pour l'habillement manteaux ou l'ornement); étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; mors (harnachement); articles de harnachement; guides (rênes); mallettes en moleskine (imitation du cuir); pelleterie (peaux d'animaux); peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; musettes à fourrage; filets à provisions; gaines de ressorts en cuir; genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; attaches de selles (lanières); porte-cartes (porte-documents) (portefeuilles); rênes; valvules de cuir.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (habillement); peignoirs de bain; maillots de bain; casquettes et sandales de bain; boas (portés autour du cou); couches-culottes textiles; foulards; chaussures de sport et de plage; capuchons pour vêtements; châles; ceintures (habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (gaines); cache-nez; étoles [fourrures]; foulards; casquettes; casquettes; gants (habillement); imperméables; gaines (sous-vêtements); lingerie de corps; mantilles; bas; chaussettes; fichus;

couches en matières textiles; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voiles (pour l'habillement); bretelles; tenues de gymnastique et de sport; layettes (vêtements de bébés); cols (pour l'habillement); maillots; mitaines; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; noeuds papillon; paréos; manchettes pour l'habillement; dessous-de-bras; vêtements de plage; blouses; poches de vêtements; fixe-chaussettes, jarretelles; jupons; collants (collants ou justaucorps); tabliers (pour l'habillement); coiffures (articles de chapellerie); costumes de mascarade; uniformes; visières (chapellerie); sabots; casquettes; jarretières; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; peignoirs de bain; souliers de bain; bonnets (bonnets); chemisiers; bodys (sous-vêtements); bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; trépointes de chaussures; talonnettes de chaussures (protège-talons); caleçons; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; chemisettes; camisoles; gilets; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; combinaisons (pour l'habillement); combinaisons (sous-vêtements); vêtements confectionnés; faux-cols et cols; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus (manteaux) (pour l'habillement); gabardines (pour l'habillement); souliers de gymnastique; chandails (pour l'habillement); chandails (pullovers); chandails (sweaters); livrées; manchettes (pour l'habillement); empeignes (empeignes) de chaussures; mouchoirs de pochette (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; jambières; tricots; vêtements en tricot; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; lingerie de corps; sandales; saris; slips; chapeaux; guimpes (pour l'habillement); toges; sous-pieds; costumes; turbans; vêtements (costumes); vêtements; chaussons (pantoufles); souliers; chaussures de sport.

Die Waren der angefochtenen Marke in der Klasse 3 werden vollumfänglich von den Waren der Klasse 3 der älteren Marken erfasst. Es besteht Warengleichheit. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Klassen 9, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 besteht keine Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3 der älteren Marke.

Die Waren der älteren Marken in der Klasse 18 stehen in keinem Zusammenhang zu den verbleibenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 der angefochtenen Marke. Die Waren und Dienstleistungen sind unähnlich. Besonders hervorzuheben sind die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 39, die u.a. Veranstaltung von Reisen und die Klasse 41, die u.a. sportliche Aktivitäten erwähnen. Unter die Waren der älteren Marken in der Klasse 18 fallen zwar Reisebedarfsartikel (Koffer etc.) und Sattlerwaren (z.B. für den Einsatz beim Reitsport), diese stehen aber in keinem Zusammenhang mit den Reisedienstleistungen der Klasse 39 und den sportlichen Aktivitäten der Klasse 41 der angefochtenen Marke; weder die Durchführung, die Vertriebskanäle noch der Zweck und die Endverbraucher überschneiden sich. In Bezug auf die Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke bestehen praxisgemäss Überschneidungen; diese müssen hier nicht näher erläutert werden, da beide Verzeichnisse in der Klasse 25 identische Waren aufführen, und deshalb bezüglich der Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke ohnehin die Warengleichheit zu bejahen ist.

Abzuklären ist weiter, ob zwischen den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarken und den angefochtenen Dienstleistungen Detailhandel mit Bekleidung (Klasse 35) Gleichartigkeit besteht. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke kann ausgeführt werden, dass dem „Detailhandel“ im System des Nizzaer Klassifikationsabkommens nicht die landläufige Bedeutung des Verkaufs von Waren zukommt. Unter „Detailhandel“ wird gemäss Nizzaer Klassifikation respektive der Umschreibung der OMPI „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ verstanden. Insbesondere die Produktion und der Vertrieb der in einem Unternehmen hergestellten Waren fallen nicht unter den Begriff „Detailhandel“. Die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.8). Der Verkauf von Waren gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse und erfordert keine Eintragung für Detailhandel. Im Übrigen würde es der Nizzaer Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung einzuordnen. Dies wäre der Fall, würde die Eintragung „Detailhandel“ in der Klasse 35 die „Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer“ schlechthin bedeuten. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1-34 gleichartig und liefe dem Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1) zuwider (RKGE MA-WI 44/055 [11.08.2006], E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion). Beim Dienstleistungsbegriff „Detailhandel“ handelt es sich um eine Form der Warenpromotion, d.h. um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach Unternehmen, welche Waren der Klasse 25 produzieren, in den Bereich der Dienstleistungen „services de vente en gros et au détail de tous les produits précités des classes 25“ (Klasse 35) gemäss dem geschilderten Verständnis der Nizzaer Klassifikation diversifizieren. Es sind vorliegend keine markenrechtlich relevanten Zusammenhänge ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass die Konsumenten zwischen den für die Widerspruchsmarken beanspruchten

Waren der Klasse 25 und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 eine marktlogische Folge sehen. Damit fallen die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 klar aus dem Gleichartigkeitsbereich der Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarken heraus. Auch zwischen den übrigen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Klassen 3, 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 bestehen keine relevanten Berührungspunkte zu den Waren der Klasse 25 der älteren Marken. Die Waren und Dienstleistungen sind unähnlich.

4.

Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, sind die vorliegenden Widersprüche bezüglich aller angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).

5.

Für die angefochtenen Waren der Klassen 3 und 25 ist hingegen aufgrund der bestehenden Warengleichheit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarken „DUTTI SPORT“ (Widerspruchsmarke im Verfahren 13654) sowie „DUTTI WOMAN MASSIMO DUTTI“ (Widerspruchsmarke im Verfahren 13655) und „DUTTI“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Die Widerspruchsmarken bestehen im Verfahren 13654 aus den beiden Wortelementen und „DUTTI“ und „SPORT“ und im Verfahren 13655 aus den vier Wortelementen „DUTTI“ (2x, jeweils einmal am Anfang und einmal am Ende), „WOMAN“ und „MASSIMO“. Das angefochtene Zeichen übernimmt den jeweiligen ersten Teil (bzw. bei der Widerspruchsmarke im Verfahren 13655 den ersten und letzten Teil) des Widerspruchszeichens, nämlich „DUTTI“. Aufgrund der Übernahme des Widerspruchszeichens resultiert zwangsläufig eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit.

3.

Der in den drei Zeichen vorhandene Wortbestandteil „DUTTI“ scheint ein Familienname zu sein, obwohl dieser in der Schweiz nicht geläufig ist (vgl. keine Treffer im elektronischen Telefonbuch TwixTel). Ansonsten lässt sich dem Wortbestandteil „DUTTI“ keinen Sinngehalt beimessen; auch in Alleinstellung kommt dem Begriff der Anschein eines italienischen Familiennamens zu. DUTTI" ist zudem, insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz, einem Teil des Publikums als Kurzform des Familiennamens des bekannten Schweizer Unternehmers und Politikers sowie Gründer des Widerspruchsgegners Gottlieb Duttweiler bekannt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Duttweiler; besucht am 2. 12. 2015).

4.

Da alle Vergleichszeichen den Begriff „DUTTI“ enthalten, besteht zwangsläufig auch eine sinngehaltliche Übereinstimmung, insofern in allen Fällen kein generischer Sinngehalt von dem Zeichen ausgeht, wohl aber der Anschein eines Familien- bzw. Unternehmensnamens. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Daran vermag entgegen der Ansicht des Widerspruchsgegners auch der Umstand, dass die angefochtene Marke von einem Teil des deutschsprachigen Publikums als Hinweis auf den Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler erkannt wird, nichts zu ändern, zumal dieser Sinngehalt einem Grossteil der Abnehmer in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz und selbst jüngeren Abnehmern in der Deutschschweiz nicht bekannt sein wird. Von einer kompensierenden Wirkung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Unterschiede im Sinngehalt in sämtlichen Sprachregionen der Schweiz unweigerlich wahrgenommen werden (vgl. auch BVGer B-1009/2010, E. 5.3.3 - CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.5).

2.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).

3.

Familiennamen sind mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit unterscheidungskräftig (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5). In den Widerspruchsmarken "DUTTI SPORT" sowie „DUTTI WOMAN MASSIMO DUTTI“ kann dem übernommenen Begriff "DUTTI" kein über seine Bedeutung als Familienname hinausreichender und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Den Zusätzen „SPORT“ (Widerspruchsmarke im Verfahren 13654) und „WOMAN“ (Widerspruchsmarke im Verfahren 13655) fehlt in Bezug auf die hier relevanten Waren zudem jegliche Kennzeichnungskraft, da sie entweder den Verwendungszweck oder die Zielgruppe bezeichnen. Sie sind daher nicht geeignet, im durchschnittlichen Erinnerungsvermögen der Abnehmer den Gesamteindruck der Zeichen zu prägen. Die Widerspruchsmarken als Ganzes und insbesondere der übernommene Familienname "DUTTI" verfügen hingegen über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

4.

Die Vergleichszeichen sind aufgrund des jeweils enthaltenen Familiennamens "DUTTI" schrift- und klangbildlich äusserst ähnlich. Dabei fällt ins Gewicht, dass gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung bei Kombinationen von Vor- und Familiennamen in der Wahrnehmung des Publikums gemäss allgemeiner Lebenserfahrung der Familienname dominierend ist (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.): "[…] secondo l'esperienza generale della vita il consumatore medio confrontato con un marchio composto da un nome e un cognome ricorderà il cognome […]").

5.

Die Vergleichszeichen werden, soweit vorliegend noch interessierend, für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

6.

In Verbindung mit den hier noch massgeblichen Waren stellt das gemeinsame Element „DUTTI“ einen normal kennzeichnungskräftigen Begriff dar. Die Marken stimmen sowohl phonetisch, schriftbildlich als auch bezüglich des Sinngehalts in dem kennzeichnungskräftigen Element „DUTTI“ überein. Soweit das Publikum, aufgrund des Umstands, dass der Begriff „DUTTI“ in den Widerspruchsmarken mit weiteren Wortelementen kombiniert ist, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warengleichheit falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13654 sowie der Widerspruch Nr. 13655 werden demzufolge für die Waren, für die eine Gleichheit festgestellt wurde, nämlich Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel (Klasse 3) und Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25), gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 654 688 „DUTTI“ für diese Waren widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Der Widerspruch wird mehrheitlich abgewiesen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die Widersprechende machte gestützt auf die internationalen Registrierungen Nr. 1 100 292 „DUTTI SPORT“ und Nr. 1 065 979 „DUTTI WOMAN MASSIMO DUTTI“ zwei Verfahren anhängig. Aufgrund der identischen Problematik und des Umstands, dass die beiden Widerspruchsmarken für identische Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen, konnte der mehrheitlich obsiegende Widerspruchsgegner seine Stellungnahme im Wesentlichen gleich begründen, sodass es aufgrund der Aktenlage nicht gerechtfertigt erscheint, ihm für jedes Verfahren eine volle Parteientschädigung, sondern pro Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 500.00 zuzusprechen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird