IGE 13721:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 27. August 2013 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 1. März 2013 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 11. Dezember 2013 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 25: Vêtements; vêtements de confection; layette [habillement]; manteaux; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [habillement]; foulards; gaines.

3.

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 25: Vêtements, articles de chapellerie.

4.

Sämtliche angefochtenen Waren bis auf „chaussures“ könnten unter die Oberbegriffe „vêtements, articles de chapellerie“ der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Es besteht Warenidentität. Zwischen Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhen besteht praxisgemäss Warengleichartigkeit (vgl. BVGer B-7500/2006, Diva / DD DIVO DIVA [fig.]). Nachfolgend ist daher die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken „JOY sportswear“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und „joydream“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem Begriff „JOY“ in Grossbuchstaben, daneben einem Bildelement und darunter in Kleinbuchstaben der Angabe „sportswear“ zusammen. Die angefochtene Marke besteht aus dem unterstrichenen Begriff „joydream“ in Kleinbuchstaben und enthält unterhalb des Endbuchstabens zwei chinesische Zeichen. Die grafische Ausgestaltung vermag den Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen; die Begriffe „JOY“, „sportswear“ und „joydream“ sind jedoch sehr gut lesbar. Die Zeichen stimmen im englischen Begriff „joy“ “(= Freude, Glück) überein. Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Begriff „sportswear“ “ (Sportbekleidung) ist rein beschreibend für die beanspruchten Waren, weshalb er den Gesamteindruck des Zeichens nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Die angefochtene Marke übernimmt den Begriff „joy“ der Widerspruchsmarke und hängt diesem den englischen Begriff „dream“ (= Traum) an. Daraus resultiert zwangsläufig eine Ähnlichkeit der Zeichen sowohl auf klang- als auch auf schriftbildlicher Ebene.

3.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4.

Wie unter Ziffer 2 hiervor ersichtlich, unterscheiden sich die Zeichen im zweiten Wortelement des jeweiligen Zeichens („sportswear“ resp. „dream“), weshalb ein gewisser Unterschied auf der Sinngehaltsebene besteht; dieser vermag jedoch die Ähnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht zu kompensieren, da beide Zeichen den Begriff „joy“ enthalten und der Begriff „sportswear“ der Widerspruchsmarke als rein beschreibender Begriff den Gesamteindruck des Zeichens nicht massgebend zu beeinflussen vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

5.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

3.

Die Widerspruchsmarke „JOY sportswear“ (fig.) verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Gesamteindruck über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt, da der Begriff „joy“ nicht in werbender Art die Gefühle der Käuferschaft beschreibt. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

4.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche oder gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke „joydrem“ (fig.) übernimmt den prägenden Begriff „joy“ der Widerspruchsmarke und ergänzt diesen mit dem englischen Begriff „dream“.

5.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass im vorliegend massgeblichen Warenbereich lediglich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. BVGer B-4260/2010, E. 7 - Bally / BALU (fig.).

6.

Unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit, der Warenidentität resp. -gleichartigkeit und der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund des in der angefochtenen Marke enthaltenen Begriffs „dream“ sowie der Grafik auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13721 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 194 687 „joydream“ (fig.) der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird