IGE 13768:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 25. April 1978 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. Dezember 1977 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 6. November 2013 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwen- dung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 18: Cuir brut ou mi-ouvré; moleskine; sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousses de voyage (maroquinerie); couvertures en peaux (fourrures); revêtements de meubles en cuir; toiles de fibres naturelles (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); bourses; lanières de cuir; ceintures (pour soldats et équipements) (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; parapluies; cannes; vestons flottants (animaux); boyaux pour la charcuterie; serviettes [maroquinerie]; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides); sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage; Klasse 25: Vêtements; slips; ceintures abdominales pour femmes; vêtements à usage médical; habits fonctionnels spéciaux (magnétisme, infrarouge); sous-vêtements; culottes pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; layette [habillement]; vêtements de confection; gigoteuses; maillots de natation; vêtements imperméables; costumes de scène; chaussures; ferrures de chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; chancelières non chauffées électriquement; gants [habillement]; châles; cravates; écharpes; pochettes (accessoires vestimentaires); gaines; bracelets; bretelles; chasubles; écharpes; guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements pour cérémonies nuptiales; vêtements pour enfants; sarongs; vêtements pour rayons infrarouges; soutiens-gorge; doublures confectionnées [parties de vêtements]; bottes; chaussures à garnitures antidérapantes.

3.

Die in Klasse 18 angefochtenen Waren cuir brut ou mi-ouvré; parapluies; cannes werden von der Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht, weshalb in diesem Umfang Warenidentität besteht. Unter die articles en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) können folgende, in Klasse 18 angefochtenen Waren susbsumiert werden: moleskine; revêtements de meubles en cuir; lanières de cuir; brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides). Es besteht ebenfalls Warenidentität.

4.

Warenidentität (soweit es sich um Waren aus Leder oder Lederimitationen handelt) oder (hochgradige) Warengleichartigkeit besteht zwischen den articles en ces matières (cuir et imiations du cuir) non compris dans d'autres classes; malles et valises (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) und den in derselben Klasse angefochtenen sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousses de voyage (maroquinerie); bourses; vestons flottants (animaux); serviettes [maroquinerie]; sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage.

5.

Zwischen tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes (Decken aus natürlichen Fasern, Kl. 24 der Widerspruchsmarke) und den in Klasse 18 angefochtenen toiles de fibres naturelles besteht ebenfalls Warengleichartigkeit, da das gleiche Herstellungs-Know-how sowie die gleiche Zweckbestimmung vorliegen.

6.

Ebenfalls ein gleiches oder ähnliches Herstellungs-Know-how und damit Warengleichartigkeit besteht zwischen den articles en ces matières (cuir et imiations du cuir) non compris dans d'autres classes (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) und den in derselben Klasse angefochtenen couvertures en peaux (fourrures).

7.

Bei den ceintures (pour soldats et équipements) in Klasse 18 der angefochtenen Marke handelt es sich um Bekleidungsstücke, weshalb diese unter den Oberbegriff vêtements (Kl. 25 der Widerspruchsmarke) zu subsumieren sind. Es besteht Warenidentität.

8.

Die Widersprechende macht geltend, die in Klasse 18 angefochtenen Wurstdärme (boyaux pour la charcuterie) seien gleichartig zu den von der Widersprechenden beanspruchten Waren cuir et peaux, da die Verbraucher davon ausgingen, dass diese Rohwaren angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätte vom selben Unternehmen hergestellt würden. Dieser Ansicht kann sich das Institut nicht anschliessen: Einerseits werden die Därme zumindest zur Wurstfabrikation vorbereitet und sind damit keine Rohwaren, und andererseits besteht die Darmhülle zwar auch aus einer Haut (Schleimhaut und zwei sie umfassende Muskelschichten), der Zweck ist jedoch ein anderer, weshalb Wurstdärme nicht unter den Oberbegriff „Häute“ (peaux) fallen. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen. Auch zu den übrigen, von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind keine rechtsgenüglichen Bezugspunkte erkennbar, welche für eine Gleichartigkeit sprechen würden. Wurstdärme werden zudem von spezialisierten Firmen (Darmhandel oder Metzgereibedarf, vgl. bspw. http://www.zgraggendarmhandel.ch/Ueb_Firma.asp [Seite besucht am 11. Dezember 2014]) angeboten und richten sich ausschliesslich an Metzger oder Hobbymetzger, sodass von erhöhten Fachkenntnissen bezüglich des herstellungstechnischen Know-hows und der Herstellungs- und Vertriebswege ausgegangen werden kann.

9.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 25 vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Die in Klasse 25 angefochtenen Waren können sämtliche unter diese Oberbegriffe subsumiert werden, mit Ausnahme der angefochtenen chapeaux, welche praxisgemäss gleichartig zu Kleidern sind (vgl. BVGer B-7500/2006, Diva / DD DIVO DIVA [fig.]). Da die angefochtenen habits fonctionnels spéciaux (magnétisme, infrarouge); vêtements pour rayons infrarouges in Klasse 25 klassiert sind und aufgrund der Formulierung nicht klar die Schutzfunktion im Vordergrund steht (sondern ergo die Bekleidungsfunktion), kann die Gleichheit bejaht werden.

10.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Waren boyaux pour la charcuterie (Kl. 18) die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit bereits aus diesem Grund abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Weitergehend ist die Gleichartigkeit zu bejahen und folglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die Bildmarke „(fig.)“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „HUANGWEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

3.

Die Widerspruchsmarke besteht aus der stilisierten Darstellung eines Krokodils, welches nach rechts gerichtet ist und ein geöffnetes Maul und einen nach oben gebogenen Schwanz aufweist. Die angefochtene Marke enthält ebenfalls das Bildmotiv „Krokodil“ und zwar in einer fast identischen Ausgestaltung wie das Krokodil der Widerspruchsmarke, d.h. ebenfalls mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz, wenn auch spiegelverkehrt (nach links gerichtet) und gelb dargestellt. Oberhalb des Krokodils befindet sich ein Balken in drei Farben mit der Bezeichnung „CROCODILEMAN“ (englisch für „Krokodilmann“) in gelber Schrift. Umrundet werden das Krokodil sowie der vorgenannte Begriff von einer grünen, Ellipse, welche in der oberen Hälfte in weisser Schrift die Begriffe „HUANGWEIDONG“ (Huang Weidong ist ein Name) und „CROCODILEMAN“ und im unteren Rand 5 weisse Sterne enthält. Aufgrund der Darstellung (farbliche Ausgestaltung, mittige Platzierung) und der Proportionen stechen primär das Krokodil sowie die darüber befindliche Bezeichnung „CROCODILEMAN“ ins Auge.

4.

Die Zeichenähnlichkeit auf der bildlichen und semantischen Ebene ergibt sich aus dem Umstand, dass in beiden Zeichen eine Abbildung eines Krokodils mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz enthalten ist. Somit ist vorliegend die Zeichenähnlichkeit ohne weiteres zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

3.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt selbst für starke Marken (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit Hinweisen).

4.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die stilisierte Darstellung eines Krokodils, welche sich in ihrer Art der grafischen Gestaltung (mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz) genügend von banalen bildlichen Darstellungen von Krokodilen abhebt. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich zudem im Zusammenhang mit sämtlichen Fertigwaren der Klassen 18 und 25 um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzumfang. In der konkreten Ausgestaltung und im Zusammenhang mit Bekleidung der Klasse 25 und Modeartikeln der Klasse 18 wird das Widerspruchszeichen ohne weiteres als betrieblicher Hinweis auf die Widersprechende erkannt. Der Widerspruchsgegner übernimmt nicht bloss das abstrakte Bildmotiv als solches, sondern die konkrete Ausgestaltung des Bildmotivs durch die Widersprechende und macht dieses (wenn auch in spiegelverkehrter Darstellung) zu einem selbständig prägenden Bestandteil seiner Marke, welcher durch die farbliche Ausgestaltung noch speziell hervorgehoben wird. Bei der in beiden Zeichen enthaltenen Abbildung eines Krokodils handelt es sich nicht um eine blosse (und an sich zulässige) Übereinstimmung im Bildmotiv (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2), sondern um äusserst ähnliche Darstellungen, indem das Krokodil in beiden Zeichen ein geöffnetes Maul und einen nach oben gebogenen Schwanz aufweist und jeweils nur der Vorder- und Hinterfuss einer Seite sichtbar ist. Damit bestehen grosse Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichszeichen. Daran vermag auch der Umstand, dass die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch „vert, jaune, violet et rouge“ eingetragen wurde (das Krokodil ist gelb dargestellt), nichts zu ändern, zumal die Widerspruchsmarke ihrerseits ohne Farbanspruch eingetragen wurde und somit in allen denkbaren Farben, mithin auch in derselben farblichen Ausgestaltung wie die angefochtene Marke, geschützt ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.2.1).

5.

In Anbetracht, dass die streitverfangenen Marken, soweit hier noch interessierend, für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht werden, ist ein strenger Beurteilungsmassstab anzuwenden (vgl. zu dieser Wechselwirkung Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Weiter ist zu berücksichtigen, dass im vorliegend massgeblichen Warenbereich lediglich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. BVGer B-4260/2010, E. 7 - Bally / BALU (fig.). Die vorhandenen Unterschiede sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Selbst für die Rohwaren „cuir et imitations du cuir; peaux“ (Kl. 18), für welche die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu verneinen ist und unter der Annahme, dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren im Sinne eines Hinweises auf eine mögliche Beschaffenheit (aus Krokodilleder), eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft eignet, ist die praktisch identische Übernahme des Zeichens nicht statthaft und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

6.

Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik sowie der zusätzlichen Wortbestandteile auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

7.

Der Widerspruch Nr. 13768 wird daher teilweise, nämlich für die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren, gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 197 656 „HUANG- WEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 18 ausser für „boyaux pour la charcuterie“ sowie für sämtliche Waren der Klasse 25 verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird