IGE 14180: EVONIKEVONTRES

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 2. Oktober 2006 mit Prioritätsdatum vom 7. April 2006 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 24. November 2014 mit Prioritätsdatum vom 13. August 2014. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Verspätete Parteivorbringen bzw. nachträglich eingereichte Gebrauchsbelege, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 1, Ziff. 5.5.7.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf). Aus diesem Grund wird die Triplikbeilage 9 herangezogen (vgl. III. B. 24 nachfolgend).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Die Widerspruchsmarke wurde am 2. Oktober 2006 registriert. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 25. Juni 2015 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 25. Juni 2015. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 25. Juni 2010 und dem 25. Juni 2015, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).

5.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.3).

6.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4).

7.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).

8.

Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).

9.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).

10.

Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.6).

11.

Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).

12.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).

13.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende mit Replik vom 4. Januar 2016, Triplik vom 20. Mai 2016 und Quintuplik vom 11. Juli 2016 folgende Belege ins Recht:

Replikbeilage 2/1 Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014 der Widersprechenden, insb. S. 233 Replikbeilage 2/2 Zefix-Auszug der Evonik Degussa International AG Replikbeilage 2/3 Ausdruck aus der Website www.bestgermanbrands.com Replikbeilage 2/4 Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014 der Widersprechenden, insb. S. 112 ff Replikbeilage 3/1 Rechnungen für die Schweiz (keine Akteneinsicht für Dritte) Replikbeilage 3/2 Ausdruck aus der Website der Acino Pharma Schweiz Replikbeilage 4 Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014 der Widersprechenden, insb. S. 182 ff Replikbeilage 5/1 Ausdruck aus Online-Wikipedia zum Begriff „Sicherheitsdatenblatt“ Replikbeilage 5/2 Sicherheitsdatenblätter aus den Jahren 2011-2015 Replikbeilage 5/3 Produkteetikette der Widerspruchsmarke Replikbeilage 6/1 Newsletter „Parma Polymers News“ der Jahre 2010 bis 2015 Replikbeilage 6/2 Diverse Broschüren und Flyer der Widersprechenden, ihrer Konzerne von 2009-2013 Replikbeilage 7/1 Verschiedene Fotos der Evonik-Leuchtreklamen an der Ecke Klingen-/Zollstrasse ZH Replikbeilage 7/2 Ausdruck aus Google-Streetview vom September 2014 Replikbeilage 8/1 Rechnungen für Deutschland (keine Akteneinsicht für Dritte) Replikbeilage 8/2 Ausdruck aus der Website der Salutas Pharma GmbH Replikbeilage 9/1 Abbildungen der Trikots des Fussballclubs Borussia Dortmund verschiedener Jahre Replikbeilage 9/2 Verschiedene Anzeigen und Werbespots mit der Widerspruchsmarke

Triplikbeilage 1/1 Ausdruck aus www.lonza.com Triplikbeilage 1/2 Ausdruck aus www.jnj.com Triplikbeilage 2 Ausdruck aus der Website der Widersprechenden Triplikbeilage 3 Ausdruck aus der Website der Widerspruchsgegnerin bezüglich Fachinformationen zu Produkten Triplikbeilage 4/1 Ausdruck des Ergebnisses einer Suche nach „GLAXO“ Triplikbeilage 4/2 Ausdruck aus der Website der Widerspruchsgegnerin zur Firmengeschichte Triplikbeilage 5/1 Ausdruck aus Swissreg zu den Registrierungen der Dachmarke GLAXO der Widerspruchsgegnerin Triplikbeilage 5/2 Ausdruck aus ROMARIN zur Eintragung der Marken GLAXO, SMITHKLINE und GSK GALAXO SMITHKLINE in der Schweiz Triplikbeilage 6 Ausdrucke aus dem Internet Triplikbeilage 7 Ausdruck aus der Website der Widersprechenden zu den EUDRAGIT-Produkten der Widersprechenden Triplikbeilage 8 Ausdruck von der Website der Widersprechenden zur Produktelinie RESOMER der Widersprechenden Triplikbeilage 9 Ausdruck von der Website der Widersprechenden zum Produkt AERSOIL 200 Pharma Triplikbeilage 10/1 Ausdruck aus verschiedensprachigen Sicherheitsdatenblätter zu AEROSIL 200 Pharma Triplikbeilage 10/2 Beispiele des Sicherheitsdatenblatts zu AEROSIL 200 Pharma in verschiedenen Sprachen Triplikbeilage 11 Fotos verschiedener EVONIK-Leuchtreklamen in Deutschland

Quintuplik 1/1 Ausdruck aus www.leo.org zum Begriff „Health Care“

Quintuplik 1/2 Ausdruck aus www.dict.org zum Begriff „Health Care“ Quintuplik 2/1 Ausdrucke aus der Website der Widersprechenden mit Hinweisen auf die Tätigkeiten in der Pharmabranche Quintuplik 2/2 Ausdrucke aus www.wikipedia.org zu „API“ Quintuplik 3 Ausdrucke aus www.wikipedia.org zu „Arzneistoff“ Quintuplik 4 Ausdruck aus www.wikipedia.org zu „Prodrug“ Quintuplik 5 Ausdruck aus www.wikipedia.org zu „Pharmaunternehmen“ Quintuplik 6 Ausdrucke Segment „Nutrition & Care“ aus der Website evonik.de Quintuplik 7/1 Ausdruck aus www.wikipedia.org zur Marke VW Quintuplik 7/2 Ausdruck aus www.wikipedia.org zur Volkswagen AG Quintuplik 7/3 Ausdruck aus der Website volkswagen.ch Quintuplik 7/4 Ausdruck aus der Website volkswagen-nutzfahrzeuge.ch Quintuplik 8/1 Ausdruck zum Trikot des FC Bayern München für die Saison 2015/2016 Quintuplik 8/2 Ausdruck zum Marken „T“ (Wort-/Bildmarken) der Deutschen Telekom Quintuplik 9/1 Abbildung des Trikots des Bundesligavereins Eintracht Frankfurt für die Saison Quintuplik 9/2 Mitteilung über die Beendigung des Sponsorenvertrags für Eintracht Frankfurt Quintuplik 10/1 Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 22. März 2013 „Fiat soll Trikotsponsor von Eintracht Frankfurt werden“ Quintuplik 10/2 Artikel aus kfz-betrieb.vogel.de „Fiat zahlt 18 Millionen für Trikot-Werbung“ vom 27. März 2013 Quintuplik 10/3 Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom 15. Juni 2016 „Neues Logo auf der Brust“ Quintuplik 11 Ausdruck aus www.wikipedia.org zum Unternehmen Fiat Chrysler Automobiles

14.

Einleitend kann festgestellt werden, dass vorliegend das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz zur Anwendung gelangt (vgl. III. B. 9 hiervor), da die Widersprechende Sitz in Deutschland hat und die international registrierte Widerspruchsmarke sich auf die in Deutschland eingetragene nationale Basismarke "EVONIK" stützt (vgl. Registerkarte der Widerspruchsmarke unter http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp).

15.

Wie den eingereichten Unterlagen entnommen werden kann, werden mit der Widerspruchsmarke die in Ziffer 24 nachfolgend genannten Produkte angeboten bzw. geliefert. Dies geht in erster Linie aus den Rechnungsbeilagen 3/1 und 8/1 der Replik hervor, welche mehrheitlich aus dem hier interessierenden Zeitraum stammen, die Schweiz bzw. Deutschland betreffen (vgl. die Rechnungsadresse) und der Widersprechenden zugerechnet werden können, da z.B. als Versenderin deren deutsche Tochtergesellschaft, die Evonik Industries AG, Werk Röhm, 64275 Darmstadt, ausgewiesen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.8). Zudem ist in der Fusszeile die Widersprechende mit Adresse, Bankverbindung usw. aufgeführt.

16.

Die Rechnungen für die Schweiz beziehen sich in erster Linie auf die Lieferung des Produkts "EUDRA- GIT". Auch der Verkauf von "RESOMER" ist ausgewiesen (vgl. die Rechnung vom 28. Februar 2013). Die hier interessierenden Rechnungen für Deutschland betreffen ebenfalls hauptsächlich das Produkt namens "EUDRAGIT" und zusätzlich die Warenbezeichnungen wie z.B. "ESTOLAN", "ESTESOL", "STOKO VITAN", "STOKO EMULSION", "STOKO LOTION", "STOKO PRELABO", "TRAVABON", "Verapol", "STOKO MAT VARIO" (vgl. Rechnung vom 17. März 2011). Der Umstand, dass der Begriff "EVONIK" auf den Rechnungen nicht nochmals explizit in der Produktbezeichnung aufgeführt ist, schadet nicht. Denn aufgrund der Gliederung der Rechnungen – der Begriff "EVONIK" mit Grafik und dem klein gehaltenen Schriftzug "INDUSTRIES" steht rechts im Briefkopf in genügendem Abstand zur Firma der Tochtergesellschaft, welche links platziert ist und zur Firma der Widersprechenden, welche in der Fusszeile aufgeführt ist – wird ein genügender Bezug zum jeweils in Rechnung angeführten Produkt erstellt (vgl. BVGer B- 2683/2007, E. 6.1.4 – SOLVAY / Solvexx unter www.bvger.ch). Folglich wird "EVONIK" mit Grafik als Marke erkannt.

17.

Die Widerspruchsmarke ist zudem auf zeitlich relevanten Newslettern abgebildet wie z.B. "Pharma Polymers News" der Tochtergesellschaft der Widersprechenden, der Evonik Industries AG, Kirschenallee, D- 64293 Darmstadt (Replikbeilage 6/1, vgl. zur Konzernstruktur der Widersprechenden z.B. die Replikbeilage 2/4 [S.182] und Ziff. 11, 12, 17, 21 der Replik vom 4. Januar 2016). In den Newslettern wird u.a. ebenfalls auf die Produktpalette wie "EUDRAGIT" und "RESOMER" der Widersprechenden hingewiesen sowie auf EUDRAGIT-Workshops in der Schweiz (vgl. z.B. die Ausgabe 2/2010 [S. 12] der Replikbeilage 6/1) resp. in Deutschland (vgl. die Ausgaben 1/2011 [S. 8] und 1/2012 [S. 12] der Replikbeilage 6/1), weshalb auch der Bezug zur Widersprechenden und zur Schweiz bzw. Deutschland erstellt sind. Der Umstand, dass die Zeitschrift nebst Deutsch auch in englischer Sprache verfasst ist, schadet nicht. Da mittels den Newslettern Workshops in der Schweiz bzw. Deutschland beworben werden, ist anzunehmen, dass die Zeitschrift auch dort verteilt wurde bzw. im Umlauf war.

18.

Zudem publizierte die Widersprechende verschiedene Broschüren und Flyer (Replikbeilage 6/2). Als Herausgeberin ist z.B. die Tochtergesellschaft der Widersprechenden, die Evonik Industries AG, Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, ausgewiesen. Mit der in deutscher Sprache gehaltenen Broschüre "Das STOKO Programm" (22. Aufl., 10/11) werden z.B. die anhand der Rechnungsbeilagen ausgewiesenen in Deutschland verkauften Produkte namens "STOKO" beworben (vgl. III. B. 16. hiervor).

19.

Weiter geht aus den Belegen hervor, dass es sich um einen ernsthaften Gebrauch handelt. So kann z.B. aufgrund der Rechnungen, welche auf die Jahre 2011 bis 2015 verteilt sind und mit welchen Warenlieferungen in der Höhe von bis 432 Stück pro Auftrag ausgewiesen sind, von (mehr als) einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden (vgl. z.B. Ausgabe vom 21. August 2012 der Replikbeilage 3/1).

20.

Die Widerspruchsmarke wurde als Wortmarke in Grossbuchstaben registriert. Auf den hier interessierenden Rechnungen und Newslettern wird das Zeichen (auch) in Kombination mit einer Grafik verwendet. Zudem steht in sehr kleiner Schrift der Begriff "INDUSTRIES" (vgl. Replikbeilagen 3/1, 6/1 und 8/1 und III. B. 16. hiervor). Dies schadet grundsätzlich nicht. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch in der Regel nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird (vgl. III. B. 10 hiervor). Dies trifft vorliegend zu. Denn das Bildelement wird vom Verkehr in erster Linie als Ausschmückung (ohne eigene Unterscheidungskraft) des Markenkerns "EVONIK" aufgefasst. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf den Schriftzug "INDUSTRIES" (auf Deutsch: Industrien, Branchen, vgl. https://www.dict.cc/?s=industries; Suchabfrage vom 10. Dezember 2017), welcher ebenfalls aufgrund seiner Platzierung, Grösse und seines Gehalts als Zusatz verstanden wird. Da der kennzeichnungskräftige Kern der Widerspruchsmarke aus den genannten Gründen trotz der Hinzufügungen gewahrt bleibt, werden die Verkehrskreise das benutzte Zeichen der eingetragenen Marke gleichsetzen.

21.

Im Newsletter und auf Katalogen (z.B. Replikbeilagen 6/1 und 6/2) wird die oben abgebildete "Hauptmarke EVONIK" mit Produktenamen wie "EUDRAGIT", "RESOMER", "STOKO" verwendet. Auch ein Gebrauch einer Marke in Kombination mit einem anderen, selbständigen Zeichen z.B. einer Produktmarke verändert den Gesamteindruck der "Hauptmarke", welche in der Regel auf sämtlichen Waren des Herstellers verwendet wird, grundsätzlich nicht und ist daher in markenrechtlicher Hinsicht dieser zuzuordnen. Dies gilt, wenn die Zeichen aus Sicht der Verkehrskreise nach dem Gesamteindruck ihre Selbständigkeit behalten. Bei einer derartigen Mehrfachkennzeichnung wird jedes einzelne Zeichen ernsthaft benutzt (vgl. Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, Art. 11 N 87 und BVGer B-7768/2015 – Capsa / CUPSY [fig.], E. 4.3 unter www.bvger, RGKE in sic! 2003, 907 ff., E. 2 – Kiss / Soft-Kiss).

22.

Aus den vorgenannten Gründen wird "EVONIK" – auf den Newslettern, Broschüren auf der Frontseite sowie Folgeseiten angebracht (Replikbeilagen 6/1 und 6/2) – als Überschrift und offenkundig als Marke für das (darunter bzw. nachfolgend) angepriesene Produkteangebot verwendet. Da die Widersprechende bzw. deren Tochtergesellschaft erst im Impressum (letzte Seite) mit ihrer Anschrift und Telefonnummer in Erscheinung tritt, wird die Marke im Titel nicht rein unternehmensbezogen, sondern als Kennzeichen für das präsentierte Angebot verstanden (vgl. z.B. Replikbeilage 6/1, III. B. 17 hiervor und BVGer B- 5530/2013, E. 3.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS unter www.bvger.ch).

23.

Weiter beziehen sich die hier interessierenden Rechnungen (Replikbeilagen 3/1 und 8/1), Newsletter (Replikbeilage 6/1), Broschüren/Flyer (Replikbeilage 6/2) im massgeblichen Zeitraum auf den Verkauf bzw. die Bewerbung folgender Produkte:

– Polymere wie EUDRAGIT und RESOMER – Kieselsäureprodukte wie AEROPERL und AEROSIL

– Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben wie z.B. ESTOLAN, ES- TESOL, STOKO VITAN, STOKO EMULSION, STOKO LOTION, STOKO PRELABO, STOKO MAT VARIO, TRAVABON, Verapol.

24.

Wie den Unterlagen entnommen werden kann, dienen die strittigen Polymere und Kieselsäureprodukte (zur Herstellung von) Arzneimitteln. Letztere werden dank der Polymere wie EUDRAGIT und RESOMER kontinuierlich und/oder am richtigen Ort freigesetzt (vgl. Replikbeilage 5/2 und Replikbeilage 6/1, vgl. z.B. Ausgaben vom 1/2012 [S.2], 2/2010 [S. 2], 1/2014 [S. 4]). Bei den hier interessierenden Kieselsäureprodukten (Silicia) wie z.B. AEROPERL und AEROSIL handelt es sich um "Glidants and Processing Aids", d.h. um Fliessregulierungsmittel und Verarbeitungshilfsstoffe, welche z.B. feuchtigkeitsempfindliche Wirkstoffe trocken halten (vgl. S. 8 der Replikbeilage 6/2, Triplikbeilage 9 und https://www.dict.cc, https://de.wikipedia.org/wiki/Pharmazeutischer_Hilfsstoff; Suchabfragen vom 10. Februar 2018). Folglich verfügen die Polymere und Kieselsäureprodukte, wie auch den Newslettern und Broschüren entnommen werden kann (vgl. Replikbeilagen 6/1, 6/2 und Triplikbeilage 9), für sich alleine über keine Heilwirkung. In diesem Sinne dienen sie den Wirkstoffen, d.h. den für die Heilwirkung verantwortlichen Stoffen und haben somit lediglich medizinische Verwendung. Aus diesem Grund zählen die hier interessierenden Polymere und Kieselsäureprodukte zu den Medizinprodukten, bei welchen es sich u.a. um "Stoffe handelt, die für die medizinische Verwendung bestimmt sind und deren Hauptwirkung nicht durch ein Arzneimittel erreicht wird" (vgl. Art. 4 Heilmittelgesetz [HMG]; SR 812.21).

25.

Als Zwischenergebnis kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die Bezeichnung der Waren Polymere und Kieselsäureprodukte für die medizinische Verwendung ohne Heilwirkung und Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben gebraucht wurde. Wie ausgeführt ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob diese sich unter eingetragene Waren und/oder Dienstleistungen des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage, vgl. III. B. 7 hiervor).

Zu den Polymere und Kieselsäureprodukte für die medizinische Verwendung ohne Heilwirkung

26.

In der Klasse 5 beansprucht die Widerspruchsmarke u.a. produits pharmaceutiques. Das Adjektiv pharmaceutique bedeutet relatif à la pharmacie. Préparation, produit, spécialité pharmaceutique (vgl. Definition in Le Petit Robert unter https://pr.bvdep.com/robert.asp; Suchabfrage vom 10. Februar 2018). Die Pharmacie ist die "science des remèdes et des médicaments, art de les préparer et de les contrôler" (vgl. Le Petit Robert hiervor). Auf Deutsch wird Pharmazie als die "Wissenschaft von den Arzneimitteln, von ihrer Herkunft, ihrer Herstellung und Überprüfung" definiert (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 10. Februar 2018). Gemäss Heilmittelgesetz sind unter Arzneimittel "Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind (...), insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen" zu verstehen (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG; vgl. auch BGer vom 4.2.2013,4A_444/2013, E. 5.4.2). Da die hier strittigen Polymere und Kieselsäureprodukte für die medizinische Verwendung ohne Heilwirkung lediglich Wirkstoffen dienen und selber keine Heilwirkung haben, kann es sich hierbei nicht um produits pharmaceutiques handeln. Folglich erübrigt sich die Frage, ob der Gebrauch für erstere rechtserhaltend für letztere wirkt (vgl. III. B. 8 hiervor).

27.

Weiter kann offen bleiben, ob die strittigen Polymere und Kieselsäureprodukte für die medizinische Verwendung ohne Heilwirkung unter eingetragene Waren der Klasse 1 fallen wie z.B. die produits chimiques destinés à l'industrie, da selbst bei bejahtem Gebrauch keine Gleichartigkeit mit der Klasse 5 gegeben wäre (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter https://ph.ige.ch/ph). Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die strittigen Polymere und Kieselsäureprodukte, wie oben ausgeführt, medizinischen Zwecken dienen. In Klasse 1 fallen jedoch lediglich Hilfsstoffe (Adjuvantien) für nicht medizinische Zwecke (vgl. Waren- und Dienstleistungstool des Instituts unter https://wdl.ige.ch/wdl/).

28.

Betreffend die übrigen von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klasse 5 sowie für die zusätzlich eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39-42 wurden entweder keine Gebrauchsbelege eingereicht und/oder der Gebrauch von der Widersprechenden nicht behauptet. Folglich erübrigt sich hier eine weitere Prüfung. In Bezug auf die Waren der Klasse 3 verhält es sich wie folgt:

Zu den Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben

29.

Die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben lassen sich unter die cosmétiques (Kl. 3) der Widerspruchsmarke subsumieren und die Hautreiniger zusätzlich unter die savons (Kl. 3).

30.

Der Gebrauch für Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben kann jedoch nicht automatisch rechtserhaltende Wirkung für die breite Warengruppe cosmétiques (Kl. 3) bzw. savons (Kl. 3) entfalten. Es stellt sich daher die Frage, für welche der vorgenannten Waren der tatsächliche Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. III. B. 8 hiervor).

31.

Die weit gefassten savons (Kl. 3) lassen sich ohne Willkür in die beiden Untergruppen Putzseifen und kosmetische Seifen (savons cosmétiques) unterteilen, weil sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Zweckbestimmung und Eigenschaften im Wesentlichen differieren (vgl. https://www.ecover.com/ch-de/produkte/putzseife/; https://de.wikipedia.org/wiki/Seife; www.munzinger.de; Suchabfragen vom 10. Februar 2018). Die Hautreiniger, für welcher der Gebrauch glaubhaft ist und die savons cosmétiques gehören definitionsbedingt der gleichen Gruppe an, da sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen: Sie dienen allesamt der Hautreinigung. Die Untergruppe savons cosmétiques lässt sich nicht ohne Willkür in weitere Untergruppen aufteilen.

32.

Bei den cosmétiques (Kl. 3), unter welche die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben fallen, handelt es sich um "Stoffe oder Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, äusserlich mit den verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und intime Regionen) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschliesslichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern oder den Körpergeruch zu beeinflussen oder um sie zu schützen oder in gutem Zustand zu halten" (Art. 53 Abs. 1 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV]; SR 817.02). Der weit gefasste Begriff cosmétiques kann (ohne Willkür) in Untergruppen von Waren, die unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen, aufgeteilt werden, wie z.B. Parfüms, Hautpflegeprodukte, Schminke, Zahnpflegeprodukte. Die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben, für welche der Gebrauch glaubhaft ist, zählen aufgrund der Übereinstimmung in ihren Eigenschaften und ihres Verwendungszwecks zu der Untergruppe Hautpflegeprodukte (produits de soins de la peau) der Klasse 3. Diese Untergruppe kann nicht ohne Willkür in weitere Untergruppen aufgeteilt werden.

33.

Betreffend die übrigen von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klassen 3 wurden entweder keine Gebrauchsbelege eingereicht und/oder der Gebrauch von der Widersprechenden nicht behauptet. Folglich erübrigt sich hier ebenfalls eine weitere Prüfung.

34.

Unter Anwendung der erweiterten Minimallösung erachtet es das Institut somit aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz bzw. Deutschland für savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (Kl. 3) rechtserhaltend gebraucht wurde. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für diese Waren Schutz geniesst.

C. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 5 Substances et préparations pharmaceutiques et médicinales ; vaccins.

3.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft (vgl. III. B. 34. hiervor):

Klasse 3 Savons (cosmétiques); produits de soins de la peau.

4.

Die savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (Kl. 3) des Widerspruchszeichens dienen nicht nur der Verschönerung des Körpers, sondern auch der persönlichen Hygiene und Pflege. So enthalten Hautschutzsalben z.B. Urea, Vitamin E, Traubenkernöl, welche pflegend und lindernd wirken (vgl. zu Vitamin E und Urea unter https://www.beyer-soehne.de/tocopherol-vitamin-e-fur-gesunde-haut/ und https://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Harnstoff/wirkung-medikament-10.html; Suchabfragen von 10. Februar 2018). Gemäss Rechtsprechung kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Kosmetika und Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische und medizinische Präparate (vgl. bspw. RKGE in sic! 1997, 299 – NEUTROGENA/NEUTRIA). So werden in Apotheken neben Medikamenten denn auch regelmässig Kosmetika und Körperpflegeprodukte angeboten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit pflegender Heilwirkung ist fliessend. Dies gilt vor allem im Hautpflegebereich. Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit aufgrund der marktbezogenen Nähe und den Übereinstimmungen im Verwendungszweck zu bejahen. Gleichartigkeit setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren wie vorliegend in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen substances et préparations pharmaceutiques et médicinales (Kl. 5) und den hier interessierenden savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (Kl. 3) des Widerspruchszeichens zu bejahen.

5.

Demgegenüber weisen die angefochten vaccins (Kl. 5) keinen Bezug zu savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (Kl. 3) des Widerspruchszeichens auf. Für Erstere ist ein gänzlich anderes Know-how zur Herstellung notwendig als für Letztere. Die sich gegenüberstehenden Waren haben zudem eine andere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar betrachtet. Auch sind die sich strittigen Waren nicht akzessorisch zueinander. Weiter enthalten die Körperpflegeprodukte in Klasse 3 keine Impfstoffe. Folglich fallen die angefochtenen vaccins (Kl. 5) aus dem Gleichartigkeitsbereich des Widerspruchszeichens heraus. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens vermöchte eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

6.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren vaccins (Kl. 5) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "EVONIK" (Widerspruchsmarke) und "EVONTRES" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Das angefochtene Zeichen hat das Widerspruchszeichen übernommen, dessen Endsilbe "-IK" weggelassen und die Endung "-TRES" angefügt (vgl. zu den Wortbedeutungen unter III. D. 5 nachfolgend). Dies hat zur Folge, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen im Wortstamm "EVON" identisch sind, welcher bei beiden Zeichen den Wortanfang bildet. Dieser Umstand führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5.

Den Zeichenwortelementen "EVONIK" (Widerspruchszeichen) und "EVONTRES" (angefochtenes Zeichen) kann kein konkreter Sinngehalt beigemessen werden (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.munzinger.de und die Registerkarte des jüngeren Zeichens, Rubrik "description de la marque" unter http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp; Suchabfragen vom 7. März 2018). Da die Zeichen sich im Wortstamm "EVON" (Fantasiewort ohne direkt erkennbaren Bedeutungsinhalt: vgl. z.B. www.munziger.de; Suchabfrage vom 7. März 2018) decken, bestehen auch sinngehaltliche Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag, weshalb auf der semantischen Ebene ebenfalls keine Differenzierung möglich ist. Die Zeichenähnlichkeit ist aus den genannten Gründen zu bejahen und nachfolgend ist die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3.

Der Widerspruchsmarke "EVONIK" bzw. dem übereinstimmenden Wortstamm "EVON", welche in erster Linie als Fantasiewörter ohne klar erkennbaren Sinngehalt wahrgenommen werden, kann in Verbindung mit den hier interessierenden Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. "EVON(IK)" beschreibt weder Eigenschaften der strittigen Waren noch deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise. Zudem stellt "EVON(IK)" keinen Qualitätshinweis, keine reklamehafte Anpreisung und keine (Kauf)Aufforderung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "EVON(IK)" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den genannten strittigen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4 und auch Website des Instituts unter https://www.ige.ch/marken/diemarke.html). "EVON(IK)" ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Von Bedeutung ist, dass die Konfliktzeichen im normal kennzeichnungskräftigen Wortstamm "EVON" bzw. im markanten Wortanfang übereinstimmen (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan). Von Bedeutung ist zudem auch die Zeichenlänge. Längere Zeichen (wie in casu) werden grundsätzlich weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Aufgrund der gleichen Kadenz und Silbenzahl und der Übereinstimmung im Wortstamm ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben.

5.

Die strittigen Waren der Klasse 3 sind teils Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden. Die hier interessierende Warenklasse 5 enthält eine breite Palette von (pharmazeutischen) Erzeugnissen, welche in dieser offenen Formulierung sowohl rezeptpflichtige wie auch rezeptfreie Medikamente und Waren umfassen. Abnehmer dieser Waren sind folglich Fachkreise und Durchschnittskonsumenten, weshalb nicht (nur) von einer erhöhten, sondern von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Da aus den genannten Gründen aufgrund des gleichen Wortstamms der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der Gleichartigkeit trotz des teils bestehenden erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 957). Soweit das Publikum, infolge der differierenden Endungen "- IK" (Widerspruchsmarke) bzw. "-TRES" (angefochtenes Zeichen) die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 14180 wird demzufolge teilweise gutgeheissen, nämlich für die als gleichartig beurteilten Waren (vgl. III. C. 6. hiervor), und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 227 813 "EVONTRES" der Schutz in der Schweiz in diesem Umfang definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff.

7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Nicht angeordnete Schriftenwechsel werden nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Grundsätze wird der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zugesprochen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird