IGE 14687: THINK DIFFERENT

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann auch derjenige erheben, dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6bisPVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist lediglich auf Art. 6bisPVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke verwechselbar sind. Aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgt, dass eine Registrierung oder Hinterlegung der älteren Marke im Ausland nicht nötig ist, um den Schutz nach Art. 6 bisPVÜ beanspruchen zu könne. Es reicht ein (beliebiger) Schutz nach dem Recht eines ausländischen Staates, welcher der PVÜ angehört (vgl. z.B. BVGer in B-2323/2009, E. 5 – Circus Conelli / Circus Conelli unter www.bvger.ch). Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS findet Art. 6bisPVÜ auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtli-

3.

Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass es sich beim Zeichen "THINK DIFFERENT" um eine nach US-amerikanischen Recht (nicht registrierte) Benutzungsmarke der Widersprechenden handelt (vgl. N 6 der Widerspruchsschrift). Folglich kann sich die Widersprechende auf eine im Ausland geschützte Marke stützen (vgl. II. 2 hiervor und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "THINK DIFFERENT" eingereichten Widerspruchs ist damit glaubhaft. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht und die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Notorietät der Widerspruchsmarke

1.

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.

2.

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Vorliegend hat sich die Widersprechende als Inhaberin einer nach US-amerikanischem Recht (nicht registrierten) Benutzungsmarke ausgewiesen (I. 3 und II. 3 hiervor). Folglich kann sich die Widersprechende auf eine im Ausland geschützte Marke stützen. Der erforderliche Auslandsachverhalt ist damit erstellt.

3.

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke. Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff "notorisch bekannte" Marke von "marque notoirement connue" bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von "well-known mark". Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr "notorisch" bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere

Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll. So hält auch das Bundesgericht fest, "la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire". Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).

4.

Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen: der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher umschrieben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).

5.

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist. Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird, oder dass die Marke im Ausland gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).

6.

Die Widersprechende macht geltend, der Slogan "THINK DIFFERENT" sei seit 1997 während vieler Jahre ein Herzstück der globalen Marketingstrategie der Widersprechenden gewesen. Dieser habe Verwendung in der weltweiten TV-Werbung und in Printkampagnen im Zusammenhang mit Produkten der Widersprechenden – wie dem neu lancierten "iMac" – gefunden. Der TV-Spot der "THINK DIFFERENT"-Kampagne habe 1998 zudem einen Emmy und damit die höchste denkbare Auszeichnung gewonnen. Vor diesem Hintergrund erstaune es auch nicht, dass der Slogan in einschlägiger Marketingliteratur teilweise als eine der besten "Tagelines" aller Zeiten oder als "Kern der Marke Apple" bezeichnet werde (N 11 ff. der Widerspruchsschrift). Die notorische Bekanntheit von "THINK DIFFERENT" für Produkte der Widersprechenden in der Schweiz lasse sich anhand der folgenden eingereichten Berichte (durch Schweizer Medien) ohne weiteres nachvollziehen:

Beilage 03 Auszug von www.wikipedia.com zu "THINK DIFFERENT" Beilage 04 (undatierte) Abbildungen aus der Printkampagne der Widersprechenden Beilage 05 Auszug von www.nytimes.com zum Gewinn eines Emmy vom 1. September 1998 Beilage 06 Auszug aus "Breakthrough Branding" von C. Kaputa, gedruckt in USA, 2012 Beilage 07 Auszug aus "Marketing Trends" von A. Förster und P. Kreuz, D-Wiesbaden, 2003 Beilage 08 Auszug aus der NZZ vom 16. Oktober 1998, S. 28 Beilage 09 Auszug aus der NZZ vom 12. Januar 2001, S. 73 Beilage 10 Auszug aus der NZZ vom 7. April 2006, S. 71 Beilage 11 Auszug aus der NZZ vom 6. Februar 2010, S. 57 Beilage 12 Auszug aus der NZZ vom 7. Oktober 2011, S. 1

7.

Weiter sei zu beachten, dass die Widersprechende die Marke "THINK DIFFERENT" ab 2009 weltweit auf allen Verpackungen von "iMacs" (bei den Produktspezifikationen) verwendet habe. "THINK DIFFERENT" sei auch in Verbindung mit Produkten verwendet worden, die nicht dem "ganz klassischen Tätigkeitsbereich" der Widersprechenden zuzuordnen seien, so insbesondere auf Uhren. Letztere würden auch heute noch auf verschiedenen Online-Marktplätzen angeboten, auch in der Schweiz (N 15 ff. der Widerspruchsschrift). Die Widersprechende verweist diesbezüglich auf folgende Belege:

Beilage 13 (undatierte) Abbildung von iMac Produktetiketten der Widersprechenden Beilage 14 (undatierte) Abbildung von "THINK DIFFERENT" Uhrmodellen

8.

Aufgrund der eingereichten Unterlagen sei glaubhaft, dass insbesondere dem interessierten Fachpublikum, namentlich auch den Händlern der Produkte der Widersprechenden, aber auch dem breiten Publikum "THINK DIFFERENT" notorisch bekannt sei und als Hinweis auf die Widersprechende und deren Produkte verstanden werde.

9.

Die Widerspruchsgegnerin bringt ihrerseits mit Stellungnahme vom 22. März 2016 (nachfolgend Stellungnahme) vor, dass der Slogan "THINK DIFFERENT" nicht als notorisch bekannte Marke anerkannt werden könne. Vorab fehle es an einem markenmässigen Gebrauch. Auch sei die angeblich notorisch bekannte Marke "THINK DIFFERENT" nur sporadisch und nicht regelmässig gebraucht worden. Schliesslich sei die Bekanntheit nicht belegt. Das Bundesgericht verlange im Sinne eines Richtwertes eine Bekanntheit von mehr als 50% (vgl. BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp). Von einer solchen Bekanntheit könne vorliegend keine Rede sein (vgl. N 43 ff. der Stellungnahme). Unbestritten sei, dass die Widersprechende für ihre Computer-Produkte der Klasse 9 eine Imagekampagne unter dem Slogan "THINK DIFFERENT" geführt habe, wobei sie sich im Windschatten bekannter Persönlichkeiten wie John Lennon, Albert Einstein usw. positioniert habe. Dies Imagekampagne habe die Marke "APPLE" beworben, welche – so die Werbebotschaft – Lösungen ausserhalb des Mainstreams gewährleiste (N 52 ff. der Stellungnahme). Mit den Apple- Uhren, welche am 9. September 2014 angekündigt und in der Schweiz im Juni 2015 eingeführt worden seien, habe diese Kampagne jedoch nichts zu tun. Das jüngste eingereichte Dokument (Beilage 12) datiere vom Oktober 2011, als die Apple Watch noch kein Thema gewesen sei (N. 55 der Stellungnahme). Die Widersprechende habe vor der Einführung der Apple Watch lediglich im Sinne einer Begleitmassnahme zur erwähnten Werbekampagne (billige) Plastikuhren verteilt, deren Zifferblätter Ziffern in verdrehter Reihenfolge aufgewiesen hätten. Beilage 14 zeige diese mehr als 10 Jahre zurückliegenden historischen Werbegeschenke (N. 56 der Stellungnahme).

10.

In Bezug auf die beigebrachten Unterlagen verhält es sich wie folgt: Ein Teil der eingereichten Artikel zum Slogan "THINK DIFFERENT" (Beilagen 3, 5, 6 und 7) weist keinen Bezug zur Schweiz auf und ist daher grundsätzlich für sich alleine unbehilflich. Dasselbe gilt für die undatierten Abbildungen mit den beworbenen "THINK DIFFERENT"-Produkten (Beilagen 4, 13, 14). Die fünf eingereichten Artikel aus der Schweizer Tageszeitung "NZZ" (Beilagen 8-12) lassen zwar darauf schliessen, dass einem Teil der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz die Firma "APPLE" und "ihr" Slogan "THINK DIFFERENT" bekannt sind. Die Unterlagen sind indessen nicht geeignet, das Erfüllen der für die Annahme einer notorischen Bekanntheit erforderlichen, erhöhten Anforderungen an die Bekanntheit respektive Marktdurchdringung (beispielsweise in Form von Angaben über die Markposition im Vergleich mit Konkurrenzprodukten) zu belegen. Aus den obgenannten Dokumenten ist nicht ersichtlich, welche Verbreitung die Produkte der Widersprechenden im Zusammenhang mit der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke "THINK DIFFERENT" in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit dieser ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. Beispielsweise ist nicht ersichtlich ist, welche Verbreitung die herangezogenen Artikel (beispielsweise die Beilagen 8-12 der Widerspruchsschrift) in der Schweiz erfahren haben. Zudem ist anhand der Unterlagen nicht auf Anhieb erkennbar, welche Produkte der Widersprechenden in der Schweiz im hier interessierenden Zeitraum (vgl. hierzu nachfolgend) mit dem Slogan "THINK DIFFERENT" konkret beworben wurden. Die Unterlagen lassen somit keine Rückschlüsse auf den markenmässigen Gebrauch der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke zu. Auch fehlen Angaben zu Verkaufszahlen beziehungsweise zu in der Schweiz erzielten Umsätzen. Weiter beziehen sich die hier interessierenden Unterlagen (Beilagen 8-12) auf etliche beziehungsweise mehrere Jahre vor dem Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke (16. Juli 2015). Folglich lassen die Belege nicht erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt, am Tag der Hinterlegung der angefochtenen Marke, d.h. am 16. Juli 2015, für die hier interessierenden Waren (vgl. I. 3 hiervor) bei den massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte.

11.

Das Bundesgericht verlangt für den Schutz einer notorisch bekannten Marke eine sichere und dauerhafte Kenntnis der Marke, welche nur bei einer etablierten Marke gegeben sei. Das Bundesgericht lehnte es zwar ab, einen festen Mindestprozentsatz der Kenntnis in den massgebenden Verkehrskreisen festzulegen, nannte indessen als Richtwert einen Bekanntheitsgrad von über 50 Prozent (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 345 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Mit den zusammen mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen wie hiervor dargelegt nicht zu beweisen.

12.

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag die Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit ihres Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).

13.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier gemäss Widersprechende massgeblichen Waren (vgl. I. 3 hiervor) in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "THINK DIFFERENT" eingereichte Widerspruch Nr. 14687 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet es daher als gerechtfertigt, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird