IGE 14718: MLBMLB

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b MSchG kann auch der Inhaber einer zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) notorisch bekannten Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Aus Art. 6 VwVG folgt, dass die Widersprechende, die sich auf ein von ihr benutztes, angeblich notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, sofern sie Trägerin dieses Rechtes ist. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 699 ff. – internet.com / InternetCom [fig.]; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 1.2 Circus Conelli, unter http://www.bvger.ch; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter www.ige.ch).

3.

Aus der Widerspruchsschrift geht hervor, dass die Widersprechende eine Gesellschaft ist, die unter dem Kürzel MLB Waren anbietet. Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "MLB" eingereichten Widerspruchs ist damit erstellt. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht und die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Notorietät der Widerspruchsmarke

1.

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.

2.

Es wird also insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

3.

Mit ihrer Widerspruchsschrift hat die Widersprechende folgende Belege ins Recht gelegt:

Beilage 1 Screenshot der Webseite www.biclighter.com vom 04.02.2016 Beilage 2 Screenshot der Webseite www.lighterusa.com vom 04.02.2016 Beilage 3 Screenshot der Webseite www.nicknackmark.com vom 04.02.2016

4.

Aus diesen Beilagen geht nicht hervor, dass die Widersprechende Inhaberin einer ausländischen Markenregistrierung wäre. Die Widersprechende macht denn auch geltend, dass sie durch die landesweite Benutzung des Zeichens MLB für Aschenbecher und Feuerzeuge Inhaberin einer nicht registrierten Benutzungsmarke gemäss US-amerikanischen Common Law sei.

5.

In der Literatur ist es teilweise umstritten, ob sich nur der Inhaber einer ausländischen Markenregistrierung auf den Schutz einer notorisch bekannten Marke berufen kann. Die neuen Kommentare gehen davon aus, dass ein Registereintrag nicht zwingend erforderlich sei (vgl. Basler Kommentar [BSK] MSchG - Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 186 mit Verweis auf Stämpflis Handkommentar Noth/Bühler/Thouvenin – Joller, Art. 3 N 372 f.). Auch das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass ein Registereintrag nicht zwingend erforderlich ist (vgl. BVGer B-5334/2016, E. 6.1 f – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.).

6.

Gestützt auf die von der Widersprechenden eingereichten Belege (siehe Ziff. 3 oben) lässt sich nicht belegen, ob die Widersprechende Inhaberin einer Benutzungsmarke nach Titel 15 des United States Code (Lanham Act), § 1125(a)(1)(A) ist. Diese Belege zeigen einzig, dass die Widersprechende Aschenbecher und Feuerzeuge im Internet anbietet. Die Widersprechende legt hingegen nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen von Titel 15 Lanham Act erfüllt sind.

4.

Genauso wie die Widersprechende Belege betreffend eine ausländische Markenregistrierung beizubringen hat, muss sie auch Belege betreffend das Erfüllen der Schutzvoraussetzungen einer nicht registrierten Benutzungsmarke einreichen (vgl. BSK MSchG – Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 186; BVGer B- 5334/2016, E. 6.3 – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.). Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag die Widersprechende folglich das Bestehen einer nicht registrierten Benutzungsmarke nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).

7.

Aber auch wenn man zum Schluss gelangen sollte, dass die Widersprechende Inhaberin einer nicht registrierten Benutzungsmarke gemäss US-amerikanischem Recht ist, wären die Voraussetzungen für das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG nicht erfüllt. Es liegen keine Belege vor, die aufzeigen, dass das Zeichen MLB in der Schweiz für Aschenbecher und Feuerzeuge über notorische Bekanntheit verfügt. Dass das Zeichen MLB bei einem Teil der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit Baseball allenfalls bekannt ist, genügt für die Annahme einer notorischen Bekanntheit von MLB für die vorerwähnten Waren nicht. Verlangt wird mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland. Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen (Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.): Der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene

Wert. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird (vgl. zum Ganzen BVGer B-5177/2017, E. 2 ff. – RITZ / RITZCOFFIER). Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen). Die Widersprechende hat weder Gebrauchsbelege noch Werbeunterlagen betreffend die Schweiz eingereicht, aus denen Rückschlüsse betreffend die notorische Bekanntheit des Zeichens MLB für Aschenbecher und Feuerzeuge gezogen werden könnten.

8.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder das Bestehen einer nicht registrierten Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht noch einen intensiven Gebrauch oder eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier massgeblichen Aschenbecher und Feuerzeuge in der Schweiz belegen. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "MLB" eingereichte Widerspruch Nr. 14718 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet es daher als gerechtfertigt, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1‘200.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird