IGE 14813:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 9. September 2005, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 10. März 2005 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene internationale Registrierung am 18. September 2015. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 11. April 2016 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene internationale Registrierung wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 25: Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes;

Klasse 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, fonctions de bureau; services de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents, gestion commerciale, services de conseillers commerciaux et administration commerciale; services de comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire, services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-cols [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visières, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.

3.

Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz u.a. Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 25: Articles vestimentaires, à savoir: robes; jupes, pantalons, shorts, vestes, blousons, imperméables, pardessus, manteaux, chemises, tee-shirts, maillots, pull-overs, blousons de survêtement; vêtements de dessus et de dessous; maillots de bain; vêtements pour le sport et l'exercice; accessoires d'habillement à savoir: foulards et cravates, ceintures, gants, chaussettes; chaussures, chaussons, bottes; chaussures de gymnastique et de sport; chapellerie; tous les produits provenant de Milan en Italie; Klasse 35: Services publicitaires; gestion commerciale; activités de marchandisage pour des tiers, à savoir regroupement et présentation d'articles vestimentaires, d'accessoires d'habillement, de tissus et produits textiles, d'articles en cuir, de produits de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'ameublement, de produits de ménage; services de gestion de magasins de vente au détail de vêtements, d'accessoires d'habillement, de tissus et produits textiles, d'articles en cuir, de produits de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'ameublement, de produits de ménage; services de franchisage, à savoir conseil et aide à la gestion d'entreprise.

4.

Beide Marken sind in der Klasse 25 für diverse, teilweise näher umschriebene Bekleidungsartikel sowie ausdrücklich für Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen. Es besteht im Wesentlichen Gleichheit und im Übrigen ausgeprägte Gleichartigkeit der Vergleichswaren. Auch in der Klasse 35 werden die Zeichen im Wesentlichen für gleiche Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Geschäftsführung und Detailhandel beansprucht, bei der angefochtenen Marke mit teilweise etwas ausführlicherer Umschreibung der einzelnen Dienstleistungsbereiche. Insgesamt ist ohne weiteres von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen, sodass nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim

Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich zwei kombinierte Wort-/Bildmarken, nämlich "B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939" (Widerspruchsmarke) und "BAGGI" (angefochtene Marke) gegenüber.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke beschränkt sich auf eine Stilisierung des Anfangsbuchstabens des Begriffs "BAGGI", wobei es sich bei näherer Betrachtung um eine stilisierte Nadel mit Faden handelt. Die Ausgestaltung vermag den Gesamteindruck des Zeichen zweifellos zu beeinflussen, zentrales Element bleibt hingegen das Wort "BAGGI".

Bei der Widerspruchsmarke dominieren insbesondere das in fetten und stark vergrösserten Buchstaben gehaltene Wort "BOGGI" sowie das wappenartige Logo mit dem Buchstaben "B" und den zwei Löwen. Bei der in kleinerer Schrift gehaltenen Angabe "MILANO" und "CASA FONDATA NEL 1939" handelt es sich um rein beschreibende Zusätze, welche über entsprechend geringe Kennzeichnungskraft verfügen. Solche Zeichenbestandteile sind erfahrungsgemäss nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen und sich nicht an rein beschreibenden Zusätzen, wie in casu der Herkunftsangabe "Milano", orientiert.

Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.), unter http://www.bvger.ch). Die in der Widerspruchsmarke enthaltene grafische Darstellung in der Art eines Wappens verleiht der Marke wohl ein eigenes Gepräge, vermag die Bezeichnung "BOGGI" jedoch nicht in den Hintergrund zu drängen. Letztere ist in einer gewöhnlichen Schrift, klar erkennbar und stark vergrössert wiedergegeben und wird zweifellos als selbständiges Element der Widerspruchsmarke wahrgenommen. Somit kann der nachfolgende Zeichenvergleich auf eine Gegenüberstellung dieses Wortelement mit dem Wortelement "BAGGI" der angefochtenen Marke beschränkt werden.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

4.

Die Begriffe "BOGGI" und "BAGGI" unterscheiden sich lediglich im zweiten Buchstaben der ersten Silbe und sind sowohl schriftbildlich als auch im Klangbild zweifellos äusserst ähnlich. In klanglicher Hinsicht fällt dabei insbesondere ins Gewicht, dass die einzigen unterschiedlichen Buchstaben "A" und "O" äusserst ähnlich ausgesprochen werden. Sowohl bei Baggi als auch bei Boggi handelt es sich um auch in der Schweiz anzutreffende, jedoch nicht sehr verbreitete Familennamen, wobei BAGGI in der Schweiz etwas geläufiger ist ("BAGGI" ca. 160 Treffer, "BOGGI" ca. 15 Treffer auf www.tel.search.ch, besucht am 16. Dezember 2016). Insgesamt ist davon auszugehen, dass beide Zeichen von einer Mehrheit des Publikums als Fantasiezeichen und von einem Teil der Abnehmer als (äusserst ähnliche) Familiennamen wahrgenommen werden. Auf der Ebene des Sinngehalts bestehen somit keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen. Die Zeichenähnlichkeit ist daher zu bejahen und abschliessend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Der in der Widerspruchsmarke enthaltene und hier interessierende Begriff "BOGGI" verfügt in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 35 über keinen erkennbaren und somit auch über keinen beschreibenden Sinngehalt; es ist davon auszugehen, dass er von den massgeblichen Abnehmern als Fantasiebegriff wahrgenommen wird (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor). Soweit ein Teil der Abnehmer einen Familiennamen erkennt, ist zu beachten, dass Familiennamen mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit unterscheidungskräftig sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5). Das Zeichenelement "BOGGI" verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

3.

Die Vergleichszeichen werden im Wesentlichen für gleiche und im Übrigen ausgeprägt gleichartige Vergleichswaren und -dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Zeichen sind bezüglich ihrer Hauptelemente "BOGGI" und "BAGGI" phonetisch praktisch identisch und schriftbildlich sehr ähnlich. Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Unterschiede leicht überhört respektive überlesen werden.

4.

In Anbetracht dieser Feststellungen ist die Gefahr einer Verwechslung der Vergleichszeichen trotz des Umstands, dass gemäss Rechtsprechung vorliegend von einer leicht erhöhten (Kl. 25) resp. erhöhten (Kl. 35) Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, zu bejahen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen grafischen Ausgestaltung, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Nähe der Vergleichswaren und -dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

5.

Der Widerspruch Nr. 14813 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 279 121 "BAGGI" (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird