IGE 14864: ECOTERM

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 6. April 1978 hinterlegt und die angefochtene Marke am 30. November 2015 im internationalen Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner dieser Verpflichtung innert einer vom Institut angesetzten Frist nicht nach, wird das Verfahren wie vorliegend unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von

Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV der Ausschluss vom Verfahren verfügt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf). Da die Widerspruchsgegnerin auf die provisorische Schutzverweigerung vom 3. Mai 2016 nicht reagiert hat, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen. Der Endentscheid wird ihr durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

2.

Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt: Klasse 11 Appareils et machines de réfrigération; machines et installations de refroidissement; appareils de refroidissement d'air; appareils de conditionnement d'air; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; ventilateurs [climatisation]; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs [chauffage].

3.

Die Widerspruchsmarke ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen: Klassen 9, 11 Apparate zum Konditionieren von Luft durch Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Reinigung einschliesslich der Reinigung auf elektrostatischem Wege sowie dem Austausch von Wärme oder Feuchtigkeit, Wärmeaustauscher für Luft oder andere gasförmige Medien, Warmluftgeräte, Luftfilter, Nassreinigungsgeräte für Luft und andere gasförmige Medien, Ventilatoren, Sperrorgane für Ventilationsanlagen, nämlich Ein- und Auslassventile für Zu- und Abluft, Luftgitter und Drosselklappen (…).

4.

Soweit die angefochtenen "appareils et machines de réfrigération; machines et installations de refroidissement; appareils de refroidissement d'air; appareils de conditionnement d'air; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; ventilateurs [climatisation]; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs [chauffage]" der Klasse 11 unter die "Apparate zum Konditionieren von Luft durch Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Reinigung einschliesslich der Reinigung auf elektrostatischem Wege sowie dem Austausch von Wärme oder Feuchtigkeit, Wärmeaustauscher für Luft oder andere gasförmige Medien, Warmluftgeräte, Luftfilter, Nassreinigungsgeräte für Luft und andere gasförmige Medien, Ventilatoren, Sperrorgane für Ventilationsanlagen, nämlich Ein- und Auslassventile für Zu- und Abluft, Luftgitter und Drosselklappen (…)" der Klassen 9, 11 des Widerspruchszeichens fallen, ist von Gleichheit auszugehen. Für die Waren, welche über die wörtliche Gleichheit hinausgehen, ist die starke

Gleichartigkeit zu bejahen, da die sich gegenüberstehenden Waren auf ähnlichem Know-how basieren, dem gleichen/ähnlichen Verwendungszweck dienen, über gleiche/ähnliche Vertriebskanäle angeboten werden und weitgehend von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarke „ECOTERM“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „ECOTHERM“ (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

3.

Beim angefochtenen Zeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer leicht stilisierten Schrift. Die grafische Ausgestaltung vermag als Beiwerk nicht vom Wortbestandteil abzulenken und diesen in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf das Wortelement „ECOTHERM“ zu richten.

4.

Das Widerspruchszeichen wurde vom angefochtenen Zeichen vollständig übernommen und in der Wortmitte lediglich mit dem (stimmlosen) Konsonanten „H“ ergänzt. Dies führt zwangsläufig zu Identität in klanglicher Hinsicht bzw. zu Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene.

5.

Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H).

6.

Beide Zeichen setzen sich aus dem Wortelement „ECO“, der gebräuchlichen Abkürzung für ökologisch, ökonomisch, biologisch (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml) und einem annährend identischen Wortbestandteil – TERM (Widerspruchszeichen) und THERM (angefochtenes Zeichen) – zusammen. Der Begriff „TERM“ steht für „Grenze, Begrenzung, Glied einer Formel, Zahlenwert“ und dem Wortbildungselement „THERM-„ kommt die Bedeutung von „warm, Wärme, Hitze, Temperatur“ (vgl. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 15. November 2016). Das Widerspruchszeichen kann im Sinne von „ökologische Grenze“ verstanden werden und das angefochtene Zeichen „ECOTHERM“ u.a. als „ökologische Hitze“. Durchschnittskonsumenten verstehen zwar selbst komplexe Aussagen (vgl. BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS unter www.bvger.ch) und bei Fachkreisen können teils – insbesondere auf ihrem Fachgebiet – bessere Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt werden (vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank). Vorliegend besteht jedoch die Gefahr des Verhörens bzw. Verlesens zwischen den dreisilbigen, gleich aufgebauten und nahezu vollständig übereinstimmenden Zeichen „ECOTERM“ und „ECOTHERM“, weshalb bezweifelt wird, dass der Unterschied im Sinngehalt zum

Bewusstsein des in casu normal aufmerksamen Betrachters gelangt. Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sich bei den Abnehmerkreisen (Durchschnittskonsument und Fachkreise) klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden. Folglich ist auf der semantischen Ebene ebenfalls keine Differenzierung möglich. Da die Zeichen keine klar unterschiedlichen Gedankenverbindungen hervorrufen, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten, ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt der übernommenen Marke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt diese bzw. dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).

3.

In Verbindung mit den hier interessierenden Waren Apparate zum Konditionieren von Luft durch Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Reinigung einschliesslich der Reinigung auf elektrostatischem Wege sowie dem Austausch von Wärme oder Feuchtigkeit, Wärmeaustauscher für Luft oder andere gasförmige Medien, Warmluftgeräte, Luftfilter, Nassreinigungsgeräte für Luft und andere gasförmige Medien, Ventilatoren, Sperrorgane für Ventilationsanlagen, nämlich Ein- und Auslassventile für Zu- und Abluft, Luftgitter und Drosselklappen (…) der Klassen 9 und 11 kann der übernommenen Widerspruchsmarke „ECOTERM“ in der Bedeutung von „ökologische Grenze“ (vgl. III. C. 6. hiervor) kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke beschreibt weder Eigenschaften der genannten Waren, noch deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise. Auch stellt sie keinen allgemeinen Qualitätshinweis, keine reklamehafte Anpreisung und keine (Kauf)Aufforderung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

4.

Die Vergleichszeichen werden in den hier interessierenden Klassen 9,11 für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist nicht der Fall. Die Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Marke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Doch selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken.

5.

Die jüngere Marke hat die ältere Marke vollständig übernommen und lediglich mit dem stimmlosen Konsonanten „H“ ergänzt. Die Zeichen sind somit nahezu identisch. Von Bedeutung ist weiter, dass die Zeichen gleich aufgebaut sind. Sie setzen sich aus der Abkürzung „ECO“ und dem fast identischen Wortelement „TERM“ bzw. „THERM“ zusammen. Die streitverfangenen Marken haben somit nicht nur den gleichen, markanten Zeichenanfang, sondern stimmen vollumfänglich im Zeichenende überein und reimen sich. Die angefochtene Marke weist zusätzlich, in der Zeichenmitte, den stimmlosen Konsonanten „H“ auf. Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen und Wörter (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Zudem gelten Zeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office unter www.bvger.ch). Von Bedeutung ist zudem die Wortlänge der Zeichen: Längere Zeichen wie vorliegend werden in der Regel weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Folglich ist der geringfügige Unterschied in der Zeichenmitte nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln bzw. deren Sinngehalt hinreichend zu verändern (vgl. III. C. 6. hiervor). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke, welche sich in der Verwendung einer leicht stilisierten Schrift erschöpft, vermag dieser ebenfalls keine eigene Individualität zu verleihen und von der nahezu vollständig übernommenen Widerspruchsmarke abzulenken. Die Widerspruchsmarke bleibt somit in der jüngeren Marke als selbständiges Element erkennbar. Vor diesem Hintergrund bzw. aufgrund der quasi identischen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke kann die Frage des Schutzumfangs offen bleiben.

6.

Die hier interessierenden Waren der Klassen 9 und 11, bei welchen es sich vereinfacht gesagt z.B. um Heiz-, Kühl-, Wärmeapparate handelt, werden mit Sorgfalt ausgesucht, weshalb zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

7.

Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit auch unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 14864 wird demzufolge gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1 282 308 „ECOTHERM“ (fig.) der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorgenannten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird