IGE 15044: HOLYHoli

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 22. November 2012 hinterlegt, die angefochtene Marke am 19. Oktober 2015. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/mar-

2.

Klasse 18 Die Waren der Klasse 18 der Widerspruchsmarke finden sich identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsgegnerin. Es besteht Warengleichheit.

3.

Klasse 21 Unter die angefochtene Ware "Putzzeug" der Klasse 21 fallen diverse Vorrichtungen, Schwämme und Bürsten, die für die Reinigung gebraucht werden. Diese Produkte müssen meist mit einem Putzmittel benutzt werden, damit ihr Verwendungszweck der Reinigung überhaupt erfüllt werden kann, wie zum Beispiel ein Putzmittel auf einem Küchenschwamm, um die Küchenoberfläche zu reinigen. Die beiden Waren "Putzzeug" und die "Putzmittel" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke bilden insofern eine Einheit, da die eine Ware meist nur in Kombination mit der anderen Ware ihre Funktion der Reinigung erfüllen kann. Die Waren werden entsprechend an den Verkaufsstellen in der Regel auch an der gleichen Stelle angeboten. "Putzzeug" der Klasse 21 der angefochtenen Marke und "Putzmittel" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke verfügen somit über die gleichen Vertriebskanäle, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und sind je eine sinnvolle Ergänzung zueinander, sodass eine starke Gleichartigkeit der beiden Waren vorliegt.

Unter die angefochtenen Waren "Geräte für den Haushalt" fallen auch Reinigungsgeräte wie Mopp und

Bodenwischer und unter "Behälter für den Haushalt" fallen beispielsweise Waschmittelboxen oder Putzeimer. Es ist marktüblich, dass ganze Putz- und Reinigungssets angeboten werden, so zum Beispiel unter der Marke Vileda, Benke und Leifheit (vgl. http://www.vileda.com/de/products/mops/complete-sets.html; https://www.benke.ch/reinigungsgeraete-und-hilfsmittel/Innenbereich-Bodenreinigung/; http://www.leifheit.de/sauberes-zuhause/boden-reinigen.html, besucht am 9. Juni 2017). Diese Reinigungssets bestehen zum Beispiel aus einem Putzeimer und einem Wischmopp. Weiter müssen diverse Putzmittel mit Wasser vermengt werden, wozu immer ein Behälter notwendig ist. Im Übrigen braucht es für Reinigungsgeräte jeweils ein Putzmittel, um die Reinigung überhaupt durchzuführen, wie zum Beispiel ein Bodenreinigungsmittel für den Wischmopp, wobei gewisse Hersteller von Reinigungsgeräten zugleich das passende Putzmittel anbieten (vgl. http://www.leifheit.de/sauberes-zuhause/zubehoer/category/reinigungsmittel-1.html; https://www.benke.ch/REINIGUNGSMITTEL-PUTZMITTEL/, besucht am 9. Juni 2017). Die "Putzmittel" bilden somit das ergänzende Zubehör zu den Geräten und Behälter für den Haushalt. (vgl. zum Grundsatz der Gleichartigkeit von Hauptware und Zubehör, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1). Aus den genannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass wenn die angefochtenen Geräte und Behälter für den Haushalt unter einer gleichen respektive ähnlichen Marke angeboten werden wie "Putzmittel" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke, sie der Abnehmer ohne weiteres demselben Unternehmen zuordnen wird.

"Stahlwolle" wird zum Reinigen, Schleifen und Polieren eingesetzt und hat folglich den gleichen Verwendungszweck wie "Schleifmittel" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke.

Unter die weiter angefochtenen "Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)" fallen auch solche für kosmetische Zwecke, zum Beispiel Haarkämme, Kosmetikschwämme, Augenbrauenbürsten und Schminkpinsel. Diese Produkte sind Instrumente für die Körper- und Schönheitspflege, wie beispielsweise der Schminkpinsel, welcher für die Auftragung von Kosmetika gebraucht wird. Es ist allgemein bekannt, dass beispielweise Lidschattenpaletten mit integriertem Schminkpinsel angeboten werden. Die "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und die angefochtenen "Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)" der Klasse 21 ergänzen sich gegenseitig und haben den gleichen Verwendungszweck der Körper und Schönheitspflege. Es liegt starke Gleichartigkeit vor. Im Übrigen sind die angefochtenen "Schwämme und Bürsten" von der Ware "Putzzeug" mitumfasst (siehe oben) und sind folglich gemäss den obigen Ausführungen auch stark gleichartig zur Ware "Putzmittel" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke.

Beim angefochtenen "Bürstenmachermaterial" handelt es sich nicht um eine Fertigware, sondern um ein Zwischenprodukt, das keine marktüblichen Berührungspunkte zu den (Fertig-)Waren der Widerspruchsmarke aufweist. Rohstoffe und Zwischenprodukte sind gemäss Rechtsprechung in der Regel nicht gleichartig zu Fertigware (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2). Bei der verbleibenden Ware "Bürstenmachermaterial" handelt es sich nicht um ergänzende Produkte zu den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Diese Vergleichswaren werden nicht demselben Markeninhaber zugeschrieben. Auch zu den übrigen Waren der Klassen 18 und 25 sowie den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke sind keine rechtsgenüglichen Berührungspunkte ersichtlich.

4.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit bezüglich der angefochtenen Ware "Bürstenmachermaterial" aus dem obengenannten Grund zu verneinen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit dieser Ware bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Waren ist für den vorliegenden Zeichenkonflikt von Gleichheit respektive Gleichartigkeit der Vergleichswaren auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "HOLY" (Widerspruchsmarke) und "Holi" (angefochtene Marke) gegenüber.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt grundsätzlich, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Weist jedoch eine der Marken einen unweigerlich erkennbaren Sinngehalt auf und findet sich dieser in der gegenüberstehenden Marke nicht, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

4.

Beim Vergleich der beiden Wortmarken "HOLY" und "Holi" ist zunächst festzustellen, dass der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. hierzu BVGer B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA).

5.

Beide Zeichen sind aus vier Buchstaben gebildet und stimmen im Wortstamm "Hol-" überein. Die Zeichen unterscheiden sich lediglich im Endbuchstaben (-Y bzw. –i), wobei dies klanglich zu keinem Unterschied führt und somit die Aussprache resp. die Vokalfolge klanglich identisch ist.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

7.

Das Widerspruchszeichen "HOLY" ist ein englisches Adjektiv, das mit "heilig" übersetzt wird (vgl. http://de.pons.com/übersetzung?q=holy&l=deen&in=&lf=de, besucht am 9. Juni 2017). Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser englische Begriff auch dem hier massgeblichen Durchschnittsabnehmer in der Schweiz bekannt ist (vgl. zu den bei Durchschnittsabnehmern in der Schweiz zu erwartenden Englischkenntnissen, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6 mit Hinweisen auf die höchstrichterliche Rechtsprechung). Das angefochtene Zeichen "Holi" bezeichnet ein indisches Frühlingsfest am ersten Vollmondtag des Monats Phalgun (Februar/März; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Holi, besucht am 9. Juni 2017). Somit ergibt sich, dass zwar ein Unterschied der Marken auf der Ebene des Sinngehaltes besteht, welcher indessen irrelevant bleibt, da zu bezweifeln ist, dass der Durchschnittsabnehmer den Sinngehalt von "Holi" als indisches Fest kennt und sich somit dieser Sinngehalt sogleich aufdrängt. Weiter fällt ins Gewicht, dass eine ernsthafte Gefahr des Überhörens besteht, da vor allem im mündlichen Geschäftsverkehr die Begriffe "HOLY" und "Holi" aufgrund der klanglichen Identität der Buchstaben "Y" und "i" nicht unterschieden werden können. Im Übrigen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die korrekte Orthographie des englischen Begriffs "HOLY" den Durchschnittsabnehmern derart bekannt ist, dass sie die diesbezügliche Abweichung im Endbuchstaben des jüngeren Zeichens sogleich erkennen.

8.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass die Vergleichszeichen sowohl in schriftlicher als auch klangbildlicher Hinsicht starke Ähnlichkeiten aufweisen und auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestehen, welche die starke Ähnlichkeit im Schrift- und insbesondere Klangbild zu kompensieren vermögen. Es bleibt somit nachfolgend zu prüfen, ob unter Würdigung der Gesamtumstände eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

3.

Die Widerspruchsmarke "HOLY" verfügt in Verbindung mit den vorliegend relevanten Waren der Klassen 3 und 18 über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Sie stellt keine Sachbezeichnung dar und beschreibt weder deren Eigenschaften noch stellt sie einen Qualitätshinweis dar. Zudem ist nicht erkennbar, dass die Bezeichnung im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1). Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

4.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und/oder -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Bei den Waren der Klasse 3 der Widersprechenden handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Diese werden mit einer geringen Aufmerksamkeit gekauft. Um Massenartikel handelt es sich ebenfalls bei dem "Putzzeug" der widerspruchsgegnerischen Klasse 21. Die weiteren Waren der Klasse 21 wie auch die Vergleichswaren der Klasse 18 werden nicht regelmässig am Markt nachgefragt und haben somit nicht als Massenartikel zu gelten; es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.

5.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund des Umstands, dass sich die beiden Marken lediglich im letzten Buchstaben unterscheiden, dies jedoch am Klangbild nichts ändert und der unterschiedliche Sinngehalt von den Durchschnittsabnehmern nicht erkannt wird, besteht selbst bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen. In Anbetracht, dass der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchmarke nicht gewahrt wird, ist die Verwechslungsgefahr somit zu bejahen.

6.

Der Widerspruch Nr. 15044 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 688 530 "Holi" für sämtliche Waren der Klasse 18 und die "Geräte und Behälter für Haushalt; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Putzzeug; Stahlwolle" der Klasse 21 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die Widersprechende hat mehrheitlich obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird