IGE 15224: ROCCAROKA

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 12. März 1970 mit italienischer Priorität im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke trägt das Hinterlegungsdatum vom 4. Juli 2016. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Klasse 18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Klasse 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

3.

Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren registriert: Klasse 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie, orfèvrerie, argenterie; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes). Klasse 14

4.

Die angefochtenen "Juwelierwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" finden sich identisch im Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens, in den französischen Begriffen "horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie; pierres précieuses". Folglich ist von Warengleichheit auszugehen.

5.

Die angefochtenen "Schmuckwaren" und die "joaillerie, orfèvrerie, argenterie" des Widerspruchszeichens gehören annährend demselben Markt an. Soweit Erstere unter Letztere fallen, ist von Gleichheit auszugehen. Für weitergehende Waren besteht aufgrund des verwandten Know-hows, des Verwendungszwecks, der marktbezogenen Nähe sowie der Übereinstimmung in den Produktionsstätten zumindest eine starke Gleichartigkeit.

6.

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die angefochtenen "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten" und die "métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes)" des Widerspruchszeichens. Soweit die genannten Waren sich decken, besteht Warengleichheit. Für die angefochtenen Waren, welche über die wörtliche Gleichheit hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit zu bejahen, da die sich gegenüberstehenden Produkte auf ähnlichem Know-how basieren, dem gleichen/ähnlichen Verwendungszweck dienen, über gleiche/ähnliche Vertriebskanäle angeboten werden und weitgehend von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden. Klasse 18 und 25

7.

Zwischen den angefochtenen "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" (Kl. 18), "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Kl. 25) und den "horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie, orfèvrerie, argenterie; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes)" der Klasse 14 des Widerspruchszeichens ist eine

Warengleichartigkeit demgegenüber zu verneinen. Bei den angefochtenen Waren der Klassen 18, 25 ist ein gänzlich anderes Know-how zur Herstellung notwendig als für die "horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie, orfèvrerie, argenterie; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes)" der Klasse 14 des Widerspruchszeichens. Die sich gegenüberstehenden Waren haben zudem eine andere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar betrachtet. Folglich fallen die angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 klar aus dem Gleichartigkeitsbereich des Widerspruchszeichens heraus. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Hierbei ist zu beachten, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

8.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 andersartig sind zu den Waren "horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie, orfèvrerie, argenterie; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes)" der Klasse 14 des Widerspruchszeichens. Folglich ist diesbezüglich der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). In Bezug auf die verbleibende angefochtene Warenklasse 14 wird die Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Wortzeichen "ROCCA" (Widerspruchsmarke) und "ROKA" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Das angefochtene Zeichen hat das Widerspruchszeichen nahezu vollständig übernommen und lediglich den Doppelkonsonanten CC durch den klanglich identischen Buchstaben K ersetzt. Die Zeichen stimmen somit im markanten Wortanfang, -ende sowie in drei von fünf/vier Buchstaben überein, welche zudem an gleicher Stelle platziert sind. Wortanfang und Endung finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, (unbetonte) weitere Silben (BGE 122 III 382, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon; BGE 127 III 160 E. 2.cc – Securitas [fig.]). Auch weisen die Zeichen dieselbe Vokalfolge auf und haben die gleiche Aussprachekadenz und Silbenzahl. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5.

Dem italienischen Widerspruchszeichen "ROCCA" kommt auf Deutsch die Bedeutung von "Hochburg, Festung, Burg, Schornstein, Garnrolle" (vgl. https://mot.kielikone.fi/mot/ige/netmot; Suchabfrage vom 1. Juni 2017) zu, wovon für die angesprochenen Verkehrskreise (Durchschnittskonsument und Fachleute) allerdings keine klar im Vordergrund stehen respektive den Deutsch- und Französischsprachigen nicht ohne weiteres bekannt sein dürfte. Es ist anzunehmen, dass Letztere im Unterschied zu den Italophonen von einem Fantasiewort ohne klar erkennbaren Sinngehalt ausgehen. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich (ebenfalls) um ein Fantasiewort (vgl. einschlägige Lexika und z.B. https://ipi.brockhaus-wissensservice.com; Suchabfragen vom 1. Juni 2017). Da der unbefangene Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsinhalt sucht (vgl. BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl, unter www.bvger.ch), kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Abnehmerkreise mit Italienischkenntnissen das angefochtene Zeichen, aufgrund der klanglichen und visuellen Ähnlichkeit, dem Widerspruchszeichen gleichsetzen und den Zeichen folglich dieselbe, genannte Bedeutung beimessen werden. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird demzufolge nicht von derart klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).

3.

Die Widerspruchsmarke "ROCCA" in der Bedeutung "Hochburg, Festung, Burg, Schornstein, Garnrolle" stellt keine Sachbezeichnung dar und beschreibt weder Eigenschaften der hier relevanten Waren "horlogerie et autres instruments chronométriques; joaillerie, orfèvrerie, argenterie; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, cuillers et fourchettes)" der Klasse 14, noch deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise. Auch stellt sie keinen Qualitätshinweis dar. Zudem ist nicht erkennbar, dass der Begriff "ROCCA" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klasse 14 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.3.1, 4.4 und Website des Instituts unter https://www.ige.ch/marken/die-marke.html). Die Widerspruchsmarke ist aus den genannten Gründen durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Die Vergleichszeichen werden in der (noch) interessierenden Warenklasse 14 für gleiche bzw. stark gleichartige Waren registriert, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall. Zwar stehen sich vorliegend kurze Zeichen gegenüber. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Es fällt jedoch ins Gewicht, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke nahezu vollständig übernommen und lediglich den Doppelkonsonanten CC durch den klanglich identischen

Buchstaben K ersetzt hat. Dies hat zur Folge, dass die Zeichen "ROCCA" (Widerspruchsmarke) und "ROKA" (angefochtene Marke) im markanten Wortanfang und Zeichenende (nahezu) vollständig übereinstimmen und sich reimen. Zeichen, die sich reimen, gelten infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office unter www.bvger.ch). Der Buchstabe K anstelle des Doppelkonsonanten CC vermag den Sinngehalt und Gesamteindruck der jüngeren Marke folglich nicht hinreichend zu verändern, da er überhört wird und zudem droht bei flüchtiger Wahrnehmung überlesen zu werden.

5.

Die hier (noch) interessierenden Waren der Klasse 14 können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als preiswerte Objekte bzw. billige (Mode)Accessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Da aus den genannten Gründen der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 15224 wird demzufolge teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 692 524 "ROKA" im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit widerrufen, d.h. hinsichtlich der Warenklasse 14 (vgl. III. B. 8. hiervor).

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. In Anwendung der genannten Grundsätze werden die Parteikosten wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird