IGE 15605:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Januar 2004 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10. Januar 2017. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Gegen die am 8. Juli 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 130 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 14. September 2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 14. September 2017. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 14. September 2012 und dem 14. September 2017, glaubhaft zu machen. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).

5.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.3).

6.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Ge- brauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4).

7.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1). Allfällige Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.

8.

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.6).

9.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend.

10.

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).

11.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche von der Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6.2).

12.

Die Markeninhaberin der Widerspruchsmarke ist die Aare Seeland Mobil AG aus Langenthal. Die Widersprechende argumentiert, die Firma Erlebnis Schweiz AG sei im Jahre 2013 im Handelsregister eingetragen worden. Die Erlebnis Schweiz AG biete seit über 20 Jahren Mitarbeiterausflüge, Gruppenreisen, Firmenevents, Kundenanlässe und Vereinsreisen an. Die Widerspruchsmarke sei dabei das wichtigste Kennzeichen des Unternehmens, werde von ihren Kunden als Qualitätsmerkmal wahrgenommen und geniesse einen entsprechenden Wiedererkennungswert.

13.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

– Beilage 2: Katalogtitelseiten «Erlebnis Planer» der Jahre 2013, 2014, 2016, 2017

– Beilage 3: Aktueller Auszug Homepage der Widersprechenden, d.h. Titelseite Erlebnisplaner 2017

14.

Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen:

Beilage 2: Die Katalogseiten fallen zwar in die aktuelle Zeitspanne, die Markeninhaberin ist jedoch nicht daraus ersichtlich. Es fehlen Angaben zum Zeitpunkt und zum Ort des Gebrauchs (wo wurden diese Prospekte aufgelegt?); es ist auch nicht klar, ob der Prospekt überhaupt veröffentlicht wurde. Als Beispiel wird eine Seite mit der Überschrift «Erlebnisplaner 2017» eingereicht: Der Spezialist für Mitarbeiterausflüge, Firmenevents, Kundenanlässe und Gruppenreisen in der Schweiz. Darunter steht die Marke. Es ist kein Datum des Ausdrucks ersichtlich. Es fehlen Angaben zur Hinterlegerin.

Beilage 3: Der Internetausdruck datiert vom 27.10.2017 und fällt somit nicht mehr in die vorliegend relevante Zeitspanne vom 14. September 2012 bis 14. September 2017. Dabei handelt es sich um eine Seite (obwohl oben rechts der Vermerk Seite 1 von 16 steht). Links ist die Marke angebracht. Ein Hinweis auf die Markeninhaberin fehlt gänzlich. Unter einem Bild mit zwei Personen auf einem Schlitten steht «Genusstour durch Kaffee- und Whiskywelten». Es ist kein Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszumachen.

15.

Die Widerspruchsgegnerin bringt in diesem Zusammenhang zudem vor, dass auf den Seiten der Home- („das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben“) ausschliesslich in weiss auf rotem Grund verwendet werde. Somit sei der Gebrauch nicht gemäss dem Register, sondern es werde in der vom Register explizit ausgeschlossenen Farbkombination benutzt. Da die dem Institut eingereichten Belege lediglich in schwarz/weiss und nicht farbig zugestellt worden sind, und das Institut selber keine Beweiserhebungen durchführt, kann dieser Punkt vorliegend offengelassen werden.

16.

In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege ist es für das Institut nicht glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 28, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 rechtserhaltend gebraucht wurde. Insbesondere ist die Markeninhaberin, die Aare Seeland Mobil AG aus Langenthal, nirgends aus den Belegen ersichtlich. Es fehlt jeglicher Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zudem geht aus der Tatsache, dass Prospekte erstellt wurden, noch nicht hervor, wo und wann diese effektiv benutzt worden sind. Die eingereichten Belege vermögen keinen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 28, 35, 36, 42 und 44 herzustellen, andererseits auch keinen konkreten Gebrauch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 43 aufzuzeigen.

17.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in casu eingereichten Unterlagen nicht ausreichen, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke „Erlebnis Schweiz“ (fig.) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch die Widersprechende resp. durch einen Dritten mit Zustimmung der Markeninhaberin in der relevanten Zeitspanne glaubhaft zu machen. Das Institut ist nicht überzeugt, dass die Marke in der Schweiz durch die Widersprechende resp. mit ihrer Zustimmung wahrscheinlich gebraucht wurde. Der Widerspruch stützt sich somit nicht auf ein durchsetzbares Markenrecht und ist abzuweisen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird