IGE 15861: INGENIUMINGENU

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 15. Juni 2016 unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 28. April 2016 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 19. August 2016 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen, Bern 2017, Teil 6, Ziff. 6.1, unter

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist in der Klasse 9 für die folgenden Waren registriert: Computerhardware; Computerhardware für drahtlose Kommunikationssysteme; Systemsoftware für Computer für drahtlose Kom- munikationssysteme; Computersoftware für die Übertragung von Daten, Verschlüsselung und Datenbankverwaltung für drahtlose Telekommunikationsnetzwerke. Diese sind zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Waren matériel informatique et logiciels offensichtlich identisch. Insoweit ist es unerheblich, dass die angefochtenen Waren spezifische Verwendungszwecke beanspruchen und diejenigen der Widerspruchsmarke nicht. Bei beiden handelt es sich um Soft- und Hardware und somit um gleiche Waren.

4.

Die von der angefochtenen Marke weiter beanspruchten Waren in der Klasse 9, nämlich drahtlose Telekommunikationsgeräte und elektronische Bestandteile, nämlich drahtlose Adapter zur Verknüpfung von Computern an Telekommunikationsnetzwerke, elektronische Bestandteile für Computer, elektronische Bestandteile in Form von digitalen Sendern, optischen Datenverbindungen und optischen Transceivern für drahtlose Telekommunikationssysteme und –netzwerke, sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu appareils pour la transmission du son ou des images; appareils de communication pour la transmission et réception de communications par véhicules; appareils électriques, à savoir, stations de recharge pour véhicules électriques; matériel informatique et logiciels pour surveiller le comportement du conducteur; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil assurant la connectivité au sein du véhicule, entre véhicules, avec des téléphones portables et des centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques fournissant des interfaces tactiles, audio et visuelles permettant d'interagir avec les occupants d'un véhicule (Klasse 9) der Widerspruchsmarke.

5.

In der Klasse 38 beansprucht die angefochtene Marke Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von drahtloser Übertragung von Sprache, Ton, visuellen Bildern und Daten über drahtlose Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung von Telekommunikationskonnektivität zur Übertragung von Bildern, Nachrichten, Audio, Video, audiovisuellen und Multimediawerken, nämlich Bereitstellung von weitreichender M2M (Maschine-zu-Maschine) Konnektivität und Kommunikationsdienstleistungen. Telekommunikationsdienstleistungen und Bereitstellung von Telekommunikationskonnektivität sind gemäss Praxis gleichartig zu den Waren der Kl. 9 der Widerspruchsmarke, insbesondere zu appareils pour la transmission du son ou des images. Telekommunikation ermöglicht Personen, durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten (vgl. www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/ frnnot.htm, liste des classes avec notes explicatives). Es wird somit die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, damit Personen über ihre Kommunikationsgeräte (bspw. Telefone) miteinander kommunizieren können. Diese Infrastruktur umfasst insbesondere Sende- und Empfangsanlagen und Telekommunikations-, Übertragungs-, Empfangsgeräte, wie sie vorliegend mit dem älteren Zeichen in der Klasse 9 beansprucht werden. Zwischen solchen telekommunikationsspezifischen Apparaten und Telekommunikationsdienstleistungen ist gemäss Rechtsprechung ein markenrechtlich relevanter sachlogischer Zusammenhang gegeben (vgl. RKGE in sic! 2002, 103 – Celphone [fig.] / Celcom; RKGE in sic! 2004, 323 f. – Integra / Integra Research; BVGer B-3663/2011 [17.04.2013], E. 5.6 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT IN- SIDE). Im betreffenden Leistungssegment entspricht es ausserdem den Marktgegebenheiten, dass der Dienstleistungserbringer auch die dazu notwendigen technischen Geräte anbietet (vgl. z.B. www.swisscom.ch, abgerufen am 05.06.2018).

6.

In der Klasse 42 beansprucht die angefochtene Marke Computerdienstdienstleistungen im Bereich der Fernüberwachung von Telekommunikationssystemen durch Fernzugang zur Gewährleistung der ordnungsgemässen Funktion von mit drahtlosen Netzwerken verbundenen Maschinen. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Dienstleistung im Telekommunikationsbereich, welche mittels Computerdienstleistungen erbracht wird. Diese Dienstleistungen im Bereich Fernüberwachung von Telekommunikationssystemen sind gemäss Praxis ebenfalls gleichartig zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke, da sie eng mit Software und Hardware verbunden sind.

7.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit sämtlicher Waren und Dienstleistungen vollumfänglich zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die beiden Wortmarken „INGENIUM“ (Widerspruchsmarke) und „INGENU“ (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

4.

Die Vergleichszeichen bestehen aus acht bzw. sechs Buchstaben. Der Zeichenbeginn INGEN- ist identisch. Die Vokalfolge ist ähnlich (I-E-I-U zu I-E-U). Insgesamt stimmen die Zeichen in fünf von sechs bzw. acht Buchstaben vollständig überein. Unterschiedlich sind die jeweiligen Endungen –IUM bzw. –U, wobei auch hier der Buchstabe U bei beiden Wortmarken verwendet wird. Sowohl schriftbildlich als auch phonetisch sind die Vergleichszeichen somit sehr ähnlich.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

6.

Der Begriff «INGENIUM» der Widerspruchsmarke stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «Begabung, schöpferische Fähigkeiten» (vgl. www.wissen.de, besucht am 05.06.2018). Es ist fraglich, ob der Durchschnittskonsument die Bedeutung dieses Wortes überhaupt kennt. Das Wort «INGENU» der angefochtenen Marke wird aus dem Französischen mit «Naivling» übersetzt (vgl. www.pons.com, besucht am 05.06.2018). Dieser Sinngehalt wird hingegen einer Mehrheit des nicht frankophonen Publikums nicht geläufig sein und folglich als Fantasiebegriff wahrgenommen werden. Obwohl die Zeichen über unterschiedliche Sinngehalte verfügen, sind diese nicht unterschiedlich genug, um die ausgeprägte Zeichenähnlichkeit auf Klang- und Bildebene aufzuheben.

7.

Somit ist vorliegend kein rechtsgenüglicher Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher die markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1 mit weiteren Hinweisen).

2.

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche deren Schutzumfang in entscheidender Weise prägt. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7. f.).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

4.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem aus dem Lateinischen stammenden Begriff „INGENIUM“ (vgl. oben, III. C. Ziff.5). In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 wird der Begriff entweder als Fantasiebezeichnung oder im Sinne von «Begabung, schöpferische Fähigkeiten» wahrgenommen, was in Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9, insb. mit Software und Hardware, unbestimmt und somit nicht direkt beschreibend ist. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

5.

Die in casu relevanten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Fachleute wie an den Durchschnittskonsumenten. Das BVGer geht bei Produkten aus dem Bereich Elektronik bzw. Datenspeicherung und IT, Hard- und Software davon aus, dass die zwar mit einer bestimmten Regelmassigkeit, aber doch nicht täglich erworben werden, so dass angenommen werden müsse, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer Ieicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuche (vgl. BVGer B- 8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - SWISSVIEW (fig.) / VIEW).

6.

Die Vergleichszeichen werden vorliegend für gleiche bzw. stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Vergleichszeichen stimmen in fünf von sechs bzw. acht Buchstaben vollkommen überein. Der Zeichenbeginn ist identisch, die Vokalfolge sehr ähnlich. Unterschiedlich sind die jeweiligen Endungen, wobei auch hier der Buchstabe U bei beiden Zeichen verwendet wird. Die unterschiedlichen Endungen sowie der Unterschied im Sinngehalt (wenn diese denn überhaupt verstanden werden), beeinflussen das Gesamtbild zu wenig, um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken und die trotz teilweise leicht erhöhter Aufmerksamkeit des Publikums bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

8.

Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 706 745 “INGENU” ist im Umfang des Widerspruchs, d.h. für die Klassen 9, 38 und 42, zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.7.2.2).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen und es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich.

4.

Der Widersprechenden wird daher praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widersprechenden somit insgesamt eine Entschädigung von CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird