IGE 15910: ONLY

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 19. Oktober 1995 mit einer dänischen Priorität vom 28. April 1995 hinterlegt, die angefochtene Marke am 9. September 2017. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3.

In der Klasse 25 beansprucht die angefochtene Marke bedruckte T-Shirts; T-Shirts. Diese fallen ohne Weiteres unter den Oberbegriff Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarke in derselben Klasse.

Zudem beansprucht die angefochtene Marke Armbänder (Bekleidungsstücke) in der Klasse 25. Die Widerspruchsgegnerin bestreitet, dass diesbezüglich Warengleichheit vorliege, da es sich bei Armbändern bereits im allgemeinen Sprachgebrauch vielmehr vornehmlich um Schmuck und nicht um Bekleidung handle (Stellungnahme, Ziffer 7).

Durch die Einteilung dieser Waren in die Klasse 25 und den Zusatz Bekleidungsstücke in Klammer wird demgegenüber dargetan, dass es sich diesbezüglich sehr wohl um Bekleidung und nicht um Schmuck handelt. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel an Armbänder aus Frottee oder Baumwolle als Sport-Bekleidung bzw. Handgelenk Bandagen zu denken. Diesbezüglich besteht ebenfalls Warenidentität, da solche Produkte unter den Oberbegriff Bekleidungsstücke zu subsumieren sind.

4.

Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 40 T-Shirt-Bestickungsdienstleistungen; Besticken von T-Shirts; Druck von Mitteilungen auf T-Shirts; Drucken von Mitteilungen auf T-Shirts. Die Widerspruchsgegnerin bestreitet, dass zwischen den Bekleidungsstücken der Klasse 25 und den Bestickungs- und Bedruckungsdienstleistungen der Klasse 40 eine Gleichartigkeit vorliege. Aus Verbrauchersicht bestehe ein wesentlicher Unterschied zwischen bei der Offerierung/Präsentation in Verkaufsstellen bereits bedruckten bzw. bestickten Kleidungsstücken und unbedruckten bzw. unbestickten T-Shirts i.S. einer Rohware, die auf individuellen Wunsch des Verbrauchers bedruckt bzw. bestickt werden könne. Marktre- alität sei denn auch, dass das Anbieten von Bekleidung in Verkaufsstellen und Bestickungs- und Bedruckungsdienstleistungen je ein unterschiedliches Marktsegment betreffe, das von den Verbrauchern auch eindeutig unterschieden werde. Soweit ersichtlich sei in der Bekleidungsbranche kein Unternehmen als Inhaber einer Warenmarke bekannt, das zugleich auch Bestickungs- und Bedruckungsdienstleistungen erbringe. Diese Dienstleistungen seien auch keine marktlogische Folge des Verkaufs von Bekleidungsstücken. Verbraucher würden regelmässig Kleidungstücke kaufen, wie sie ausgestellt sind, also bereits mit bestehendem Druck- und/oder Stickdekor bzw. bewusst unifarben, d.h. ohne Dekor. Ein Leistungspaket mit zusätzlichem Bestickungs- oder Bedruckungsdienst sei deshalb nicht nur nicht sinnvoll, sondern vielmehr unerwünscht. Aus Verbrauchersicht sei das Design der Ware abgeschlossen. Eine Gleichartigkeit von Bekleidungsstücken der Klasse 25 und den Bestickungs- und Bedruckungsdienstleistungen von T-Shirts der Klasse 40 sei daher abwegig und auszuschliessen (Stellungnahme, Ziff. 10).

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Bei unbestickten bzw. unbedruckten T-Shirts handelt es sich nicht um eine Rohware, welche erst durch die Bestickung / Bedruckung zur Fertigware wird, sondern ebenfalls bereits um Fertigwaren. Indem die Widerspruchsgegnerin ausführt, dass die Verbraucher entweder Kleidungstücke mit bestehendem Druck- und/oder Stickdekor oder unifarben kaufen, macht sie zudem implizit geltend, dass Anbieter von Bekleidungsstücken beide Sorten (bedruckte/bestickte und unbedruckte/unbestickte) herstellen und anbieten. Zudem werden solche zusätzlichen Bestickungs- bzw. Bedruckungsdienstleistungen heutzutage oft von denselben Herstellern der Waren erbracht, sie stellen ein sinnvolles Leistungspaket zu den Bekleidungsstücken dar, welches über die bloss thematischen Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. z.B. „Männer Vintage T- Shirt kaufen oder gestalten“, https://www.spreadshirt.ch; Personalisierbare Badetücher, Kinderschürzen, Bademäntel, Babydecken; https://www.angela-bruderer.ch/praesenz/search?suchtext=personalisierbar; T-Shirts, Polo-Shirts, Jacken, Sweatshirs, www.vistaprint.ch; T-Shirts online bedrucken und besticken, www.flyeralarm.com; alle besucht am 04.12.2018). Folglich ist zwischen den Waren der Klasse 25 und den Dienstleistungen der Klasse 40 von Gleichartigkeit auszugehen.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit sämtlicher Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarke „ONLY“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „Only 4 me“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben und die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B- 317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter http://www.bvger.ch).

3.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

4.

Die angefochtene Marke enthält grafische Elemente. Sie wurde mit dem Farbanspruch „grün, violet“ eingetragen. Es ist fraglich, ob die Marke überhaupt im eigentlichen Sinn «gelesen» werden kann. Die beiden Begriffe „Only“ und „me“ werden durch eine Grafik getrennt. Diese grafischen Elemente können unterschiedlich gedeutet werden, so einerseits als Fantasiebild oder als Buchstabe 2 mit einer langen Linie, welche sich bis unter den Begriff „me“ zieht oder als stark stilisierten Buchstaben 4. Klar ersichtlich und lesbar sind in der angefochtenen Marke die beiden Wörter „Only“ und „me“.

5.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

6.

Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortelement „Only“ übereinstimmen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind die Zeichen somit insoweit gleich.

7.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

8.

Die Widerspruchsmarke heisst „ONLY“, was mit „nur, erst, bloss, einzige(r,s)“ aus dem Englischen übersetzt wird (vgl. www.pons.com, besucht am 04.12.2018). Der überwiegenden Mehrheit des hier massgeblichen Publikums wird die Bedeutung von „nur“ geläufig sein.

9.

Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus dem englischen Begriff „only“ und dem nachgestellten Pronomen „me“ (auf Deutsch „mir, mich“), was zusammen „nur mir / erst mich“ ergibt. Zentrales Element ist auch bei der angefochtenen Marke (insbesondere auch aufgrund der grafischen Ausgestaltung sowie des Zeichenbeginns) der englische Begriff „Only“. Die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, dass das zentrale Element der angefochtenen Marke die grafisch ausgestaltete Zahl 4 (auf Englisch: „for“) darstelle (Stellungnahme, Ziffer 14), überzeugt nicht, zumal – wie dargetan –verschiedene Wahrnehmungsvarianten der grafischen Ausgestaltung möglich sind.

10.

Der in die angefochtene Marke übernommene Begriff „ONLY“ wird auch in dieser als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen. Weil somit beiderseits der Begriff „Only“ erkennbar ist, ist zusätzlich von einer Ähnlichkeit auf der Ebene des Sinngehalts auszugehen. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3.

Die Widerspruchsmarke heisst „ONLY“, auf Deutsch „nur, erst, bloss, einzige(r,s)“ (vgl. oben, C, Ziff. 8). Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schwaches Zeichen handle, da es sich bei diesem Begriff um einen trivialen, oft verwendeten Partikel des elementaren Grundwortschatzes der englischen Umgangssprache handle, welcher nahezu allen Marktteilnehmern verständlich sein sollte. Ausserdem sei der Wirtschaftsverkehr auf die Verwendung des Begriffs „only“ angewiesen. Ähnlich wie der englische Begriff „sale“, der während des Ausverkaufs überall zu sehen ist, sei es zumindest in Zukunft vor allem in der von englischen Wörtern durchsetzten Werbesprache durchaus denkbar, wenn nicht teilweise bereits umgesetzt, dass Preise, z.B. auf Werbematerial und Preisschildern, mit „only“ plus Betrag angepriesen würden. Deshalb müsse der Begriff „only“ für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden, wobei es insbesondere möglich sein müsse, ungehindert Marken mit dem Bestandteil „only“ zu bilden. Eine Monopolisierung des Ausdrucks „only“ würde auch dessen Gebrauch in der Werbung beeinträchtigen. Damit sei erwiesen, dass der Markenbestandteil „only“ zur Gemeingutssphäre zähle und nicht vom Schutzumfang erfasst werde. Weil „only“ der einzige Markenbestandteil der Widerspruchsmarke darstelle, entfalle von vornherein jede rechtlich relevante Verwechslungsgefahr (Stellungnahme, Ziffer 25). Sollte der Begriff „only“ nicht zum Gemeingut zählen, sei er zumindest kennzeichnungsschwach (Stellungnahme, Ziffer 26).

4.

In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke; Schuhwaren) ist „only“ keineswegs direkt beschreibend und auch nicht anpreisend, sondern vielmehr unbestimmt und interpretationsbedürftig. Auch ist der Begriff in Zusammenhang mit diesen Waren nicht freihaltebedürftig. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern Hersteller von Bekleidungsstücken und Schuhen auf die Bezeichnung „only“ im Wirtschaftsverkehr angewiesen wären. Die Widerspruchmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

5.

Es ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Waren der Klasse 25 werden gemäss ständiger Praxis mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft, da es sich nicht um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt, sondern solche Waren nicht täglich nachgefragt und meist anprobiert und daher genauer betrachtet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Die Vergleichszeichen werden vorliegend für gleiche bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der englische Begriff „only“ wird telquel in die angefochtene Marke übernommen und ist auch bei dieser das zentrale Element. Die zusätzliche grafische Ausgestaltung (welche je nach Betrachtung als Fantasiebezeichnung, als Buchstabe 2 oder als Buchstabe 4 wahrgenommen wird) sowie der zusätzliche englische Begriff „me“ bei der angefochtenen Marke führen nicht zu einem von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck.

8.

Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen, insbesondere aufgrund der im jüngeren Zeichen enthaltenen Grafik, erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare“ Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

9.

Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 707 959 „Only 4 me“ (fig.) zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.7.2.2).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen und es hat ein doppelter Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich.

4.

Der Widersprechenden wird daher praxisgemäss eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 2'400.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widersprechenden somit insgesamt eine Entschädigung von CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird