IGE 15963: T2YS

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 14. Oktober 2013 hinterlegt, die angefochtene Marke am 16. Juni 2017. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 Software; Computer-Software-Plattformen; herunterladbare elektronische Daten und Publikationen; bespielte elektronische, magnetische und optische Datenträger; Anwendungssoftware, nämlich mobile App, welche die Selektion geeigneter Körper- und Schönheitspflegeprodukte anhand kundenspezifischer Angaben ermöglicht.

Klasse 42 Zurverfügungstellen einer interaktiven Internetplattform, welche die Selektion geeigneter Körper- und Schönheitspflegeprodukte anhand kundenspezifischer Angaben ermöglicht; Programmierung von Software für Internetplattfomen; Platform as a service, nämlich interaktive Software, welche die Selektion geeigneter Körper- und Schönheitspflegeprodukte anhand kundenspezifischer Angaben ermöglicht.

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9 Computer- und Videospielprogramme und -software; herunterladbare Computer- und Videospielprogramme und -software; herunterladbare digitale Materialien, nämlich Klingeltöne, Hintergrundbilder, Bildschirmschoner, digitale Musikdateien und Grafiken, Videos, Filme, Multimediadateien, Live-Actionprogramme, Spielfilme und Animation in den Bereichen Video- und Computerspiele, alles über weltweite Computernetzwerke und drahtlose Netzwerke bereitgestellt; bespielte digitale Medien mit Computer- und Videospielen, Klingeltönen, Hintergrundbildern, Bildschirmschonern, digitalen Musikdateien und Grafiken, Videos, Filmen, Multimediadateien, Live-Actionprogrammen, Spielfilmen und Animation in den Bereichen Video- und Computerspiele.

4.

Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke genannte Formulierung «Computer- und Videospielprogramme und –software» ist so zu verstehen, dass Schutz für «Computerprogramme; Videospielprogramme und Videospielsoftware» beansprucht wird. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin geniesst die Widerspruchsmarke somit Schutz für Computerprogramme im Allgemeinen und nicht nur für solche im Bereich von Video- und Computerspielen. Der Begriff «Computerprogramm» kann mit «Software» gleichgesetzt werden. Hinsichtlich der angefochtenen «Software» ist somit von Identität auszugehen. «Computer-Software-Plattformen» stellen die Basis von Betriebssystemen und Computerprogrammen dar, womit diese Vergleichswaren eng miteinanderverbunden sind und somit hochgradige Gleichartigkeit gegeben ist. Ebenfalls kaum zu unterscheiden sind Programme für Computer und für Smartphones, zumal viele Programme jeweils für beide Geräte entwickelt werden. Aus diesem Grund besteht auch hochgradige Gleichartigkeit zu den weiter angefochtenen «Anwendungssoftware, nämlich mobile App, welche die Selektion geeigneter Körper- und Schönheitspflegeprodukte anhand kundenspezifischer Angaben ermöglicht». Die unter der Widerspruchsmarke weiter beanspruchten digitalen Materialien können unter die angefochtenen Waren «herunterladbare elektronische Daten» subsumiert werden; insoweit ist wiederum von Warenidentität auszugehen und für die darüberhinausgehenden Waren zumindest von starker Gleichartigkeit. Soweit die angefochtenen bespielten elektronischen, magnetischen und optischen Datenträger über den gleichen Inhalt verfügen wie jene der Widerspruchsmarke, ist ebenfalls Warenidentität geben und für darüberhinausgehende Inhalte zumindest von starker Gleichartigkeit.

5.

Wie bereits oben erwähnt ist «Software» mit «Computerprogramme» gleichzustellen. Bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen «Programmierung von Software für Internetplattformen» ist von Gleichartigkeit gegenüber den unter der Widerspruchsmarke beanspruchten «Computerprogramme», welche sich, wie bereits ausgeführt, nicht nur auf Videospiele beziehen, auszugehen, weil die Abgrenzung zwischen der Entwicklung bzw. Programmierung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint, bzw. Informatikdienstleistungen, welche sich auf konkrete Software bzw. Computerprogramme beziehen gemäss Rechtsprechung (vgl. z.B. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / Aba- Focus) als sinnvolles Leistungspaket zu dem jeweiligen Produkt wahrgenommen werden. Bei den weiter angefochtenen Dienstleistungen handelt es sich um die Zurverfügungstellung von Software, was sich vom Verkauf von Software bzw. Computerprogrammen kaum abgrenzen lässt, womit die Gleichartigkeit ebenfalls zu bejahen ist.

6.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit zu bejahen und nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "T2 TAKE-TWO INTERACTIVE" (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke "T2YS" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke beschränkt sich auf die Ausgestaltung der verbalen Elemente in einer banalen Computerschrift in zwei Schriftgrössen, angebracht auf drei Ebenen. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Die angefochtene Marke übernimmt das Element «T2» am Zeichenanfang, womit sich auf der phonetischen Ebene gewisse Überschneidungen ergeben. Diese Übernahme führt zwar auch auf der schriftbildlichen Ebene zu gewissen Überschneidungen, im Gesamteindruck weisen die Zeichen diesbezüglich aufgrund der konkreten Ausgestaltung resp. Anordnung der einzelnen Elemente bei der Widerspruchsmarke aber auch deutliche Unterschiede auf.

4.

Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, ist die Zeichenähnlichkeit zu verneinen, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Zwar wird das Element «T2» auch in der angefochtenen Marke erkannt, während dieses in der Widerspruchsmarke aufgrund der genannten Ausgestaltung allerdings ohne Weiteres als eigenständiges Element wahrgenommen wird, verschmilzt es bei der angefochtenen Marke mit den weiteren auf keinste Weise hervorgehobenen oder abgetrennten Buchstaben «YS», sodass es in der angefochtenen Marke nicht mehr als eigenständiges Element wahrgenommen wird.

5.

Weiter ist zu beachten, dass der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt. Zwar stellt «T2» keine übliche Abkürzung für «Take two» dar. In der beim Widerspruchszeichen vorgenommenen unmittelbaren Verbindung mit der darunter ersichtlichen Bezeichnung "TAKE – TWO", scheint es aber naheliegend, dass «T2» als Zusammenzug resp. Kurzbezeichnung von «Take two» erkannt und somit auch in diesem Sinn verstanden wird. Dieser Sinn ergibt sich bei der angefochtenen Marke nicht ohne weiteres. Diese wird vielmehr als eine zusammenhängende Buchstaben-/Zahlenfolge in der Art einer Typbezeichnung erkannt. Somit wecken die Vergleichszeichen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen.

6.

Aus den genannten Gründen, insbesondere dem Umstand, dass das übernommene Element «T2» in der angefochtenen Marke nicht als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, ist in casu lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem

Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7). Die Widersprechende argumentiert, die Elemente «TAKE-TWO INTERACTIVE» würden im Sinn von «zweite interaktive Aufnahme/Version» verstanden, wohingegen die Widerspruchsgegnerin von der Bedeutung «Nimm zwei interaktive Produkte» ausgeht. Es ist den Parteien dahingehend zuzustimmen, dass «TAKE TWO», sowohl im Sinn der Aufforderung «nimm zwei» als auch im Sinn von «zweite Aufnahme» verstanden werden kann. In der Kombination mit «INTERACTIVE» ergibt sich indes keine sinnergebende Bedeutung, insbesondere kann entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin nicht davon ausgegangen werden, dass «INTERACTIVE» ohne Gedankenarbeit im Sinn von «interaktive Produkte» verstanden wird. Weiter ist festzuhalten, dass das übernommene Element «T2» in der Widerspruchsmarke wohl als Zusammenzug der folgenden Elemente «TAKE-TWO» wahrgenommen wird, indes stellt es keine übliche Abkürzung davon dar, womit in «T2» in Alleinstellung diese Bedeutung in jedem Fall nicht erkannt wird. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Widerspruchsmarke insgesamt und insbesondere auch dem übernommenen Element «T2» für sich genommen keine direkt beschreibende Bedeutung zukommt, so dass der Widerspruchsmarke als Ganzes und auch dem übernommenen Element «T2» zumindest ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt.

3.

Massgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). In casu kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die massgeblichen Waren wie auch Dienstleistungen mit einer gewissen Sorgfalt und somit einer wenigsten leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW (fig.) / VIEW).

4.

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1 mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat). Zwar übernimmt die angefochtene Marke das Element «T2», dieses wird darin aber nicht als eigenständiges Zeichenelement erkannt, sondern verschmilzt vielmehr mit den weiteren Buchstaben «YS» und bildet mit diesen eine Einheit. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltungen kommen zudem Unterschiede auf der schriftbildlichen Ebene hinzu. Weiter wird das Element «T2» in der Widerspruchsmarke von einem massgeblichen Teil der Abnehmer ohne weiteres als Kurzform der angefügten Bezeichnung «TAKE TWO» verstanden, wohingegen bei der angefochtenen Marke weder im Gesamtzeichen noch im übereinstimmenden Element ein Sinngehalt erkennbar ist respektive sich ein solcher nicht ohne Weiteres aufdrängt. Die Vergleichszeichen wecken insgesamt klar unterschiedliche Gesamteindrücke auf, so dass in casu nicht davon auszugehen ist, dass der durchschnittliche Abnehmer mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit die

Zeichen zu verwechseln droht. Von dem ist auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden und bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit daher grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5), auszugehen.

5.

Aus den genannten Gründen wird der Widerspruch Nr. 15963 wird abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend fand ein zweifacher Schriftenwechsel statt und es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich, weshalb der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2‘400.00 zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird