IGE 6845: TURBOTURNTURBOTURN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Mai 1975 hinterlegt, die angefochtene Marke am 3. März 2003. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke identisch und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 19. April 2004 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 01. Juli 1975 eingetragen. Folglich ist am 19. April 2004, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/ Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 19. April 1999 bis 19. April 2004.

3.

Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

4.

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

5.

Zwischen den Parteien war parallel zum Widerspruchsverfahren ein Übertragungsstreit der Widerspruchsmarke hängig. Mit Datum vom 24. Oktober 2006 wurde die diesbezügliche Beschwerde der Widerspruchsgegnerin von der RKGE abgewiesen (MA-RS 04/04).

6.

In diesem Zusammenhang führte die Widerspruchsgegnerin im Schreiben vom 12. November 2003 aus, dass sie – die ABB Schweiz AG – infolge Fusion die Rechtsnachfolgerin der ABB Power Automation AG („Käuferin“) geworden sei. Letztere habe per 1. Januar 1999 von der (damals zur ABB Gruppe und heute zur ALSTOM Gruppe gehörenden) ABB Kraftwerke AG („Verkäuferin) den Geschäftsteil „Kraftwerkautomatisierung“ mit Aktiven und Passiven übernommen. Die Verkäuferin war (und sei immer noch) Anbieterin von gesamten Kraftwerkanlagen. Der damals verkaufte Geschäftsteil betreffe die Automatisierung solcher Kraftwerkanlagen (insbesondere die Steuerung der Turbinen). Vor der Ausgliederung dieses Geschäftsteils wurde die vom verbleibenden Turbinengeschäft technologisch völlig verschiedenartige Kraftwerkautomatisierung zwar in verschiedenen Fabrikationsstätten, aber stets unter dem gleichen Dach der Verkäuferin entwickelt und hergestellt. Geliefert wurde die Kraftwerkautomatisierung unter den betreffenden Marken schon seit jeher nicht nur zusammen mit der kompletten Kraftwerkanlage, sondern oft auch separat für Kraftwerkanlagen Dritter. Die Belieferung der Verkäuferin (zwischenzeitlich in ABB ALSTOM POWER (Switzerland) Ltd. umfirmiert) durch die Käuferin mit der Kraftwerkautomatisierung, insbesondere unter den Marken EGATROL und TURBOTROL, sei am 9. März 2000 in einem Zusammenarbeitsvertrag (sog. Co-operation Contract) geregelt worden. Die zuletzt in Alstom (Schweiz) AG umfirmierte Verkäuferin beziehe die für ihre Kraftwerkanlagen benötigte Automatisierung seit der Ausgliederung des entsprechenden Geschäftsteils laufend von der Käuferin bzw. von deren Rechtsnachfolgerin (Widerspruchsgegnerin). Dabei werde die Kraftwerkautomatisierung immer noch unter den gleichen Marken geliefert wie all die Jahre vor dem Verkauf des Geschäftteils. Im Verlauf der letzten zwei Jahre habe die Verkäuferin die zum verkauften Geschäftsteil gehörenden „Automatisierungs-Marken“ auf ihren Namen umschreiben lassen.

7.

Die Widersprechende führte in ihrer Replik demgegenüber aus, dass die Widerspruchsgegnerin mit dem oben Gesagten gerade selber ausführe, dass „ALSTOM die Verkäuferin und Anbieterin von gesamten Kraftwerkanlagen war und immer noch ist“. Zum besseren Verständnis sei erwähnt, dass ABB ihren Kraftwerksbereich an Alstom verkaufte, während der Teilbereich Kraftwerk-Automatisierung bei der ABB verblieb. Weiterentwicklungen in der Kraftwerkautomatisierung würden jedoch gemeinsam mit Alstom gemacht und Alstom werde mit solchen Entwicklungen exklusiv beliefert (vgl. sog. Co-operation Contract). Durch diese Zusammenarbeit liege ein stellvertretender Markengebrauch im Sinne einer Lizenzierung vor. Die Widerspruchsmarke werde deshalb in der Zwischenzeit – neben dem Eigengebrauch – stillschweigend auf der Basis des Zusammenarbeitsvertrages stellvertretend durch die Widerspruchsgegnerin selber benutzt, was von ihr – gemäss dem oben unter Ziff. 6 Ausgeführten – auch nicht bestritten werde. Es sei zudem bekannt, dass in der Warenliste meistens die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht genau spezifiziert seien und auch nur der Oberbegriff verwendet werde (z.B. Kraftwerke). Dabei müsse es in der Regel genügen, wenn pro verwendetem Oberbegriff eine einzige typische Ware benutzt werde. TURBOTURN sei ein Bestandteil der ganzen Turbine und es sei unbestritten, dass der durchschnittliche Konsument beim Anblick von TURBOTURN davon ausgehe, dass sämtliche Teilprodukte in Zusammenhang mit der Hauptware Kraftwerk dem Sortiment von Alstom (Switzerland) Ltd. angehörten. Dies sei denn auch der Grund, weshalb Alstom die Marken des Automatisierungsbereichs nicht mit dem Betrieb veräussert habe und nach wie vor deren Inhaberin sei und zwar auch dann, wenn ABB diese Marken im Zusammenhang mit der Herstellung „Automatisierung“ verwende. Das Produkt TURBOTURN dürfe jedoch nur für Alstom Bestellungen verwendet werden.

Zusammenfassend führte sie aus, dass Grundlage für den stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin einerseits das Memorandum of understanding zwischen der Widersprechenden und der Widerspruchsgegnerin vom 5. Februar 1999 sei, aus welchem hervorgehe, dass ein „One-Face to the client“-Auftritt vereinbart worden sei und primär Alstom gegenüber Kunden auftreten sollte. Anderseits gehe aus dem Cooperation Contract zwischen Alstom und ABB vom 9. März 2000 hervor, dass dieser Wille zu einem „One Face“-Auftritt gegenüber den Kunden weiterhin bestehe und erneut bekräftigt werde (Ziff. 4.2 des Vertrags). Gegen aussen trete primär Alstom auf und ABB beliefere Alstom unter dem Status „preferred supplier“ (Ziff. 4.1 des Vertrags).

8.

Neben diesen Ausführungen zum angeblich stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin reichte die Widersprechende zudem drei Belege ein, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende selber glaubhaft machen sollen (Hinweis: die Überschriften lauten entsprechend der Parteiangaben).

- Beilage 1: Werbeprospekt ABB Power Generation Ltd. (nunmehr Alstom (Schweiz) AG) betr. Procontrol P mit zahlreichen Ausführungen zu Turboturn;

- Beilage 2: Werbeprospekt ABB Power Automation Ltd. aus dem Jahr 2001 betr. Truboturn;

- Beilage 3: Schreiben Kunde / Alstom vom 26. Mai 2004 betr. Änderungsarbeiten von Alstom an der Turboturn-Anlage dieses Kunden.

Die Widersprechende führte ergänzend aus, dass es sich bei den mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren keineswegs um Massenartikel handle. Vielmehr seien dies typische, entsprechend kostenintensive Investitionsgüter, welche eine langjährige Gebrauchsdauer aufweisen und von einem äusserst spezialisierten Publikum erworben würden. Wirtschaftliche Folge davon sei unter anderem, dass massenwirksame Werbung für diese Waren naturgemäss nicht betrieben werde und dass auch die Anzahl der umgesetzten Waren eher „bescheiden“ ausfalle. Dieser Umstand wirke sich entsprechend auf den (wirtschaftlich sinnvollen) Gebrauch aus, was angemessen zu berücksichtigen sei.

9.

In ihrer Duplik führte die Widerspruchsgegnerin demgegenüber aus, dass in casu eine ziemlich einmalige Widerspruchskonstellation vorliege, indem es sich bei der Widerspruchsmarke aus dem Gesichtswinkel der Widerspruchsgegnerin gleichsam um „Agentenmarken“ im Sinne von Art. 4 MSchG handle, welche völlig dreist gegen die jüngere identische Marke der Herstellerin und Zulieferantin geltend gemacht würden. Die Widerspruchsgegnerin habe diese von ihr schon seit eh und je auf den hergestellten und zugelieferten Geräten verwendeten Marken zusätzlich zu den bereits bestehenden „Agentenmarken“ angemeldet, um den in vielen Ländern bereits in ihrem Namen existierenden Auslandschutz über IR-Marken weiter ergänzen zu können und um (soweit vermeidbar) die Herausgabe der „Agentenmarken“ nicht erstreiten zu müssen. Die Widerspruchsmarke werde tatsächlich benutzt, und zwar seit eh und je ausschliesslich im Zusammenhang mit der Herstellung von Kraftwerkautomatisierungsgeräten durch die Widerspruchsgegnerin sowie durch deren deutsche Schwesterngesellschaft. Lieferungen erfolgten an die Widersprechende in der Schweiz sowie deren Schwesterngesellschaften im Ausland, aber auch an Dritte. Die Benutzungshandlungen der Widerspruchsgegnerin sowie ihrer Schwestergesellschaften könnten mangels Vorliegens eines Lizenzverhältnisses nicht der Widersprechenden angerechnet werden. Die Widersprechende versuche mit einer völlig unrealistischen Fiktion das Vorliegen einer stellvertretenden Markenbenutzung im Sinne eines Lizenzvertrages geltend zu machen. Für eine solche wohl höchst seltene Ausnahmekonstellation, wonach die schweizerische und die deutsche Herstellerin und Zulieferantin die von ihnen seit jeher verwendeten Marken nur lizenzweise unter dem Diktat der belieferten Gesellschaft sollten benutzen dürfen, sei zweifellos die Widersprechende beweispflichtig. Die generell geregelte (und somit nicht exklusive) Lieferbeziehung könne selbstverständlich ebenso wenig eine Markenlizensgeberschaft bei der Widersprechenden präjudizieren wie eine punktuell vorgesehene (aber tatsächlich nie realisierte) Entwicklungszusammenarbeit zwischen den Parteien.

10.

Zwei der eingereichten Belegen sind in Englischer Sprache eingereicht worden. Hierzu ist generell festzuhalten, dass Eingaben an das Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer der Amtssprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch gemacht werden können. Im Falle von Beweisurkunden liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren, wenn sie die genannten Sprachkriterien nicht erfüllt (vgl. auch Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.1.2).

11.

Die Beilage Nr. 1 ist undatiert. Auf allen 18 Seiten steht ABB. Obwohl der Name TURBOTURN teilweise erwähnt wird, ist aus der Beilage keine Benutzungshandlung in der Schweiz ersichtlich. Auf der Beilage Nr. 2 steht zuhinterst auf der letzten Seite 06.01-printed in Switzerland. Auch aus diesen Unterlagen geht jedoch keinerlei Benutzungshandlung in der Schweiz hervor. Ein Hinweis auf die Widersprechende ist nirgends auszumachen. Bei der Beilage Nr. 3 handelt es sich um ein Schreiben vom 26. Mai 2004, welches sich aber auf Gegebenheiten im Jahr 2002 bezieht. Es geht um eine Mängelrüge wegen Fehlfunktion eines Radkastendruckbegrenzer TG 1. Der Betriebsleiter der Firma Kva Turgi rügt darin, dass Änderungen am Turboturn durch Alstompersonal ausgeführt worden seien, welche aber nicht zum gewünschten Resultat geführt hätten. Er bittet, die mangelhafte Arbeit nachzubessern. Folglich ist sowohl der Bezug zur Schweiz wie auch zur Widersprechenden hergestellt. Auch zeitlich fällt das Dokument in den vorliegend relevanten Zeitrahmen. Es handelt sich dabei jedoch um ein einziges verkauftes Produkt. Dies ist jedoch nicht genügend, um einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die genannten Produkte glaubhaft zu machen. Ein einzelnes Produkt ist nicht genügend, auch wenn es sich dabei um teure und komplexe Waren handelt.

12.

Insgesamt reichen diese Belege nicht aus, um einen ernsthaften markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 7 und 9 glaubhaft zu machen.

13.

Unter diesen Umständen kann auch die strittige Frage des Drittgebrauchs offen gelassen werden. Die Widersprechende hat keine zusätzlichen Belege eingereicht, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin in der Schweiz glaubhaft darzulegen vermöchten. Die eingereichten Belege reichen nicht aus, auch wenn sie alle einen Bezug (direkt oder indirekt) zur Widersprechenden aufweisen würden.

Die in diesem Zusammenhang zusätzlich eingereichten Belege, nämlich das Memorandum of understanding vom 5. Februar 1999 einerseits und andererseits der sog. Cooperation Contract vom 9. März 2000 stellen beides Verträge dar, welche für sich alleine per se keinen markenmässigen Gebrauch glaubhaft zu machen vermögen. Zudem werden die einzelnen Marken darin nicht mit Nummern benannt, es ist also kein eindeutiger Rückschluss auf die Widerspruchsmarke möglich.

14.

Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht werden konnte wird der Widerspruch Nr. 6845 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obengenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird