IGE 7828: OLD NAVYOLD NAVY

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 5. Juni 2000 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 16. Juni 2005, unter Beanspruchung einer zypriotischen Priorität vom 21. Dezember 2004. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Die Widerspruchsgegnerin reichte am 26. Januar 2006 gestützt auf Art. 32 Abs. 1 VwVG ein verspätetes Parteivorbringen ein. Sie nahm darin ausschliesslich Stellung zur Gleichartigkeit der Vergleichswaren. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen. Die in der verspäteten Eingabe der Widerspuchsgegnerin enthaltenen Ausführungen zur Warengleichartigkeit gelten als Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 98 f.). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind diese Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien] unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 7.6, 160 ff., mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist unter anderem für "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der Klasse 34 eingetragen. Soweit "Tabakdosen", "Zigarettenetuis" und "Aschenbecher" aus Edelmetall hergestellt sind fallen sie indessen nicht mehr unter die Klasse 34, sondern gehören in die Klasse 14 (vgl. WDL-Datenbank des Instituts unter http://wdl.ipi.ch/DE/search.html) und sind somit unter den für das Widerspruchszeichen beanspruchten Oberbegriff "Waren aus Edelmetallen" zu subsumieren. Die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gemäss Nizzaer Klassifikationsabkommen (SR 0.232.112.8) bietet bei der Beurteilung der Gleichartigkeit lediglich eine erste Orientierungshilfe und wird gegebenenfalls als ein weiteres Indiz für die Gleichartigkeit akzeptiert (MARBACH, a.a.O., 106). "Tabakdosen", "Zigarettenetuis" und "Aschenbecher" werden zwar je nach Materialbeschaffenheit (Herstellung aus edlen oder unedlen Metallen) in unterschiedlichen Klassen (Klasse 14 oder 34) klassiert. Einem (hier massgeblichen) Massenpublikum dürfen nun aber keine branchenspezifischen respektive fabrikationstechnischen Spezialkenntnisse unterstellt werden; es wird die identisch bezeichneten und dem gleichen Verwendungszweck dienenden Vergleichswaren ungeachtet des verwendeten Materials dem gleichen Unternehmen zuordnen. Die Warengleichartigkeit ist damit bezüglich der angefochtenen Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" ohne weiteres zu bejahen. Demgegenüber sind Feuerzeuge ("briquets") nie unter den Oberbegriff Edelmetallwaren der Klasse 14 zu subsumieren; sie sind, auch wenn sie aus Edelmetallen hergestellt respektive mit solchen plattiert sind, jedenfalls in der Klasse 34 einzuordnen (vgl. WDL-Datenbank des Instituts, a.a.O., Suchabfrage "Feuerzeug"). Es erscheint als wenig wahrscheinlich, dass typische Verarbeiter von Edelmetallen, wie Goldschmiede, Feuerzeuge herstellen, respektive, dass Bijouterien, Juweliergeschäfte oder Schmuckwarenhändler Feuerzeuge in ihrem Warensortiment führen. Feuerzeuge gelten nicht als Schmuckwaren, sondern, auch wenn sie zuweilen schmuckvoll ausgestaltet sind oder aus wertvollen Materialien hergestellt wurden, als Raucherutensilien.

3.

Die Widersprechende stellt fest, die von ihr beanspruchten "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" seien gleichartig mit den "papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes" der Widerspruchsgegnerin, weil "Papier" (der Klasse 16) auch Letztere umfasse. Dem kann nicht zugestimmt werden: Bei Zigarettenpapier handelt es sich um ein verarbeitetes Spezialprodukt, welches zwingend in Klasse 34 eingeteilt ist, weil es andersartige Konsumgewohnheiten und Bedürfnisse befriedigt als Papierwaren der Klasse 16, welche typischerweise als Papeterieartikel oder für den künstlerischen Gebrauch Verwendung finden. Die Waren dienen mithin völlig unterschiedlichen Verwendungszwecken und sind nicht gegeneinander austauschbar.

4.

Die Widersprechende hält weiter dafür, es bestehe Gleichartigkeit zwischen den für ihr Zeichen beanspruchten Bekleidungsartikeln der Klasse 25 und den Raucherartikeln respektive Zigaretten der Widerspruchsgegnerin, weil Zigarettenhersteller ihre Marken immer mehr auch für Bekleidungsartikel und Bekleidungsaccessoires registrieren lassen und benützen würden. Der Gebrauch dieser Marken finde vor allem im Rahmen der Promotion neuer Zigarettenmarken statt, indem an Messen, Ausstellungen, bekannten Strassen und Plätzen die "Salespromoter", eingekleidet mit entsprechenden T-Shirts, Jacken, Mützen und Anhängetaschen, dem Publikum Zigarettenmuster mit der neuen Marke anbieten und verteilen würden. Die Widersprechende verkennt dabei, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit nur solche Waren von Bedeutung sind, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden und die sogenannten Hilfswaren, welche ausschliesslich der Förderung des Absatzes der Hauptware dienen, gerade nicht dazugehören (Richtlinien, Ziff. 7.6.3, 163). Auch vorliegend ist zwischen den Warenklassen 25 und 34 kein anderer Bezug ersichtlich, als dass es sich bei Bekleidungsartikeln um Waren handelt, welche gegebenenfalls dem Absatz von Raucherwaren dienen können. Die Widersprechende stellt selbst fest, dass die Bekleidungsartikel und Bekleidungsaccessoires im Rahmen von Werbeveranstaltungen für neue Zigarettenmarken zum Einsatz gelangten. Die Vergleichswaren unterscheiden sich hinsichtlich Produkteigenschaften sowie bezüglich ihrer Herstellung resp. des fabrikationsspezifischen Know-hows derart offensicht- lich, dass eine gemeinsame Produktverantwortung für Bekleidungsartikel einerseits und Waren der Klasse 34 andererseits in der Hand eines Unternehmens ausserhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs liegt.

5.

Die Widersprechende stellt schliesslich fest, ihre Marke geniesse auch für "Werbung, einschliesslich Detailhandel" (Klasse 35) Schutz. Das in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Klassen 25 und 34 Gesagte muss mutatis mutandis auch hier gelten. Gemäss Institutspraxis wird unter "Detailhandel" Folgendes verstanden: "Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern." (vgl. WDL-Datenbank des Instituts, a.a.O., Suchabfrage "Detailhandel"). Hierbei handelt es sich um eine Form der Warenpromotion, mithin um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren.

Bezüglich der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ausschlaggebend, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs usw. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. Richtlinien, Ziff. 7.6.3, 162 f.).

Werbe- respektive Detailhandelsdienstleistungen stellen im Verhältnis zu den Waren der angefochtenen Marke, auch wenn sie im Bereich Raucherwaren erbracht werden, höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche dem Absatz der entsprechenden Waren dienen. Es versteht sich von selbst, dass dem Publikum alle Arten von Waren mit Hilfe von Werbung beliebt gemacht werden, und auch ein Hersteller von Raucherartikeln wird nicht auf eine entsprechende Bewerbung seiner Produkte verzichten können. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden (MARBACH, a.a.O., 104).

6.

Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit auf eine (angeblich) ausserordentliche Bekanntheit ihrer Marke beruft, bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung (vgl. Richtlinien, Ziff. 7.3, 157 f.) nicht dazu führen kann, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 126 zu Art. 3; MAR- BACH, ZSR 120, 259 f.). Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die spezifischen, nach Art. 15 MSchG aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht geltend gemacht werden können (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 324 – SFS / TFS).

7.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der angefochtenen Marke Gleichartigkeit gegeben ist. Für die von der Widerspruchsgegnerin in Klasse 34 weiter beanspruchten Waren mangelt es im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke

(selbst aus der Sicht eines Massenpublikums) an den erforderlichen, die Gleichartigkeit begründenden Berührungspunkten. Die Gleichartigkeit ist daher für die widerspruchsgegnerischen Waren "Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes" zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen.

C. Verwechslungsgefahr

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 – Securitas [fig.]). Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (WILLI, a.a.O., N. 17 ff. zu Art. 3; MARBACH, a.a.O., 113 ff.). Die identischen Vergleichszeichen werden (soweit hier noch interessierend) für stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Der Widerspruch ist daher für die als gleichartig beurteilten Waren gutzuheissen und die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 534 783 "OLD NAVY" in diesem Umfang zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 174 f.).

3.

Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren lediglich rund zur Hälfte durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut in Anwendung von Art. 8 Abs. 6 VKEV die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.00 (Widerspruchsgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird