IGE 8668: DADAEDWARD DADA

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 27. August 2001 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 26. Juli 2006 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 5. Oktober 2007 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 10. April 2002 veröffentlicht. Folglich ist am 5. Oktober 2007, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 6. 3.1 mit weiteren Hinweisen, unter: http://www.ige.ch/D/ jurinfo/documents/10102d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 5. Oktober 2002 bis 5. Oktober 2007.

3.

Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen in der Schweiz verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, etc. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

4.

Gestützt auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gilt zudem der Gebrauch in Deutschland auch in der Schweiz als rechtserhaltend (vgl. Art. 5 des Überein- kommens; SR 0.232.131.913.6; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

5.

Auch der Gebrauch der Marke in einer vom Registereintrag abweichenden Form kann rechtserhaltend sein, solange die Gebrauchsform vom Registereintrag nicht wesentlich abweicht (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (Richtlinien, Ziff. 6.4.6).

6.

Die Widersprechende reichte folgende Gebrauchsbelege ein:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Widersprechenden (Beilage 1),

- Kopien von Fotos mit Bekleidungsstücken (Beilage 2),

- Inserate in Zeitschriften (Beilage 3),

- Rechnungskopien aus den Jahren 2001 – 2007 von Bestellungen in die Schweiz (Beilage 4),

- Rechnungskopien aus den Jahren 2000 – 2007 von Bestellungen in Deutschland (Beilage 5).

7.

Mit den beigebrachten Unterlagen verhält es sich wie folgt:

- Bei den AGB’s (Beilage 1) handelt es sich zwar um reine Interna der Widersprechenden. Aus ihnen geht aber dennoch hervor, dass die Waren in Deutschland, aber auch ins Ausland geliefert werden.

- Bei den Kopien von Fotos mit Bekleidungsstücken (Beilage 2) fehlt meist eine Datumsangabe. Bei einem Ausdruck „DADA (fig.) Fall/Winter 2006 Collection“ ist zwar ein Datum angegeben, das Zeichen „DADA“ steht aber nicht alleine, sondern mit einem figurativen Zusatz, einer Krone in einem weissen Quadrat. Die Ausdrucke vom dadashop.com, wo das Zeichen „DADA“ zwar auf Pullis, T-Shirts oder Turnschuhen aufge- druckt ist, datieren vom 05. Dezember 2007 und fallen somit nicht in den in casu relevanten Zeitraum.

- Aus den Beilagen 3 geht hervor, dass mit der Marke „DADA“ in Inseraten und Zeitschriften für Kleider und Schuhe geworben wird, welche auch in der Schweiz gekauft werden können (die Preise sind jeweils auch in CHF angegeben). Die Ausgaben fallen zudem in den in casu relevanten Zeitraum (12/05; 01-02/07; Oktober/November 2004; Februar/März 2005; Juni 2006). Teilweise steht das Zeichenelement „DADA“ in Alleinstellung, teilweise mit einem figurativen Zusatz in Form einer Krone, teilweise mit dem zusätzlichen Begriff „Supreme“.

- Aus den Beilagen 4 und 5 ist ersichtlich, dass Kleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen der Marke „DADA“ in grossen Mengen an Geschäfte/Boutiquen in der ganzen Schweiz und in Deutschland geliefert werden. Die Kopien stammen aus den Jahren 2001-2007 (für die Schweiz) bzw. 2000-2007 (für Deutschland) und fallen somit in den vorliegend relevanten Zeitrahmen. Die einzelnen Bekleidungsstücke sind teilweise mit „Dada“ bezeichnet, teilweise mit „Dada Supreme“ bzw. mit „Dada Damani“. Die Widersprechende geht aus dem Briefpapier als Inhaberin hervor.

8.

Die Tatsache, dass in den Belegen das Widerspruchszeichen „DADA“ teilweise mit Zusätzen wie „Supreme“, „Star“, „Damani“ oder einem Kreuz aufgeführt ist, schadet nicht, denn einerseits wird das Zeichen „DADA“ sehr wohl auch in Alleinstellung gebraucht und andererseits sind diese Zusätze wie z.B. „Supreme“ oder „Star“ als Qualitätshinweise lediglich als beschreibende Zusätze zu qualifizieren (vgl. Markenpraxis des Instituts unter http://www.ige.ch/Marke/CH-Eintragung/Markenpraxis/Eingabe des Suchbegriffs „Supreme“ bzw. „Star“). Der kennzeichnungskräftige Kern der Marke „DADA“ wird seiner Identität in diesen Varianten (ebenso mit dem Hinzufügen eines figurativen Kreuzes) nicht beraubt, sondern der kennzeichnende Charakter der Marke bleibt trotz der abweichenden Benutzung gewahrt. Der Verkehr setzt das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleich, d.h. er sieht in diesen benutzten Formen immer noch dieselbe Marke „DADA“.

Nach der Würdigung der Belege ist festzustellen, dass die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke im Gesamtzusammenhang für „Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) glaubhaft machen konnte. Vorliegend handelt es sich keineswegs um blosse Einzelaktionen oder gar um einen Scheingebrauch (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

Auf der Basis dieser Waren ist somit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

C. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 7.6 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Dasselbe gilt auch umgekehrt.

3.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen“. Die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten Waren „Vêtements pour hommes et femmes, à savoir costumes, gilets, vestes, manteaux, chemises, souliers et robes“ sind dazu offensichtlich identisch.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

2.

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3.

Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden Wortmarken „DADA“ (Widerspruchsmarke) und „EDWARD DADA“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.

4.

Die Vergleichszeichen stimmen im Element „DADA“ überein. Die Widerspruchsmarke „DA- DA" wird identisch in die angefochtene Marke „EDWARD DADA“ übernommen. Dieser Umstand reicht grundsätzlich aus, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).

6.

Die Widerspruchsmarke heisst „DADA“. Dies ist die Kurzform für „Dadaismus“, mit welchem eine literarisch-künsterlische Strömung um 1920 beschrieben wird (vgl. z.B. www.wissen.de). Die Widerspruchsmarke verfügt somit über einen klaren Sinngehalt. Die angefochtene Marke heisst „EDWARD DADA“. „Edward“ ist ein männlicher Vorname, zum Begriff „DADA“ gilt das zur Widerspruchsmarke Gesagte. Die Vergleichszeichen verfügen somit – wenn nicht über den gleichen – so zumindest über einen ähnlichen Sinngehalt. Jedenfalls führt der Sinngehalt vorliegend nicht zu einem Ausschluss der Markenähnlichkeit.

7.

Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übernahme der Widerspruchsmarke „DADA“ in die angefochtene Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermag.

E. Verwechslungsgefahr

1.

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinander zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).

2.

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).

3.

Die Widerspruchsgegnerin argumentiert, dass es sich bei der Widerspruchsmarke „DADA“ für Waren der Klasse 25 um eine schwache Marke handle, da damit lediglich die Qualität sowie die Beschaffenheit der beanspruchten Ware beschrieben werde (vgl. Stellungnahme vom 5. Oktober 2007).

Wie bereits dargetan, handelt es sich beim Dadaismus um eine literarische-künstlerische Bewegung nach dem 1. Weltkrieg, die bewusste Primitivität pflegte (nach dem Stammellaut dada). Die Bewegung betraf somit vorwiegend die Literatur und stellte die gesamte bisherige Kunst in Frage, indem er ihre Abstraktion oder ihre Schönheit durch z.B. satirische Überspitzung zu sinnlosen Unsinnansammlungen machte, z.B. in Unsinngedichten. Es ist dem Institut nicht bekannt, dass daraus auch eine spezielle Bekleidung hervorging. In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 25 kann dem Begriff kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

4.

Ihre vollumfängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist somit unzulässig (vgl. dazu D, 2). Das Beifügen des weiteren Elements „EDWARD“ (als Vorname) ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern, mithin vom übereinstimmenden Element „DADA“ abzulenken. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 894 517 „EDWARD DADA“ wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). In casu hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden und weder die Fallkomplexität noch notwendige und belegte ausserordentliche Aufwendungen der Widerspruchsgegnerin sprechen für eine im Einzelfall höhere Entschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird