IGE 9459: SEAHAWKS

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 6. April 1988, unter Beanspruchung einer Priorität der Benelux-Staaten vom 8. Oktober 1987 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), in das internationale Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 27. Juli 2007 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen, unter http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf).

2.

Die Widerspruchsmarke geniesst in der Klasse 25 Schutz für "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles". Damit besteht selbstredend Warengleichheit bezüglich der für das widerspruchsgegnerische Zeichen in derselben Klasse beanspruchten Warenoberbegriffe "Bekleidungsstücke, Schuhwaren". Bezüglich der in der Klasse 25 weiter angefochtenen "Kopfbedeckungen" kann festgestellt werden, dass die Gleichheit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung mehrfach festgestellt wurde (vgl. RKGE in sic! 2001, 649 - Woodstone / Moonstone; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 Swing / Swing Relaxx [fig.]; Swing & Relaxx, unter http://www.bundesverwaltungsgericht.ch). Es besteht vorliegend kein Grund von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Schuhen und Hutwaren ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck - nämlich der Bekleidung - dienen und dass sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und

Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen diesen Vergleichswaren, trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit, ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.

3.

Die in der Klasse 18 angefochtenen "Reise- und Handkoffer" werden gemäss Rechtsprechung als gleichartig mit Bekleidungsstücken erachtet, weil es sich bei Hand- und Reisetaschen um Accessoires handle, die häufig aus Stoffen und Textilien hergestellt und von Kleiderproduzenten vertrieben würden, und weil Koffer und Kleider häufig nicht nur in Warenhäusern, sondern auch in Kleidergeschäften nebeneinander angeboten würden (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2003, 341 - MONTEGA [fig.] / Montego; RKGE in sic! 2003, 906 - Cartoon / Cartoon Network [fig.]; RKGE in sic! 2004, 576 - SPEEDO / Speed COMPANY [fig.]). Damit ist die Gleichartigkeit selbstredend auch bezüglich der "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind" zu bejahen, weil dieser Oberbegriff der Klasse 18 auch (als gleichartig mit Bekleidungsstücken erachtete) Koffer und Reisetaschen umfasst (vgl. RKGE in sic! 2003, 341 - MONTEGA [fig.] / Montego). Demgegenüber handelt es sich bei "Leder und Lederimitationen" und "Häute und Felle" um Rohwaren, bei welchen aufgrund der beim Verwendungszweck, den Abnehmerkreisen und den Verkaufsstellen gegebenen Unterschiede in der Regel keine Gleichartigkeit zu Fertigfabrikaten vorliegt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6.2). Im vorliegenden Fall liegen keine besonderen Umstände vor, die eine andere Beurteilung nahelegen würden, so dass diese Waren als nicht gleichartig mit den "Vêtements" der Widerspruchsmarke zu qualifizieren sind (vgl. RKGE in sic! 2003, 341 - MON- TEGA [fig.] / Montego). Mit der Begründung der identischen Vertriebskanäle (resp. räumlichen Nähe der Verkaufspunkte) sowie der häufig gleichen Herstellungsmaterialien wird in der Rechtsprechung auch die Gleichartigkeit zwischen Bekleidung und Regenschirmen (ebenfalls Klasse 18 der angefochtenen Marke) bejaht (vgl. RKGE in sic! 2004, 576 - SPEEDO / Speed COMPANY [fig.]). Die Gleichartigkeit zwischen Bekleidung und den hier ebenfalls angefochtenen Sonnenschirmen und Spazierstöcken wird hingegen mit Verweis auf die Unterschiede bei den Verkaufsorten und Herstellungsmaterialien verneint (vgl. RKGE in sic! 2003, 906 - Cartoon / Cartoon Network [fig.]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3 Salamander (fig.); Salamander (fig.) / Salamander [fig.]). Somit bleiben in der Klasse 18 der angefochtenen Marke die Waren

"Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren" zu prüfen: Weil diese Waren von unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden, aus unterschiedlichen Materialien bestehen und aufgrund ihres Verwendungszwecks keine übereinstimmende Warenherkunft erwarten lassen, ist die Gleichartigkeit mit den "Vêtements" der Widersprechenden zu verneinen (vgl. für das Verhältnis von "Schuhen; Socken" zu "Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren" Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.4 Salamander (fig.); Salamander (fig.) / Salamander [fig.]).

4.

Ferner geniesst die Widerspruchsmarke in Klasse 28 Schutz für "Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements)". Damit besteht ohne weiteres Warengleichheit bezüglich der von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten Warenoberbegriffe "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind". Hingegen ist die Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und dem angefochtenen "Christbaumschmuck" (ebenfalls Klasse 28) mit Blick auf die Unterschiede beim Herstellungs-Know-how, bei den Verkaufsorten und beim Verwendungszweck und unter Berücksichtigung der fehlenden Substituierbarkeit zu verneinen. Bezüglich der in der Klasse 28 weiter angefochtenen "Spielkarten" besteht selbstredend Warengleichheit mit den für die Widerspruchsmarke in Klasse 16 beanspruchten "cartes à jouer".

5.

Betreffend die angefochtenen Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" der Klasse 35 ist zu beachten, dass am 30. Juni 1988 im internationalen Register eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Widerspruchsmarke für das Gebiet der Schweiz auf die Klassen 14, 16, 25 und 28 erfolgte. Wohl kann Gleichartigkeit nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleitung erbringt. Aus der Sicht der Konsumenten muss zwischen den Waren und Dienstleistungen eine marktlogische Folge bestehen, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen lediglich funktionellen Zusammenhang hinausgeht. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, die vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6.3). Den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" kann in Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren keine über den funktionellen Zusammenhang hinausgehende Bedeutung beigemessen werden: Es versteht sich von selbst, dass jedwelcher Anbieter von Waren sich in irgendeiner Weise der Geschäftsführung widmet und zum Absatz seiner Produkte auch Werbung betreibt. Bezüglich der in der Klasse 35 angefochtenen "Büroarbeiten" kann festgestellt werden, dass diese Dienstleistung thematische Bezüge zu den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 16 beanspruchten Waren (Büromaterialien) aufweist; es liegt indessen ausserhalb des Erwartungshorizonts der Abnehmer, dass ein in der Produktion von Büromaterial tätiges Unternehmen auch Büroarbeiten als Dienstleistung erbringt. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, gemäss welcher Anbieter von Waren der

Klassen 14, 16, 25 und 28 (Widerspruchsmarke) in den Bereich der für das angefochtene Zeichen in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen diversifizieren respektive solche Dienstleistungen als selbständige Produkte kommerzialisieren. Für die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke sind im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke keine Berührungspunkte zu erkennen, welche aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine Gleichartigkeit nahe legen würden; sie liegen ausserhalb des produktspezifischen Exklusivitätsbereichs der Widerspruchsmarke.

6.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich für sämtliche Waren der Klasse 25, für "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme" (Klasse 18) sowie für "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Spielkarten" (Klasse 28) der widerspruchsgegnerischen Marke von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen ist. Bezüglich der angefochtenen Waren "Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren" (Klasse 18), "Christbaumschmuck" (Klasse 28) und sämtlichen widerspruchsgegnerischen Dienstleistungen der Klasse 35 ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit abzuweisen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

2.

Es stehen sich vorliegend die Wortmarke "SEAHAWKS" (Widerspruchmarke) und die aus Wort- und Bildelementen kombinierte Marke "SEAHAWK" gegenüber.

3.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.3). Unterschiede in der graphischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich keinen abweichenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WIL- LI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3). Auch bei (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marken ist für die Beurteilung letztlich auf den Gesamteindruck abzustellen, wobei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.3). Die graphische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in der schematischen Darstellung des Kopfes eines Raubvogels sowie einer geringfügigen Stilisierung der Buchstaben. Sie vermag dem Zeichen wohl ein eigenes Gepräge zu verleihen, wird aber im (insbesondere mündlichen) Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie am Wortelement "SEAHAWK" orientieren wird. Die angefochtene Marke ist daher beim nachfolgenden Zeichenvergleich wie eine Wortmarke zu behandeln.

4.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2007, 749 – Cellini [fig.] / Elini [fig.]; BVGer in sic! 2008, 47 - EA [fig.] / EA [fig.]).

5.

Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen im Wortstamm identisch sind und sich lediglich am Wortende, in der Weglassung des "S" bei der angefochtenen Marke, unterscheiden. Phonetisch betrachtet ist die Differenz (Plural- bzw. Singularform) kaum wahrnehmbar. Die Zeichenähnlichkeit ist offensichtlich und daher nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).

3.

Bei der Bezeichnung "SEAHAWKS" handelt es sich um einen aus "SEA" (Meer; vgl. http://dict.leo.org/) und "HAWK" (Falke, Habicht; vgl. http://dict.leo.org/) zusammengesetzten englischen Begriff (in der Pluralform). In Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren kann dem Begriff indessen kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang. In Würdigung, dass die Marken klang- und schriftbildlich äusserst ähnlich sind und über einen identischen Sinngehalt verfügen, ist die Verwechslungsgefahr für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren ohne weiteres zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 9459 ist in diesem Umfang gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 564 472 für sämtliche Waren der Klasse 25, für "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme" (Klasse 18) sowie für "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Spielkarten" (Klasse 28) zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 9.4).

3.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nur rund zur Hälfte durchgedrungen. Sie beantragt eine Parteientschädigung von CHF 2’000.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr). Vorliegend gibt es indessen keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, ausmachend CHF 400.00, zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird