IGE 9617: VALSER

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 12. Mai 1976 hinterlegt, die angefochtene Marke am 27. August 2007 mit einer italienischen Priorität vom 23. Mai 2007 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 7 mit Hinweisen, unter: marken01012010.pdf).

2.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren registriert: „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (Klasse 32).

3.

In der Stellungnahme macht die Widerspruchsgegnerin u.a. geltend, dass „die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren in der Schweiz zumindest nicht für alle der beanspruchten Waren gebraucht wurde“. Es ist institutsnotorisch, dass die Marke „VALSER“ in der Schweiz zur Bezeichnung eines Mineralwassers gebraucht wird. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Mineralwasser konnte denn auch ohne weiteres glaubhaft gemacht werden. Die Widerspruchsgegnerin schreibt dazu in ihrer Duplik, „…die Ausführungen der Gegenpartei beziehen sich nur auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Mineralwasser. Es ist daher davon auszugehen, dass es der Widersprechenden nicht gelungen ist, den

Gebrauch für die anderen beanspruchten Waren glaubhaft zu machen“. Somit anerkennt auch die Widerspruchsgegnerin implizit den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Mineralwasser. Diese sind als gleichartig zu den angefochtenen Waren zu beurteilen (vgl. unten, Ziff. 5). Somit kann die Frage, ob der Gebrauch der Widerspruchsmarke auch für die restlichen von ihr beanspruchten Waren glaubhaft gemacht werden konnte, in casu offen bleiben.

4.

Die angefochtene Marke beansprucht (nach der erfolgten Einschränkung bzw. Teillöschung aufgrund absoluter Schutzausschlussgründe) in der Klasse 32 die Waren „Autres boissons sans alcool (à l’exception des eaux minérales et gazeuses); boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons“. Diese stehen den „Mineralwässern“ (Widerspruchsmarke) gegenüber.

5.

Die Rekurskommission (in der Folge RKGE) hat bereits im Jahre 2000 entschieden, dass Biere, Mineralwasser und andere nicht alkoholische Getränke einerseits und alkoholfreie Tafelgetränke andererseits dasselbe Bedürfnis befriedigen und daher hochgradig gleichartig sind (vgl. RKGE in sic! 1/2001, 36 – Bitter Lemon POLO /// MARCO POLO). Im Jahr 2005 hat sie diese Praxis insofern bestätigt, indem sie urteilte, dass zwischen Weinen und Spirituosen sowie Bieren und Mineralwässern Berührungspunkte bestehen, welche die Annahme einer wenn auch entfernten Gleichartigkeit rechtfertigen würden (vgl. RKGE in sic! 2/2005, 129 – Vismara /// VISMARA). Dies gilt in casu umso mehr, als sich auf beiden Seiten alkoholfreie Getränke gegenüber stehen. All diese werden üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten. Weiter befriedigen sie dasselbe Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejeni- gen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke „VALSER“ (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Marke „VALSOIA BONTA' e SALUTE“ (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.

3.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4.

Die angefochtene Marke weist grafische Elemente auf: Zuoberst steht in grosser Schrift VALSOIA. Der Buchstabe O ist im Verhältnis zu den anderen eckigen Buchstaben grösser dimensioniert und rund gestaltet. In dessen Innern befindet sich eine Grafik, welche an eine Blüte erinnert. Darunter liegt ein schwarzer Balken, in dessen Mitte in kleinerer weisser Schrift „BONTA’ e SALUTE“ steht. Diese grafischen Elemente sind eher minimal, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

5.

Vergleicht man die Wortelemente, stehen sich „VALSER“ (Widerspruchsmarke) und „VAL- SOIA BONTA’ e SALUTE“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber.

6.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).

7.

Die ersten vier Buchstaben (VALS) der Vergleichszeichen sind identisch. Ansonsten unterscheiden sie sich sowohl in der Wortlänge (6 zu 7 bzw. 19 Buchstaben), in der Silbenzahl und Aussprachekadenz sowie auch in der Vokalfolge (A-E zu A-O-I-A).

8.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

9.

Die Widerspruchsmarke heisst „VALSER“. Der Begriff stellt einen direkten Hinweis auf die bekannte schweizerische Herkunftsangabe „Valsertal“ dar. Es ist in der Schweiz üblich, Mineralwassermarken aus Ortsnamen zu bilden, hängt doch die Qualität von Mineralwasser massgeblich von der Bodenbeschaffenheit eines bestimmten Gebietes ab (vgl. BGE 117 II 325).

10.

Die Widersprechende argumentiert, dass die angefochtene Marke „VALSOIA BONTA’ e SALUTE“ aus dem Wortbestandteil „VALS“, dem grösser gestalteten Buchstaben O sowie der Endung „-IA“ bestehe. Somit würde der prägende Wortanfang übernommen. Es ist der Widersprechenden zuzustimmen, dass die Vergleichszeichen in den ersten vier Buchstaben übereinstimmen. Der Begriff „VALS“ macht hingegen beim angefochtenen Zeichen keinen Sinn. Aufgrund der Tatsache, dass beide Bestandteile des Begriffs „VALSOIA“ der angefochtenen Marke eine eigene Bedeutung haben (nämlich SOIA, was durch die bildliche Darstellung der Pflanze im Buchstaben O noch unterstrichen wird, und VAL), teilt der Konsument das Zeichen nicht – wie die Widersprechende argumentiert – in die beiden Bestandteile „VALS“ und „(O)IA“, sondern in „VAL“ und „SOIA“. Der Wortanfang VAL der angefochtenen Marke hat auf Italienisch und auf Französisch die Bedeutung von TAL (vgl. z.B. www.pons.de). Das angefochtene Zeichen wurde denn auch teilweise aus absoluten Ausschlussgründen unter anderem deshalb zurückgewiesen, weil der dem Zeichen inhärente Begriff „SOIA“ für Mineralwässer täuschend sein könnte.

11.

Somit besteht die Widerspruchsmarke aus einer Herkunftsangabe, die angefochtene Marke aus den Begriffen „Tal“ und „Soja“, „Qualität und Gesundheit“ sowie einer Grafik. Damit verfügen die Zeichen über einen Unterschied beim Sinngehalt. In Anbetracht der Übereinstim- mung der Vergleichszeichen in den ersten vier Buchstaben „VALS“ bestehen hingegen gewisse Ähnlichkeiten, für welche nachfolgend zu prüfen ist, ob sie durch die dargelegten Unterschiede auf der semantischen Ebene kompensiert werden können.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

2.

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).

3.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt.

4.

Wie bereits dargetan, besteht die Widerspruchsmarke „VALSER“ aus einem direkten Hinweis auf die bekannte schweizerische Herkunftsangabe „Valsertal“ (vgl. oben, C Ziff. 9). Das gegnerische Zeichen besteht ebenfalls aus den vier Anfangsbuchstaben VALS. Es ist der Widersprechenden dahingehend zuzustimmen, dass es zutrifft, dass der Wortanfang „in aller

Regel“ den Gesamteindruck einer Marke stärker prägt als andere Wortbestandteile“ (vgl. hierzu auch oben, C, Ziff. 3). Es handelt sich hierbei aber nur um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (vgl. z.B. RKGE in sic! 2001, 133 – OTOR /// ARTOR). Eine solche differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil – wie unter Ziff. C 10 dargetan – der Begriff „VALS“ beim angefochtenen Zeichen keinen Sinn macht. Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Bestandteile des Begriffs „VALSOIA“ der angefochtenen Marke eine eigene Bedeutung haben (nämlich Soja, was durch die bildliche Darstellung der Pflanze im Buchstaben O noch unterstrichen wird, und Tal), teilt der Konsument das Zeichen nicht – wie die Widersprechende argumentiert – in die beiden Bestandteile „VALS“ und „(O)IA“, sondern in „VAL“ und „SOIA“. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen über einen klar unterschiedlichen Sinngehalt verfügen. Bei der Widerspruchsmarke verweist die Silbe „VALS“ nicht – wie bei der Widerspruchsgegnerin – allgemein auf ein „Tal“, sondern ganz konkret auf die geografische Herkunftsbezeichnung Vals. Deshalb ist der Wortanfang beider Marken lediglich nach dem Schriftbild (insoweit beide Marken mit den vier Buchstaben VALS beginnen), nicht aber nach dem Sinngehalt identisch. Weiter ist die Aussprache der jeweils zweiten Hälfte der beiden Marken – ER und (S)OIA – in allen Landessprachen völlig verschieden. Zudem enthält das angefochtene Zeichen den Zusatz „BONTA’ e SALUTE“ sowie die erwähnte Grafik. Insgesamt ergibt sich, dass die zu beurteilenden Vergleichszeichen sowohl bezüglich des Schriftbildes als auch des Wortklanges lediglich geringfügig übereinstimmen, so dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund des klar unterschiedlichen Sinngehalts ausgeschlossen werden kann. Zum selben Resultat würde man auch unter Anlegung eines strengeren Massstabes aufgrund eines (gegebenenfalls) erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke infolge erhöhter Bekanntheit gelangen. Folglich ist der Widerspruch abzuweisen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

2.

Der Widerspruch wird für die Waren „bières, eaux minérales et gazeuses“ aufgrund der Einschränkung bzw. Teillöschung wegen absoluten Schutzausschlussgründen abgeschrie- ben. Für die restlichen Waren wird der Widerspruch (somit mehrheitlich) abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird