Vorsorgliche Massnahmen betreffend UWG

Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Einzelgericht

ZK.2023.10

ENTSCHEID

vom 4. September 2023

Mitwirkende

Dr. Claudius Gelzer

und Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Parteien

Forza

Electric Motors AG Gesuchstellerin

[…]

vertreten durch […], Advokat,

[…]

gegen

A____

GmbH Gesuchsgegnerin

[…]

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen betreffend

UWG

Sachverhalt

Sachverhalt

Die Forza Electric Motors AG

(Gesuchstellerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Basel. Sie bezweckt gemäss

Handelsregistereintrag den Handel mit Fahrzeugen, insbesondere mit

Elektrofahrzeugen und mit Waren aller Art, die Vermietung von Fahrzeugen und

die Ausführung von Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten daran. Die A____ GmbH (Gesuchsgegnerin) ist eine

Gesellschaft mit Sitz in Reinach, Basel-Landschaft. Sie bezweckt gemäss

Handelsregistereintrag den Handel mit Elektrofahrzeugen aller Art und

entsprechendem Zubehör sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender

Dienstleistungen, insbesondere Reparatur und Unterhalt.

Am 4. August 2023 reichte die Gesuchstellerin beim

Appellationsgericht ein Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ein.

Darin stellte sie die folgenden Rechtsbegehren:

1.

Es sei der

Gesuchsgegnerin unter Androhung von Strafe im Widerhandlungsfall von mindestens

CHF 5'000.00 / Tag gemäss Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, das

Kennzeichen

resp. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon

sowie die Wortbezeichnungen «Forza» oder «Forza Electronic Motors» oder «FEM»,

alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten

ergänzt, zur verwenden oder Dritten (Vertriebspartnern) zur Verwendung zu

überlassen, insbesondere auf von ihr selbst oder durch Dritte

(Vertriebspartner) betriebenen Social Media Kanälen, Webseiten, Verkaufsläden

und auf Elektro-Rollern.

2. Es sei die Gesuchsgegnerin

unter Androhung von Strafe im Widerhandlungsfall von mindestens CHF 5'000.00 /

Tag gemäss Art. 292 StGB vorsorglich anzuweisen, sämtliche bereits erfolgte

Verwendungen des Kennzeichens

resp. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon

sowie die Wortbezeichnungen «Forza» oder «Forza Electronic Motors» oder «FEM»,

alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten

ergänzt, zu entfernen resp. löschen, insbesondere in von ihr selbst oder

durch Dritte (Vertriebspartner) ausgeführten Social Media Posts, auf Webseiten,

in Verkaufsläden und auf Elektro-Rollern.

3. Die Verbote gemäss Ziff. 1 und

2 seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 10'000.00 pro Tag nach

Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1

lit. b ZPO anzuordnen.

4. Unter o/e-Kostenfolge zzgl.

MWST zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»

Die Gesuchstellerin stellte zudem den Antrag, es seien die

Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 der Rechtsbegehren superprovisorisch, d.h. ohne

vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin, anzuordnen.

Mit Verfügung

vom 4. August 2023 wurde das Gesuch um superprovisorische Anordnung

vorsorglicher Massnahmen unter Hinweis auf die fehlende Glaubhaftmachung einer

besonderen Dringlichkeit abgewiesen. Das Gesuch um Anordnung von vorsorglichen

Massnahmen wurde der Gesuchsgegnerin zugestellt unter Ansetzung einer Frist zur

Einreichung einer Stellungnahme. Innert der ihr gesetzten Frist reichte die

Gesuchsgegnerin keine Stellungnahme ein.

Erwägungen

Erwägungen

1.

1.1

Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist

das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache

gegeben ist (Art. 13 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR

272]). Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch

Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241)

gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten

Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im

vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin im Zusammenhang mit dem

von der Gesuchstellerin entwickelten und verwendeten Kennzeichen (vgl. dazu die

Rechtsbegehren) unrichtige und irreführende Angaben über ihre Waren mache und

mit ihrem unlauteren Verhalten die Gesuchstellerin schädige. Im Rahmen der

Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin

abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen

ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum

Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi,

in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2021, Art. 129 IPRG N 33; AGE ZK.2016.2 vom 1.

Juni 2016 E. 1.1). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem

lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin –

Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres Verhalten der Gesuchsgegnerin erscheinen

als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr

zu unterstellen. Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin als geschädigte

Person ihren Sitz in Basel-Stadt, womit das Gericht örtlich zuständig ist.

1.2

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet

ein Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme, lautend auf eine

Unterlassung bzw. Beseitigung, gerichtet gegen die Gesuchsgegnerin gestützt auf

Art. 9 UWG. Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als

CHF 30‘000.– beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig. Die

Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den potentiellen Schaden (entgangener

Gewinn) mit CHF 100'000.–. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht

offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die

Streitwertgrenze von CHF 30‘000.– erreicht ist (vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO).

Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher Massnahmen ist eine Präsidentin

oder ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41, § 88 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 Ziffer 7 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der

Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]).

2.

2.1

Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme

setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein

materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art.

261.

Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt

oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem

Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder

gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die

Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die

vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2

und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1;

ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.1 mit Nachweisen, ZB.2017.27 vom

21.

August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen).

Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen

glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die

Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse

Wahrscheinlichkeit für die behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten

Sachverhalt spricht (Huber, in:

Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 ZPO N 25). Reicht

die beklagte Partei im ordentlichen Verfahren keine Klageantwort ein, setzt ihr

das Gericht eine Nachfrist an. Im summarischen Verfahren dagegen ist ihr keine

Nachfrist zu setzen, da dies dem mit dem summarischen Verfahren verfolgten

Zweck der Prozessbeschleunigung widersprechen würde (vgl. BGE 138 III 483

E. 3.2.4 S. 488). Nach unbenutztem Ablauf der Frist für die Gesuchsantwort

hat das Gericht demgemäss gestützt auf die Tatsachenvorbringen der

Gesuchstellerin zu entscheiden (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016, E. 2.1;

ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 21.; Klingler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 252 ZPO N 23; Leuenberger, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 223 ZPO N 5).

2.2

Die Gesuchstellerin macht in ihrem Gesuch

geltend, sie bzw. ihre Vorgängerin, die […]

GmbH, verkaufe seit dem Jahre 2019 über www.forzaelectricmotorsschweiz.ch

und […] sowie in ihrem Ladenlokal an der […] in Basel

Elektro-Roller unter der Bezeichnung «Forza

Electric Motors FEM». Sie lasse die Elektro-Roller in China für sich

herstellen und importiere diese in die Schweiz für den Verkauf an Endkunden.

Sie sei seit Jahren im Markt etabliert und Marktführerin in der Schweiz. Die

Gesuchstellerin lasse ihre Elektro-Roller in spezifisch für sie angefertigen Ausführungen

bei Lieferanten in China für sich bauen und verwende für diese Elektro-Roller das

in den Rechtsbegehren aufgeführte grafische Kennzeichen «Forza Electric Motors

FEM» (nachfolgend: «Kennzeichen FEM»). Das

Kennzeichen werde in China vom Produzenten gut sichtbar auf der Front und den

Seiten der Elektro-Roller angebracht. Teilweise würden auch gut sichtbare Teile

direkt mit dem Kennzeichen FEM bedruckt. Das

Kennzeichen FEM, welches auch die Firma

beinhalte, werde von der Gesuchstellerin auch als Insigne des Ladenlokals und

auf Werbeträgern und Fahrzeugen verwendet. Die Gesuchstellerin habe versucht,

das Kennzeichen FEM als Marke zu registrieren,

was aber aufgrund der gewählten Farbkombination, welche italienische Produkte

suggerierte, vorerst gescheitert sei. Die Gesuchstellerin habe das

Markeneintragungsgesuch daraufhin zurückgezogen mit dem Ziel, dieses neu und

angepasst wieder einzureichen (Gesuch Rz. 7–13).

B____, der ein ehemaliger Vertriebspartner der

Gesuchstellerin sei und als solcher vor zwei Jahren noch bei der Gesuchstellerin

einen Kurs absolviert habe, habe im Jahre 2021 mit seiner Frau ein eigenes

Unternehmen für den Verkauf von Elektro-Rollern aus China gegründet, welche er

vermutungsweise in Standardausführungen bei Zwischenhändlern beziehe. Am 27.

Juli 2023 habe B____ das Kennzeichen der Gesuchstellerin in schwarz-weiss als

Marke eintragen lassen. In den nachfolgenden Tagen habe die A____ GmbH einerseits über ihren

Instagram-Account verlauten lassen, dass sie als Markeninhaber der Premium

Marke Forza Electric Motors das Neuste

habe, was der Elektro Roller Markt hergebe, exklusiv bei A____. In einem

weiteren Post habe sie geschrieben, dass […] und A____ die Marke Forza Electric Motors gekauft hätten und dass sie

stolz seien, der Kundschaft den Forza City Go S

Elektro-Scooter anbieten zu können. Auf Facebook habe sie geschrieben, dass

sie als Markeninhaber von Premium Marken wie Forza

Electric Motors, […] die neusten und innovativsten Produkte habe, die es in

der Elektromobilität gebe. Ihre blockbuster Produkte im Jahr 2023 seien

exklusiv bei ihr erhältlich. Es könne von einem Preisnachlass bis Ende August

auf alle Forza Electric Produkte profitiert

werden. In einem weiteren Facebook Post habe sie geschrieben, dass alle Forza Fahrzeuge ab jetzt nur noch bei ihr

erhältlich seien. Die Gesuchstellerin (richtig: Gesuchsgegnerin) bringe nun auf

ihren Standardausführungen das Kennzeichen FEM,

vermutlich mit einem billigen Kleber, an, und biete diese als Premium Produkte Forza Electro Motors auf der Webseite an. Die

Gesuchstellerin beliefere die Gesuchsgegnerin aber nicht mit Elektro-Rollern.

Es sei ausgeschlossen, dass es sich dabei um die Elektro-Roller der

Gesuchstellerin handelt. Mit ihrem Vorgehen würde die Gesuchsgegnerin in

mehrfacher Weise unlauter gegen einen Mitbewerber im Sinne des Bundesgesetzes

gegen den unlauteren Wettbewerb handeln. Sie mache unrichtige und irreführende

Angaben über ihre Waren (Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Sie

suggeriere ihren Kunden mit der Anbringung des Kennzeichens FEM auf ihren Elektro-Rollern, dass diese

Fahrzeuge Elektro-Roller der «Premium Marke» Forza

Electric Motors wären. Es handle sich aber um Standardausführungen von

Elektro-Rollern, welche die Gesuchsgegnerin einfach mit dem Kennzeichen FEM beklebe. Zweitens teile sie Ihren Kunden mit,

dass Elektro-Roller der «Premium Marke» Forza

Electric Motors nun nur noch und exklusiv bei ihr erhältlich seien, was

nicht stimme. Erstens handle es sich nicht um Elektro-Roller der «Premium

Marke» Forza Electric Motors. Zweitens seien

diese eben nicht bei der Gesuchsgegnerin, schon gar nicht exklusiv, sondern bei

der Gesuchstellerin erhältlich. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin sei weiter

geeignet, Verwechslungen mit den Waren und/oder dem Geschäftsbetrieb der

Gesuchstellerin herbeizuführen (Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die

Gesuchstellerin führe ihre Elektro-Roller bereits seit über 4 Jahren unter der

Bezeichnung Forza Electro Motors und dem

Kennzeichen FEM. Dass diese im Markt bekannt

und von hoher Qualität seien, bezeuge die Gesuchsgegnerin selbst, in dem sie

die Elektro-Rollet von Forza Electronic Motors

als «Premium Marke» bezeichne. Wenn Sie nun selbst ihre Elektro-Roller mit

diesem Kennzeichen FEM versehe, erwecke sie

(bewusst) den Eindruck, dass es sich um Produkte der Gesuchstellerin handelt.

Mit der Mitteilung der Beschwerdegegnerin per Instagram, wonach sie die «Marke Forza Electric Motors» gekauft habe, suggeriere

sie im Markt, dass sie diese von der Gesuchstellerin abgekauft hätte und nun

die richtigen Forza Modelle anbiete, und zwar

exklusiv, was nicht der Fall sei. Die Gesuchsgegnerin nehme das Kennzeichen FEM der Gesuchstellerin, welches sie über Jahre

sorgsam aufgebaut und im Markt etabliert habe, registriere dieses als Marke,

und verwendet es nachher als Bezeichnung der eigenen Produkte mit dem Hinweis,

dass die Forza Produkte nun bei ihr (exklusiv) erhältlich seien. Damit wolle

sie nichts anderes, als unlauter vom Arbeitsergebnis der Gesuchstellerin

profitieren und wenn möglich die Gesuchstellerin vom Markt verdrängen. Dies sei

ein offensichtlich gegen Treu und Glauben und damit ein auch gegen Art. 2 UWG

verstossendes Verhalten bzw. Geschäftsgebaren (Gesuch Rz. 14–29).

Die Gesuchstellerin könne sich nicht auf Markenschutz

berufen, da gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Marken, welche mit der

Absicht registriert werden, um vom Ruf eines Dritten zu profitieren, nicht

geschützt seien (BGer 4A_100/2013 vom 13. Juli 2016). Solche Marken würden

gegen geltendes Recht (UWG) verstossen und seien vom Markenschutz

ausgeschlossen (Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und

Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Gesuchstellerin werde in einem

weiteren Verfahren die Nichtigkeit der Markenregistrierung aus diesem Grund

feststellen lassen (Art. 52 MSchG) (Gesuch Rz. 30 f.).

Sodann führt die Gesuchstellerin aus, dass dringliche Gründe

für den beantragten vorsorglichen Rechtsschutz vorliegen würden. Ohne solchen

könne die Gesuchsgegnerin während unter Umständen mehreren Jahren (bei einem

Prozess über alle Rechtsmittelinstanzen) mit dem Kennzeichen FEM einen substantiellen Kundenstamm für sich

dazugewinnen und könnte diesen auch, wenn sie das Kennzeichen FEM nicht mehr verwenden dürfte, unter Umständen

behalten. Potentielle Käufer von Forza

Elektro-Rollern, welche ohne das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin

bei der Gesuchstellerin eingekauft hätten, würden unter Umständen bei der

Gesuchsgegnerin einkaufen. Damit drohe der Gesuchstellerin ein Umsatz- und

Gewinnverlust und damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil. Jeder

Tag, an welchem die Gesuchsgegnerin ihre Elektro-Roller mit dem von der

Gesuchstellerin seit Jahren verwendeten Kennzeichen FEM

anbiete, bedeute ein drohender Umsatzverlust der Gesuchstellerin. Da im

vorliegenden Fall zu erkennen sei, dass das unlautere Verhalten der

Gesuchsgegnerin andauern werde, sofern nicht rechtliche Schritte ergriffen

würden, sei die Dringlichkeit gegeben. Die Gesuchsgegnerin biete ihre Modelle

mit dem Kennzeichen FEM erst seit ein paar

Tagen an. Sie habe offenbar auch ohne dieses Kennzeichen ein funktionierendes

Geschäft mit unzählige Filialen in der Schweiz geschaffen. Mit dem Vollzug der

vorsorglich begehrten Massnahmen werde damit nicht ein bestehender Umsatz korrumpiert,

sondern lediglich eine beabsichtigte Strategie vorsorglich unterbunden. Die

Massnahmen müssen darum, auch in Anbetracht dessen, dass die unlautere

Strategie zu einem herben Umsatzverlust für die Gesuchstellerin führen könnte,

als verhältnismässig bezeichnet werden (Gesuch Rz.32–35).

2.3

2.3.1

Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen der Voraussetzungen

für den Erlass der vorsorglichen Massnahmen glaubhaft machen, was das Gericht

summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund

objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die behaupteten

Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 25).

Die Gesuchsgegnerin hat innert der ihr gesetzten Frist nicht

zum Gesuch Stellung genommen. Sie hat somit weder den Vorwurf des Verstosses

gegen das UWG sowie den daraus drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil

bestritten noch eine freiwillige Einstellung der beanstandeten Handlungen

zugesagt oder den Nachweis der Einmaligkeit derselben erbracht. Es ist somit

bei der Beurteilung des Gesuches um Erlass von vorsorglichen Massnahmen auf die

Tatsachenvorbringen der Gesuchstellerin abzustellen (vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 223 N 5).

2.3.2

Die Gesuchstellerin konnte mit ihrem Gesuch

glaubhaft machen, dass sie das Kennzeichen FEM

seit längerem für die von ihr bestellten und von ihr verwendeten Elektro-Roller

verwendet und dass dieses Kennzeichen als solches im Markt etabliert ist. Die

Gesuchstellerin hat ebenso aufgezeigt, dass die Gesuchsgegnerin mit der

Bewerbung und dem Vertrieb von Produkten mit dem gleichen Kennzeichen von

dieser Marktetablierung des Kennzeichens und dessen Wahrnehmung als

Qualitätssiegel in unlauterer Manier profitieren möchte und insbesondere

unrichtige und/oder irreführende Angaben macht und Massnahmen ergreift, welche

geeignet sind, Verwechslungen mit Produkten bzw. dem Geschäftsbetrieb der

Gesuchstellerin zu erwecken. Aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhalts ist

von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG auszugehen. Ebenso

wurde glaubhaft gemacht, dass die Gesuchstellerin durch dieses unlautere Verhalten

der Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbetrieb und ihren wirtschaftlichen

Interessen verletzt wird und dass die Weiterführung dieses Verhaltens zu

erwarten ist. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, unter welchen gemäss Art.

9.

Abs. 1 UWG beim Gericht beantragt werden kann, eine drohende Verletzung zu

verbieten und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Es wurde somit

glaubhaft gemacht, dass der Gesuchstellerin gegenüber der Gesuchsgegnerin ein

materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht und dass die

Gesuchsgegnerin diesen Anspruch verletzt und weiter zu verletzen droht.

2.3.3

Neben

der (drohenden) Verletzung eines zivilrechtlichen Anspruchs setzt der Erlass

von vorsorglichen Massnahmen voraus, dass ein nicht leicht wieder

gutzumachender Nachteil droht und die vorsorglichen Massnahmen zeitlich

dringlich und verhältnismässig sind. Die Gesuchstellerin macht in ihrem Gesuch

glaubhaft, dass die Gesuchsgegnerin mit den unzutreffenden und irreführenden

Angaben und damit in unlauterer Weise Kunden dazu verleitet, Produkte mit dem

Kennzeichen FEM bei der Gesuchsgegnerin und

nicht der Gesuchstellerin zu kaufen, womit der Gesuchstellerin ein Schaden in

Form einer Reduktion des Absatzmarktes droht. Es wurde auch glaubhaft gemacht,

dass Kunden, die nun einmalig bei der Gesuchsgegnerin solche Produkte kaufen,

bei dieser neuen Kundenbeziehung verbleiben können und damit für die

Gesuchstellerin nicht mehr wieder zurückgewonnen werden könnten. Es ist damit

ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht. Dasselbe

gilt für das Erfordernis der Dringlichkeit. Die Gesuchstellerin konnte

glaubhaft machen, dass die Gesuchsgegnerin auf verschiedenen Social Media

Kanälen die Produkte mit dem Kennzeichen FEM

aktiv und intensiv bewirbt und mit Rabattaktionen die Kundschaft zu einem

raschen Kauf auffordert. Es ist nachvollziehbar, dass der drohende Verlust der

Gesuchstellerin mit jedem Tag, an welchem dieses Verhalten der Gesuchsgegnerin

andauert, zunehmen wird. Es ist daher auch von der Dringlichkeit der

beantragten vorsorglichen Massnahme auszugehen.

Die

Gesuchstellerin konnte im Weiteren glaubhaft machen, dass die Gesuchsgegnerin

für die Weiterführung ihres Geschäfts nicht auf die Verwendung des Kennzeichens

FEM angewiesen ist und dass es sich hier um

den Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes mit der unlauteren Verwendung der von

der Gesuchstellerin aufgebauten Markteinführung dieses Kennzeichens geht. Es

sind keine überwiegenden Interessen der Gesuchsgegnerin erkennbar, welche gegen

die Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahmen sprechen würden. Die

Verhältnismässigkeit der Massnahme spielt nicht nur bei der Frage eine Rolle,

ob eine vorsorgliche Massnahme zu erlassen ist, sondern betrifft auch

unmittelbar den Inhalt einer Massnahme. Die Massnahme soll im Rahmen dieser

Abwägung nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des glaubhaft

gemachten Anspruchs notwendig ist (Huber,

a.a.O., Art. 261 ZPO N 23; David et al.,

in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, Band I/2, 3. Auflage, Bern 2012 N 624–626). Im

Rahmen der Verhältnismässigkeit ist sodann zu beachten, dass die vorsorgliche

Massnahme den Hauptprozess nicht präjudizieren soll. Es sind deshalb

grundsätzlich nur solche Massnahmen anzuordnen, die reversibel sind. Es ist

nicht ersichtlich, inwiefern die von der Gesuchstellerin beantragte

Verpflichtung zur Unterlassung der Verwendung des Kennzeichen FEM bzw. der Worte «Forza

Electronic Motors» oder «FEM» unverhältnismässig

sein sollte, zumal die enge Verknüpfung zwischen diesen Wortbezeichnungen und

dem Betrieb bzw. der Produkte der Gesuchstellerin glaubhaft gemacht worden ist.

Dies gilt allerdings entgegen dem entsprechenden Rechtsbegehren der

Gesuchstellerin nicht für die Verwendung des Wortes «Forza» selbst bzw.

alleine, zumal ein Anspruch auf exklusive Verwendung dieses Begriffes für ein

Produkt bzw. eines Betriebes auch aus den Bestimmungen des UWG nicht abgeleitet

werden kann. Neben dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Kennzeichen

FEM bzw. der Worte «Forza Electronic Motors» oder «FEM» ergibt sich aus Art. 9

UWG auch ein Anspruch auf Beseitigung einer bestehenden Verletzung. Es ist

nicht erkennbar, weshalb die Anordnung der Entfernung solcher Zeichen und/oder

Beschriftungen auf Produkten oder in den Publikationen der Gesuchsgegnerin inklusive

derjenigen im Internet nicht verhältnismässig sein sollte. Allerdings kann sich

dieses Entfernungsgebot nur auf Produkte beziehen, auf welche die

Gesuchsgegnerin Zugriff hat.

3.

3.1

Auf

Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an

(Art. 236 Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid wie vorliegend auf eine

Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden kommen als

Vollstreckungsmassnahmen die Strafandrohung nach Art. 292 des Schweizerischen

Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0), die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– und

die Tagesbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (als

Variante der Ordnungsbusse) in Frage (Art. 343 Abs. 1 ZPO). Über die

Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem

eigenen Ermessen, wobei es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten

hat (Staehelin, in:

Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

3.

Aufl., Zürich 2016, Art. 236 N 25 sowie Art. 343 N 11 und 14). Eine

Kombination der verschiedenen Massnahmen ist denkbar (Staehelin, a.a.O., Art. 343 N 15; Jenny, in: Brunner/Gasser/Schwander

[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 343 N

6; HGer ZH HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3, HG190019 vom 21. Juni 2019

E. 5; kritisch hierzu Kellerhals,

Berner Kommentar, 2012, Art. 343 ZPO N 10). Die Androhung kann bereits in

das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Die Höhe der Busse kann, muss

aber nicht beziffert werden (Staehelin,

a.a.O., Art. 343 N 22).

Vorliegend wurde

ein forsches Vorgehen der Gesuchsgegnerin bei der unlauteren Bewerbung der

Produkte mit dem FEM Kennzeichen und der

eigenen Positionierung im entsprechenden Markt glaubhaft gemacht. Es ist daher

die Anordnung einer an die Gesuchsgegnerin gerichtete Tagesbusse nach Art. 343

Abs. 1 lit. c ZPO (gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der

Nichterfüllung) angebracht. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden

Tagesbusse ist im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Weiter ist die Androhung

der Tagesbusse mit einer an die Organe der Gesuchsgegnerin gerichteten Strafandrohung

nach Art. 292 StGB zu verbinden. Unter Berücksichtigung des

Verhältnismässigkeitsgrundsatzes erscheint eine zusätzliche Androhung einer

Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) hingegen nicht

als angezeigt, weshalb hierauf entgegen dem Antrag der Gesuchstellerin

verzichtet wird.

Der

Gesuchstellerin ist eine angemessene Frist zur Einreichung der

Prosekutionsklage zu setzen mit der Androhung, dass die angeordneten Massnahmen

bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahinfallen (vgl. Art. 263 ZPO; Huber, a.a.O., Art. 263 ZPO N 22

f.). Es ist von einer angemessenen Prosekutionsfrist von 60 Tagen auszugehen.

3.2

Über

die endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann

grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen

Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger

[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage,

Zürich 2016, Art. 104 N 9). Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit

vorsorglichen Massnahmen an, die – wie im vorliegenden Fall – vor

Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, sind sie regelmässig im

Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 104

ZPO N 11 und 12). Gemäss der Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZK.2020.6

vom 9. Dezember 2020 E 8.2, ZB.2017.12 vom 23. Juni 2017 E. 2.4.4 mit weiteren

Hinweisen; ebenso OGer GL OG.2019.00092 vom 20. Januar 2020 E. 2.2.2; HGer ZH

HE160142 vom 1. September 2016 E. 6.1) werden die Gerichtskosten einem solchen

Fall unter Vorbehalt eines abweichenden Entscheids im Hauptverfahren vorläufig

den Gesuchstellern auferlegt. Dementsprechend trägt die Gesuchsteller die

Gerichtskosten von CHF 4'000.– (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des

Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]). Eine abweichende

Kostenverteilung im allfälligen Hauptprozess bleibt vorbehalten.

Demgemäss erkennt das Appellationsgericht:

://: Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung

der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstoss gegen Art. 292 StGB

im Fall der Zuwiderhandlung sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse

von bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Zuwiderhandlung vorsorglich

verboten, das Kennzeichen

bzw. farblich oder grafisch

abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren

grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zu verwenden oder Dritten

(Vertriebspartnern) zur Verwendung zu überlassen, insbesondere auf von ihr

selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) betriebenen Social Media Kanälen,

Webseiten, Verkaufsläden und auf Elektro-Rollern.

2.

Die

Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse

wegen Verstoss gegen Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie

zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– für

jeden Tag der Nichterfüllung vorsorglich verpflichtet, sämtliche bereits

erfolgten Verwendungen des Kennzeichens

bzw. farblich oder grafisch

abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren

grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zu entfernen bzw. löschen,

insbesondere in von ihr selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) im Auftrag

der Gesuchstellerin ausgeführten Social Media Posts, auf Webseiten, in

Verkaufsläden und auf den sich Besitz der Gesuchstellerin befindlichen Elektro-Rollern.

3.

Es wird der

Gesuchstellerin eine (erstreckbare) Frist von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf

der Frist für ein Rechtsmittel an das Bundesgericht gesetzt zur Einreichung der

Klage mit der Androhung, dass die angeordneten Massnahmen bei unbenutztem

Ablauf ohne Weiteres dahinfallen. Der Zeitpunkt der Eröffnung dieses Entscheids

an die Gesuchsgegnerin wird der Gesuchstellerin mitgeteilt.

4.

Für das vorliegende

Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen trägt die Gesuchstellerin

vorläufig die Gerichtskosten von CHF 4'000.–.

Mitteilung an:

-

Gesuchstellerin

-

Gesuchsgegnerin

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen

Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des

Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde

in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem

Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren

Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels

entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der

Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die

subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),

ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl

Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide

Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.