Vorsorgliche Massnahmen betreffend Markenrecht

Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Einzelgericht

ZK.2024.3

ENTSCHEID

vom 6. Februar 2025

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner

und Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Parteien

A____

Gesuchstellerin

[...]

vertreten durch [...], Rechtsanwältin,

[...]

gegen

B____

Gesuchsgegnerin

[...]

vertreten durch [...], Rechtsanwalt,

und/oder [...], Rechtsanwältin,

[...]

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen

betreffend Markenrecht

Sachverhalt

Sachverhalt

Die A____

(Gesuchstellerin) ist ein Verein mit Sitz in Bern und Inhaberin einer durch die

C____ mit Sitz in Irland gewährten exklusiven Lizenz für den Betrieb und

Vertrieb des sog. [...]-Zertifizierungsprogramms (vormals [...]-Zertifizierungsprogramm)

in der Schweiz und Liechtenstein. Es handelt sich um ein weltweit anerkanntes

Zertifizierungsprogramm, das die Beherrschung grundlegender Computerkenntnisse

nachweist. Die B____ (Gesuchsgegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in

Basel. Gestützt auf den zwischen der C____ und der Gesuchstellerin für die

Dauer vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossenen

Hauptlizenzvertrag schloss die Gesuchstellerin am 10. September 2019 einen Sublizenzvertrag

mit der Gesuchsgegnerin ab, welcher nach Ablauf einer festen Vertragsdauer von

drei Jahren eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von 18 Monaten

jeweils auf das Ende eines Kalenderjahrs vorsieht.

Mit Schreiben

vom 26. Juni 2023 teilte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit, dass sie

den Sublizenzvertrag per 31. Dezember 2024 kündige. Mit Schreiben vom 22.

Oktober 2024 teilte die Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin mit, dass sie die

Kündigung als nichtig erachte.

Mit Eingabe vom

18. November 2024 beantragte die Gesuchstellerin beim Appellationsgericht

Basel-Stadt den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin.

Konkret stellte sie darin folgende Rechtsbegehren:

1. Der B____ sei zu verbieten, ab dem

01. Januar 2025

1.1 die

Markennamen [...] und [...] zu verwenden und darunter am Markt aufzutreten;

1.2 die

von ihr für die Gesuchstellerin auf der Grundlage des Sublizenzvertrages vom

10. September 2019 erhobenen und bearbeiteten Kundendaten zu bearbeiten

und/oder verwenden.

2. Die B____ sei anzuweisen, bis zum 31.

Dezember 2024

2.1 die

Übertragung der Domains [...].ch, [...].li, [...].ch und [...].li – soweit

nicht bereits auf den Namen der Gesuchstellerin registriert – vorzunehmen sowie

innert gerichtlich anzusetzender, angemessener Frist vor dem 31. Dezember 2024

in geeigneter Form die Inhalte und Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwörter

u.ä.) zu den vorgenannten Webseiten und alle zu deren Bedienung allfällig

weiteren notwendigen Daten und Unterlagen an die Gesuchstellerin auszuhändigen;

2.2 der

Gesuchstellerin die [...], [...], die damit zusammenhängenden Inhalte sowie

alle von der C____ als vertraulich bezeichneten Unterlagen in allen vorhandenen

Formen und Sprachversionen zu übergeben;

2.3 der

Gesuchstellerin den Inhalt und alle Sicherungskopien der Datenbank bezüglich

der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus von [...]- bzw. [...]-Kandidaten

sowie der zertifizierten und lizenzierten Testpersonen und -zentren vollständig

und in geeigneter, maschinenlesbarer Form zu übergeben,

2.4 eventualiter

zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.3: der Gesuchstellerin die notwendigen Zugänge

zur Datenbank bezüglich der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus

von [...]- bzw. [...]-Kandidaten sowie der zertifizierten und lizenzierten

Testpersonen und -zentren zu verschaffen, unter gleichzeitiger Sperrung aller

Zugänge der B____, und die entsprechenden Anweisungen an allfällige

Vertragspartner, welche die Datenbank im Auftrag der Gesuchsgegnerin betreiben,

zu erteilen;

2.5 der

Gesuchstellerin Kopien sämtlicher von B____ gestützt auf den Sub-Lizenzvertrag

vom 10. September 2019 mit Testzentren und Kooperationspartnern abgeschlossenen

Verträge auszuhändigen.

Mit

Stellungnahme vom 9. Dezember 2024 beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung

des Gesuchs vom 18. November 2024, soweit darauf einzutreten sei. Zudem stellte

sie folgende Eventualanträge:

2. eventualiter,

sei (i) das Verfahren zu sistieren, bis im Verfahren zwischen D____, E____ sowie

F____ und [der Gesuchstellerin], rechtshängig beim Regionalgericht Bern-

Mittelland, Verfahren Nr. [...], endgültig entschieden ist, ob die von der

Gesuchstellerin ausgesprochene Kündigung des Sub-Lizenzvertrags zwischen der

Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin rechtsgültig ausgesprochen worden ist,

und es sei (ii) die Gesuchsgegnerin anzuweisen, die von der Gesuchsgegnerin der

Gesuchstellerin gemäss dem Sub-Lizenzvertrag ab 1. Januar 2025 und bis zum

endgültigen Entscheid des vorgenannten Verfahrens geschuldeten Lizenzzahlungen

gemäss den Anweisungen des Gerichts zu hinterlegen;

3. sub-eventualiter

sei die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen von der von der Leistung einer

angemessenen, mindestens aber im Betrag von CHF 600'000.00 anzusetzenden

Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin abhängig zu machen.

Mit Replik vom

24. Dezember 2024 und Duplik vom 13. Januar 2025 hielten die Parteien an ihren

Anträgen fest. Mit Eingabe vom 3. Februar 2025 reichte die Gesuchstellerin eine

Stellungnahme zur Duplik der Gesuchsgegnerin ein. Der vorliegende Entscheid erging

auf dem Zirkulationsweg.

Erwägungen

Erwägungen

1.

Zuständigkeit

Für die

Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich zwingend zuständig das

Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder

die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 der Schweizerischen Zivilprozessordnung

[ZPO, SR 272]). Wird von einer Person ein Tun, Dulden oder Unterlassen

verlangt, befindet sich der Vollstreckungsort am Wohnsitz, Aufenthaltsort oder

am Ort der geschäftlichen bzw. beruflichen Niederlassung des Gesuchsgegners (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 13 N 14; Gschwend/Berti, in: Basler Kommentar, 4.

Auflage, 2024, Art. 13 ZPO N 10). Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in Basel,

womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht.

Für die Anordnung

vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage

betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,

einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft,

Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht

als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und

Art. 5 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes

[GOG, SG 154.100]). Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher

Massnahmen ist ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41 Abs. 1 GOG).

2.

Voraussetzungen

für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

2.1

Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme

setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein

materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art.

261.

Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt

oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem

Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder

gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die

Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die

vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2

und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27

vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das

Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch

zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler,

in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 4. Auf­lage, Zürich 2024, Art. 261 N 25). Bezüglich

des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine sog. Hauptsacheprognose zu

stellen, bezüglich des Verfügungsgrunds eine sog. Nachteilsprognose (Sprecher, in: Basler Kommentar, 4.

Auflage, 2024, Art. 261 ZPO N 12; Zürcher,

in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage,

Zürich/St. Gallen 2024, Art. 261 N 17).

Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine umfassende

Interessenabwägung bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar (BGE 131 III 473 E. 2.3; BGer 2C_149/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.1; BGer 4A_50/2019 E. 3.2;

BGer 5A_126/2015 vom 14. April 2015 E. 4; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017

E. 3.2; OGer ZH LF220019 vom 4. Mai 2022 E. 3.6). Teilweise geht die

bundesgerichtliche Rechtsprechung auch davon aus, dass beim Entscheid über die

Frage, ob vorsorgliche Massnahmen zu treffen sind, grundsätzlich keine

Interessenabwägung vorzunehmen sei (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E.

5.1

mit Verweis auf BGE 139 III 86 E. 5; BGer 4A_49/202 vom 3. Juni 2020 E.4.1).

Dies wird in der Lehre teilweise kritisiert (vgl. Huber/Jutzeler, a.a.O., Art. 261 N 23c; von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der

Schweizerischen Zivilprozessordnung Diss. Zürich 2023, Rz. 68; anders

dagegen Zürcher, a.a.O., Art. 261

N 34). Unbestritten ist jedoch, dass soweit vorsorgliche Massnahmen zur

Diskussion stehen, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen

und endgültige Wirkung haben, dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass

derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei

eingreifen (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2). Teilweise geht

das Bundesgericht sogar davon aus, dass das Gericht keine vorsorgliche

Massnahme anordnen kann, die ihrer Natur nach einen definitiven Entscheid über

den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E. 4.2.2 S. 568;

vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29

vom 14. September 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige

vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind

nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung demgegenüber zwar nicht

ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung der Gegenpartei besonders stark

beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen –

insbesondere bezüglich des Verfügungsanspruchs und der Würdigung der von der

Gesuchstellerin geltend gemachten Nachteile – erheblich höhere Anforderungen

als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE 138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 133 III 360 E. 9.2.1; BGE 131 III 473

E. 2.3 S. 476 f. und E. 3.2 S. 478 f.; BGer 4A_447/2022

vom 11. November 2022 E. 3.5; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E.

5.2; HGer ZH HE110817 vom 19. Dezember 2011 E. 9.2).

2.2

Bei

den von der Gesuchstellerin beantragten Massnahmen handelt es sich um Leistungsmassnahmen

auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, denen eine definitive Wirkung zukommt.

Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Gesuchsgegnerin unter anderem

vorsorglich die Verwendung einer Marke verboten werden soll (vgl. dazu AGE

ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2) und dass die Gesuchsgegnerin

vorsorglich verpflichtet werden soll, Informationen bzw. Daten herauszugeben

(vgl. dazu BGE 141 III 564 E. 4.2.2; BGE 138 III 728 E. 2.5). Im Übrigen ist

unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin im Jahr 2019 eigens für die Wahrnehmung

des Betriebs des [...]-Lizenzierungsgeschäfts gegründet wurde (Stellungnahme

Rz. 29, Replik Rz. 31; Duplik Rz. 23). Die Gesuchsgegnerin legt detailliert und

nachvollziehbar dar, dass die Gutheissung der beantragten Massnahmen die

Einstellung ihres Geschäftsbetriebs zur Folge hätte und damit eine Bedrohung

für ihre Existenz darstellen würde (Stellungnahme Rz. 28–36; Duplik, Rz. 23). Daraus

ergibt sich, dass für die Anordnung der vorliegend beantragten vorsorglichen

Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen im

vorstehend dargestellten Sinn gelten.

3.

Verfügungsanspruch

(Hauptsacheprognose)

3.1

Die

Gesuchsgegnerin weist darauf hin, dass drei Mitglieder der Gesuchsgegnerin beim

Regionalgericht Bern-Mittelland fristgerecht eine Anfechtungsklage gegen die Gesuchstellerin

erhoben haben, worin sie die Nichtigkeit der Sublizenzvertragskündigung vom 26. Juni

2023.

geltend machen. Erstens sei die Kündigung vom Präsidenten und der

Vizepräsidentin der Gesuchstellerin ausgestellt, aber nicht unterzeichnet

worden. Zweitens stelle die Kündigung eine vereinsrechtliche

Kompetenzüberschreitung dar, da sie vom Gesamtvorstand im Voraus hätte

bewilligt werden müssen. Drittens sei die Kündigung zweckwidrig, da die

Gesuchstellerin gemäss Handelsregistereintrag und Vereinsstatuten kein

gewinnstrebiges oder kaufmännisches Geschäft betreiben dürfe (Stellungnahme Rz.

8.

ff. und 40 ff.; Duplik Rz. 34 ff.).

Die

Gesuchstellerin bringt demgegenüber vor, dass die Kündigung entgegen der

Ansicht der Gesuchsgegnerin in die Kompetenz des Vorstands falle und dieser

zudem die Kündigung nachträglich genehmigt habe, womit diese nicht mehr

anfechtbar sei, selbst wenn vereinsinterne Kompetenzrichtlinien missachtet

worden wären. Zudem handle es sich beim vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland

laufenden Verfahren um eine vereinsinterne Streitigkeit, deren Ausgang keinen

Einfluss darauf habe, dass die Kündigung gegen aussen gültig sei (Gesuch

Rz. 18 ff.; Replik Rz. 9 ff.).

3.2

Nach

der Rechtsprechung sind Vertretungshandlungen des Verwaltungsrats einer

Aktiengesellschaft nur in «Extremfällen» wegen Zweckwidrigkeit und damit

Überschreitung in der Vertretungsmacht für die Gesellschaft unverbindlich und

damit ungültig. Der Umfang der Vertretungsmacht des Verwaltungsrats im

Dispositiv

Aussenverhältnis erfasst demnach alle Rechtsgeschäfte, die vom objektiv

verstandenen Gesellschaftszweck nicht geradezu ausgeschlossen sind (BGer

4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer 4A_147/2014 vom 19. November

2014 E. 3.1.1 und E. 3.2.5). Diese Grundsätze sind auch auf die

Vertretungshandlungen des Vorstands eines Vereins anwendbar. Dessen

Vertretungsmacht gegenüber gutgläubigen Dritten erstreckt sich in sachlicher

Hinsicht folglich auf alle Rechtshandlungen, die vom Vereinszweck nicht

geradezu ausgeschlossen sind (Heini/Portmann,

Das Schweizerische Vereinsrecht, SPR II/5, 3. Auflage, Basel 2005 Rz. 488; Riemer, Berner Kommentar, 3. Auflage,

1993, Art. 54/55 ZGB N 43; vgl. BGer 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.2.1

[betreffend Vertretungsmacht der Organe einer Stiftung]; BGer 4C.259/2000 vom 1.

Februar 2001 E. 2a).

3.3 Im

vorliegenden Fall ist zunächst fraglich, ob sich die Gesuchsgegnerin als Dritte

überhaupt auf die Nichteinhaltung interner Kompetenzrichtlinien berufen kann

(kritisch hierzu Koller/Mauerhofer,

Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2007, in: ZBJV

145 [2009], S. 912 f. [betreffend Aktiengesellschaften]; Frage offen gelassen

in BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2 [betreffend

Aktiengesellschaften]). Die Frage braucht aus den nachfolgenden Gründen nicht

entschieden zu werden: im vorliegenden Fall spricht einiges für die Ansicht der

Gesuchstellerin, wonach die Kündigung vom 26. Juni 2023 mit dem Vereinszweck

der Gesuchstellerin vereinbar ist. Jedenfalls liegt kein Extremfall vor, der im

Sinn der vorgenannten Rechtsprechung zur Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit der Kündigung

führt. In der Lehre ist zudem anerkannt, dass wenn ein Beschluss wegen

fehlender Zuständigkeit des ihn erlassenden Vereinsorgans gerügt wird, eine

erfolgreiche Anfechtung voraussetzt, dass das an sich zuständige Organ den fraglichen

Beschluss nicht nachträglich genehmigt (Scherrer/Brägger,

in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2022, Art. 75 ZGB N 11). Eine solche

nachträgliche Genehmigung ist im vorliegenden Fall jedoch unbestrittenermassen

erfolgt.

Damit gelingt es

der Gesuchstellerin, den Verfügungsanspruch als erste Voraussetzung für den

Erlass vorsorglicher Massnahmen – auch unter Anwendung der erheblich höheren

Anforderungen (vgl. oben E. 2) – glaubhaft zu machen.

4. Verfügungsgrund

(Nachteilsprognose)

4.1 Sodann

ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin auch das Vorliegen eines Verfügungsgrunds

glaubhaft zu machen vermag. Es ist zunächst unbestritten, dass die

Gesuchsgegnerin den von der Gesuchstellerin glaubhaft gemachten

Verfügungsanspruch verletzt oder zu verletzen droht. Die Gesuchsgegnerin führt

denn auch selbst aus, dass sie ihre Geschäftstätigkeit gestützt auf den Sublizenzvertrag

vom 10. September 2019 auch nach dem 31. Dezember 2024 weiterführen wird

(vgl. etwa Stellungnahme Rz. 124). Es stellt sich somit die Frage, ob

der Gesuchstellerin daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil

droht.

4.2 Die

Gesuchstellerin bringt in ihrem Gesuch vor, dass ihr erstens bei einer Weiterführung

des [...]-Zertifizierungsprogramms durch die Gesuchsgegnerin Sanktionen durch

die C____ drohten, schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator

Agreement vom 16. Oktober 2024 und damit einhergehend der Verlust des Geschäfts

bezüglich dem [...]-Zertifizierungsprogramm insgesamt. Zweitens habe sie im

Oktober 2024 zur lückenlosen Sicherstellung des [...]-Angebots mit der G____

eine Absichtserklärung betreffend Abschluss eines Dienstleistungsvertrags

unterzeichnet, weshalb die Gesuchstellerin gegenüber der G____ schadenersatzpflichtig

zu werden drohe. Drittens drohe Verwirrung bei den Kunden bzw. auf dem Markt

und damit einhergehend ein Reputationsschaden, wenn die Gesuchsgegnerin

weiterhin [...]-Zertifikate anbiete (Gesuch Rz. 35 ff.).

Die

Gesuchsgegnerin führt dagegen aus, dass das National Operator Agreement kein

Verbot einer Sublizenzierung enthalte, und es sei nicht ersichtlich, inwiefern

der Gesuchstellerin bei einer Sublizenzierung Sanktionen durch die C____ drohten.

Die von der Gesuchstellerin vorgebrachte Bestimmung aus dem Hauptlizenzvertrag

(Ziff. 6.1) sei im exakt selben Wortlaut bereits im Hauptlizenzvertrag

vorgesehen gewesen. Auch in Bezug auf die behauptete drohende

Schadenersatzpflicht gestützt auf die Absichtserklärung mit der G____ lege die

Gesuchstellerin nicht näher dar, inwiefern ihr hieraus ein nicht leicht wiedergutzumachender

Nachteil drohe, zumal es sich dabei nicht um einen verbindlichen

Zusammenarbeitsvertrag mit verbindlichen Rechten und Pflichten handle und sie

zudem die Möglichkeit habe, diese Absichtserklärung innert 30 Tagen zu künden.

Da die Gesuchsgegnerin die Tätigkeit gemäss Sublizenzvertrag weiterführe, wie

sie es bereits in den letzten Jahren getan habe, könne auch keine

Marktverwirrung entstehen. Dementsprechend drohe auch kein Reputationsschaden. Zudem

könne ein allfälliger Schaden durch eine verzögerte Geschäftsübergabe finanziell

ausgeglichen werden (Stellungnahme Rz. 71 ff. und 126 ff.).

In ihrer Replik weist

die Gesuchstellerin erneut darauf hin, dass ihr Sanktionen seitens der C____,

schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator Agreements drohten. Zudem

sei die Absichtserklärung mit der G____ rechtsverbindlich abgeschlossen worden

und es bestehe die Gefahr, dass ein geordneter Vollzug des [...]-Geschäfts

nicht möglich sei und so die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Vertragspartnerin

gefährdet werde. Weiter bringt die Gesuchstellerin vor, die Gefahr, dass ein

schwer wieder gutzumachender Nachteil drohe, sei grundsätzlich erfüllt, wenn

eine Verwechslungsgefahr zumindest glaubhaft gemacht werden könne. Bei unklaren

Verhältnissen, wer nun berechtigter Anbieter des [...]-Zertifikats sei, nehme

die Glaubwürdigkeit Schaden. Schliesslich bestreitet die Gesuchstellerin, dass

kein Reputationsschaden drohe (Replik Rz. 52 ff.).

Die

Gesuchsgegnerin führt in ihrer Duplik aus, durch einen bis zum

vereinsrechtlichen Gerichtsentscheid zur Gültigkeit der Kündigung fortgesetzten

Betrieb werde die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Marke nicht beeinflusst, selbst

wenn sich die Kündigung als gültig herausstellen sollte, da den Kunden

weiterhin Original-Zeugnisse zu den genau festgelegten Bedingungen des [...]-Programms

angeboten würden. Ein Reputationsschaden oder eine Verwechslungsgefahr bzw.

Verwirrung drohe gerade nicht (Duplik Rz. 110 ff.).

4.3

4.3.1 Die

Gesuchstellerin weist unter dem Titel des drohenden nicht leicht

wiedergutzumachenden Nachteils erstens darauf hin, dass ihr durch die C____

Sanktionen drohten, namentlich die Kündigung des National Operator Agreements.

Ihren Ausführungen kann entnommen werden, dass die C____ gewisse Vorbehalte zur

Zusammenarbeit mit der Gesuchsgegnerin hat. Die Gesuchstellerin vermag jedoch

keine konkreten Anhaltspunkte vorzubringen, dass ihr bereits für die Dauer

eines Hauptverfahrens betreffend die Gültigkeit der Sublizenzvertragskündigung

vom 26. Juni 2023 entsprechende Sanktionen durch die C____ drohen. Die von

ihr aufgestellte Behauptung, die C____ werde die Zusammenarbeit mit der

Gesuchstellerin künden (bzw. nicht verlängern) und ihr damit der Verlust des

Geschäfts bezüglich des [...]-Zertifizierungsprogramms insgesamt drohe, erweist

sich als unsubstantiiert. Diese Vorbringen sind deshalb nicht geeignet, das

Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils glaubhaft zu machen.

4.3.2 Zweitens

macht die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch geltend, bei Nichtanordnung der

beantragten Massnahmen drohe sie schadenersatzpflichtig gegenüber der G____ zu

werden, dies aufgrund der mit dieser abgeschlossenen Absichtserklärung. Dies

wird von der Gesuchsgegnerin in ihrer Stellungnahme bestritten. In ihrer Replik

führt die Gesuchstellerin nunmehr lediglich aus, dass damit die Zusammenarbeit

mit ihrer neuen Vertragspartnerin gefährdet werde, während eine drohende

Schadenersatzpflicht nicht mehr geltend gemacht wird. Diese Ausführungen sind

ebenfalls nicht geeignet, einen drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil

glaubhaft zu machen.

4.3.3 Drittens

macht die Gesuchstellerin geltend, ein drohender nicht leicht

wiedergutzumachenden Nachteil sei ohne Weiteres glaubhaft, wenn eine

Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht werden könne. Bei der Prüfung des Vorliegens

einer Verwechslungsgefahr im Immaterialgüterrecht geht es stets um die

Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen Zeichen derart ähnlich ist, dass die

massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu

verwechseln oder falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BGE 128 III 146 E. 2a; BGE 127 III 160 2b/c). Eine solche Situation mit zwei zu

vergleichenden (ähnlichen) Zeichen liegt hier nicht vor. Folglich sind die

Ausführungen der Gesuchstellerin, wonach das Glaubhaftmachen einer

Verwechslungsgefahr zur Annahme eines nicht leicht wiedergutzumachenden

Nachteils genüge, vorliegend nicht einschlägig.

Fraglich ist

allenfalls, ob die Weiterführung des [...]-Geschäfts durch die Gesuchsgegnerin

zu einer Marktverwirrung führt, wie dies die Gesuchstellerin ebenfalls geltend

macht. Unter Marktverwirrung wird die Auswirkung eines wettbewerbsrelevanten

Verhaltens verstanden, welches Fehlvorstellungen im Markt hervorruft, was

wiederum zu immateriellen oder auch geldwerten Schädigungen führen kann (HGer

AG HSU.2024.30 vom 18. September 2024 E. 6.2; KGer BL 430 20 284 vom 9. März

2021 E. 2.1.2). Der Schaden ist dabei in der Regel nicht zu messen, sondern zu

schätzen, weil der Nachweis der Schadenshöhe nicht leicht zu erbringen ist.

Trotz der erschwerten Nachweisbarkeit des Schadens hat die Gesuchstellerin in

diesem Zusammenhang glaubhaft zu machen, dass eine Marktverwirrung tatsächlich

schadensträchtig ist. In der Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass

selbst verpönte Wettbewerbspraktiken nicht immer zu derartigen Verwirrungen des

Marktes führen, so dass ein besonderes Interesse an der vorzeitigen

Realvollstreckung anzunehmen wäre. Vielmehr ist ein Schädigungspotential

konkret darzulegen. Es ist also substantiiert aufzuzeigen, in welcher konkreter

Weise sich die behauptete Rechtsverletzung auf dem Markt schädlich auswirkt (KGer

BL 430 20 284 vom 9. März 2021 E. 2.1.2; Leupold, Die Nachteilsprognose als Voraussetzung des

vorsorglichen Rechtsschutzes, in: sic! 2000 S. 268, S. 268 ff., 271; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 32). Im

vorliegenden Fall führt die Gesuchstellerin in ihren Rechtsschriften pauschal

aus, dass die von ihr behauptete Verwirrung zu einem erheblichen Image- oder

Reputationsschaden in Bezug auf das [...]-Zertifikationsprogramm und die damit

verbundene Marke führe. Sie legt jedoch nicht substantiiert dar, in welcher

konkreten Weise sich die behauptete Verwirrung auf dem Markt bzw. in Bezug auf

ihr Image schädigend auswirken soll. Sie vermag somit nicht glaubhaft zu

machen, dass die Weiterführung des [...]-Zertifikationsprogramms durch die

Gesuchsgegnerin zu einem Image- oder Reputationsschaden führt oder sonstige

(konkrete) Schäden zu befürchten sind.

4.3.4 Insgesamt

ergibt sich somit, dass die Gesuchstellerin das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden

Nachteils nicht glaubhaft zu machen vermag. Dies gilt umso mehr, als auch für

die Voraussetzung des Verfügungsgrunds vorliegend die erheblich höheren

Anforderungen zur Anwendung gelangen (vgl. oben E. 2). Damit erübrigt es sich,

auf die weiteren Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.

Namentlich kann die Frage offen bleiben, ob eine Interessenabwägung vorzunehmen

ist.

5. Entscheid

5.1 Aus

den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass

vorsorglicher Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder

gutzumachenden Nachteils abzuweisen ist.

5.2 Entsprechend

dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten der unterliegenden

Gesuchstellerin auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter

Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 100‘000.− (vgl. dazu den

Entscheid des Obergerichts Aargau ZVE.2021.23 vom 4. Januar 2021, in: CAN 2022

S. 91 ff.) werden die Gerichtskosten mit CHF 6‘000.− festgesetzt (§ 11 und

§ 10 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]).

Bei einem Streitwert von über CHF 30'000.– bis CHF

100‘000.− beträgt das Grundhonorar CHF 4'500.– bis CHF 10'000.–

(vgl. § 5 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der

berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren [HoR, SG 291.400]). Bei

einem Streitwert von CHF 100‘000.− ist ein Grundhonorar von CHF 10‘000.−

zugrundezulegen. Unter Berücksichtigung eines Zuschlags von 50 % für den

zweiten Schriftenwechsel (§ 8 Abs. 2 lit. c HoR) und eines

Komplexitätszuschlags von 50 % (§ 8 Abs. 2 lit. b HoR) ergibt sich

ein Grundhonorar von CHF 20‘000.−. Dieses ist angesichts des

Umstands, dass es sich um ein summarisches Verfahren handelt, auf die Hälfte zu

reduzieren (§ 7 Abs. 1 HoR), so dass sich eine Parteientschädigung

von CHF 10‘000.− ergibt. Hinzu kommen Auslagen von 3 % (§ 23 HoR). Da die Gesuchsgegnerin gemäss UID-Register mehrwertsteuerpflichtig ist,

das vorliegende Verfahren ihre unternehmerische Tätigkeit betrifft und sie

nicht nachweist, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet ist, ist gemäss

ständiger Rechtsprechung des Appellationsgerichts (vgl. statt vieler AGE

ZB.2021.47 vom 6. September 2022 E. 5.3.2) kein Zuschlag für die Mehrwertwertsteuer

zu berücksichtigen.

Demgemäss erkennt

das Appellationsgericht (Einzelgericht):

://: Das Gesuch vom 18. November 2024 um

Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

Die Gesuchstellerin trägt die Gerichtskosten von CHF 6‘000.–

und bezahlt der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 10‘300.–

(einschliesslich Auslagen).

Mitteilung an:

-

Gesuchstellerin

-

Gesuchsgegnerin

-

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen

Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des

Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde

in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem

Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren

Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels

entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der

Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die

subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),

ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl

Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide

Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.