BGE 24 II 165

21. Urtheil vom 4. März 1898 in Sachen Hefti

gegen F. Hoffmann=La Roche & Cie.

Vertrag betr. Ueberlassung eines neuen chemischen Verfahrens, das

zu patentieren sein soll. — Nichterlangbarkeit des Patentes,—

Unsittlichkeit des Vertrages.

A. Durch Urteil vom 10. Januar 1898 hat das Appellations¬

gericht des Kantons Baselstadt erkannt:

Der Kläger wird mit seiner Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger am 2. Februar 1898

die Berufung an das Bundesgericht erklärt und folgende Abände¬

rungsanträge gestellt:

1. Aufhebung des erst= und zweitinstanzlichen Urteils und

Verfällung der Beklagten gemäß dem klägerischen Rechtsbegehren.

2. Eventuell: Anordnung einer neuen Expertise betr. Dar¬

stellbarkeit und Verwertbarkeit, sowie Höhe der Erstellungskosten

des Verfahrens Hefti an Hand der übergebenen Beschreibung, auf

Grund von praktischen Laboratoriumsversuchen, und mit Rücksicht

auf die Möglichkeit der Zurückgewinnung des verwendeten Broms.

C. In der heutigen Hauptverhandlung erneuern die Anwälte

der beiden Parieien ihre Anträge.

Erwägungen

1. Am 1. Juni 1896 schlossen die Litiganten einen Vertrag

ab, wonach der Kläger Hefti der beklagten Firma die Beschreibung

eines neuen Verfahrens zur Herstellung von kohlensauren Estern

aushändigte, in der Meinung, daß das Verfahren ohne direkte

Geldentschädigung in den Besitz der Firma übergehen solle, und

wogegen die Beklagte sich verpflichtete, 1. das Verfahren unter

ihrer Firma zur Patentierung einzureichen, etwelchen Einsprüchen

von anderer Seite mit allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten

und die daraus erwachsenden Kosten zu ihren Lasten zu über¬

nehmen; 2. die aus dem eventuell erzielten Patentschutz sich erge¬

benden Rechte möglichst gut zu verwerten, und bei einer eventuellen

Weitergabe an einen dritten oder mehrere in Übereinstimmung mit

dem Kläger zu handeln; 3. von dem der Beklagten durch dieses

Patentrecht erwachsenden Nutzen an den Kläger einen Anteil von unbestrittenermaßen allein eine Patenterteilung auf Verfahren an

50 % abzugeben, unter welchem Nutzen verstanden ist, entweder auswärtige Produzenten kennen. Mit Rücksicht auf die Unmög¬

der durch Erschließung der Patentländer sich ergebende Rein¬ lichkeit, das vom Kläger erworbene Verfahren in den Patent¬

gewinn aus dem in den betr. Ländern erzielten Verkauf der Kreo¬ ländern patentieren zu lassen, verweigerte die Beklagte die weitere

sot= und Gujacol=Karbonate, oder der bei einem Verkaufe an einen Erfüllung des mit dem Kläger abgeschlossenen Vertrages, weil

dritten erzielte Verkaufspreis; endlich 4. an den Kläger jährlich, derselbe mit der Patentverweigerung als null und nichtig dahin¬

solange derselbe darauf reflektiert, eine Quantität von nicht mehr gefallen sei, worauf der Kläger am 10. April 1897 beim Civil¬

als 1500 Kilogramm Kreosot und krystallisiertes Gujacol zu gericht Baselstadt das Klagebegehren stellte, die Beklagte sei zur

liefern (Art. 5 des Vertrages). Aus der dem Vertragsschlusse Haltung des mit ihm am 1. Juni und 31. August 1896 abge¬

vorausgehenden Korrespondenz ist ein Brief des Klägers vom schlossenen Vertrages und zur Zahlung der pro 1. März 1897

12. Mai 1896 hervorzuheben, in welchem er sich über den Zweck verfallenen ersten Rate von 1750 Fr. nebst Zins zu 5 % seit

des Vertrages gegenüber der Beklagten folgendermaßen ausspricht: Verfall zu verurteilen. Die Beklagte beantragte gänzliche Abwei¬

sung der Klage, insbesondere Feststellung der Ungültigkeit des ch wünschte in dieser Angelegenheit Sie in den Besitz des

Vertrages; eventuell sei a) die Gültigkeit des Vertrages abhängig Patentes gelangen zu sehen, und dabei für mich nicht nur eine

einmalige Entschädigung, sondern eine möglichst dauernde Beteili¬ zu erklären von der dauernden Erlangung der Patente in den

gerichtlich festzustellenden Patentländern, eventuell der Ablegung gung am Karbonatgeschäfte herauszuholen. In einem Zusatz

vom gleichen Tage (1. Juni) verpflichtete sich der Kläger, während des Erfindereides durch den Erfinder behufs Erlangung des

der Vertragszeit sich der Fabrikation von kohlensauren Estern zu Patentes in Nordamerika; b) die Gültigkeit des Vertrages abhän¬

enthalten, und dieselben von keiner andern Firma, als der Be¬ gig zu erklären von der Bedingung, daß der Kläger der Beklagten

die Darstellung von Kohlenoxydbromid in gewerblich verwertbarer klagten, zu beziehen. Und in einem zweiten Nachtrag vom 31. Au¬

gust 1896 verpflichtete sich die Beklagte, an Stelle der Lieferung Quantität ermögliche. Über die Frage, ob es möglich sei, nach

von 1500 Kilogramm Karbonate, dem Kläger jährlich während der vom Kläger gegebenen Beschreibung des Verfahrens Gujacol

10 Jahren, vom 1. September 1896 an, 3500 Fr. in halbjähr¬ und Kreosot=Karbonat zu erzeugen, und ob, wenn ja, nach dem

beschriebenen Verfahren kohlensaure Estern in gewerblich verwert¬ lichen Raten zu bezahlen, wogegen letzterer von jedem Verkauf

der Fabrikate abzustehen hatte. Nach der Feststellung der Vor¬ baren Quantitäten hergestellt werden können, hat die erste Instanz

ein Gutachten zweier Sachverständigen eingeholt. Der eine der instanz hatte die Beklagte schon früher dasselbe Fabrikat nach dem

von der Firma von Haydens Nachfolger in Radbeul=Dresden bestellten Sachverständigen, Professor Nietzky in Basel, sprack

hierüber dahin aus: Das klägerische Verfahren unterscheide erfundenen und in den Patentländern patentierten Verfahren dar¬

von dem in Deutschland patentierten von Haydenschen nur da¬ gestellt, und in den Ländern, welche keine Patentierung von Ver¬

durch, daß bei demselben Brom statt Chlor verwendet werde. fahren kennen, zum Verkauf gebraucht. Die Beklagte meldete das

sei nun aber jedem Sachverständigen bekannt, daß Chlor sich fast vom Kläger erworbene Verfahren in Deutschland zur Patentie¬

rung an, wurde jedoch vom kaiserlichen Patentamt abgewiesen, da in allen Fällen durch Brom ersetzen lasse, und beide verwandte

das Verfahren nur ein Analogieverfahren sei, welches sich von Körper seien. Aus praktischen Gründen verzichte man jedoch

meistens auf diesen Tausch, denn Brom stehe im Preise etwa dem patentierten von Haydenschen Verfahren nicht wesentlich un¬

4—5 mal höher als Chlor und da für 35 ½ Teile Chlor 80 Teile terscheide. Auch in England wurde das Verfahren provisorisch

Brom nötig seien, komme es in seinem Wirkungswerte mindestens angemeldet; eine definitive Patenterteilung erfolgte aber weder dort,

noch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche Staaten 10 mal so teuer zu stehen. Daß sich die betreffenden Karbonate

nach dem klägerischen Verfahren darstellen lassen, sei 'aum zu be¬ Standpunkte der ersten Instanz aus zur Abweisung der Klage

zweifeln, obwohl experimentelle Untersuchungen darüber bis jetzt nicht genügen. In der That irrt aber die erste Instanz rechtlich,

nicht bekannt seien. Die Frage, ob nach dem beschriebenen Ver¬ wenn sie annimmt, daß die Litiganten sich auch zur gemeinsamen

fahren kohlensaure Estern in gewerblich verwertbaren Quantitäten Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Län¬

hergestellt werden können, sei, dem Wortlaute nach, zu bejahen, dern vereinigt haben, und auch in dieser Richtung ein Gesellschafts¬

sofern der Kostenpunkt dabei keine Rolle spiele. Wenn aber die vertrag vorliege. Denn nach dem klaren Wortlaute des Vertrages

Frage so aufzufassen sei, daß das Verfahren ein konkurrenzfähiges, steht dem Kläger weder ein Anspruch auf einen Anteil an dem

rentables sein solle, so sei sie entschieden zu verneinen. In wesent¬ durch die Ausbeutung der Erfindung in den patentfreien Ländern

lich gleichem Sinne sprach sich auch der andere Experte, Professor erzielten Nutzen oder Gewinn zu, noch hat er an dem etwa hierauf

Nölting in Mühlhausen, aus, indem er dahin schloß, für Nicht¬ resultierenden Verlust zu partizipieren, sondern sein Anspruch geht

patentländer habe das Verfahren, weil es zu teuer sei, überhaupt auf eine fest bestimmte Leistung aus dem eigenen Vermögen der

keinen Sinn, und in Patentländern werde es als Verletzung des Beklagten, ohne alle Rücksicht darauf, ob dieselbe von der Erfin¬

von Haydenschen Patentes angesehen. Die beiden kantonalen In¬ dung des Klägers Gebrauch mache oder nicht und ob eventuell

stanzen haben die Klage abgewiesen. daraus ein Nutzen oder ein Verlust für Beklagte sich ergebe. Die

2. In rechtlicher Beziehung ist für das Schicksal der vorlie¬ erste Instanz stellt denn auch selbst fest, daß Beklagte nach dem

genden Klage, wie beide Parteien richtig annehmen, von wesent¬ 1. Juli 1896 die an Kläger gelieferten Produkte nicht nach sei¬

licher Bedeutung die Entscheidung der Frage, ob Beklagte durch nem, sondern nach dem von Haydenschen Verfahren erstellt habe,

Ziffer 4 des Vertrages vom 1. Juni 1896 resp. durch den und es überhaupt nach dem Vertrage nicht darauf ankommen

Nachtragsvertrag vom 31. August 1896 eine selbständige von sollte, nach welchem Verfahren Beklagte fabriziere. Nur die Aus¬

der Erlangung des Patentes für die klägerische Erfindung unab¬ beutung des eventuell erzielten Patentes in den Patentländern

hängige Verpflichtung gegenüber dem Kläger übernommen habe sollte insofern auf gemeinsame Rechnung geschehen, als Kläger

oder nicht. Die erste Instanz hat die Frage bejaht, indem sie Anspruch auf die Hälfte des Nutzens, nicht aber Anteil an dem

davon ausgeht, daß die Übernahme jener Verpflichtung durch etwaigen Verluste der Ausbeutung zu tragen hatte. Es könnte

Beklagte sich als Aquivalent für die Ausbeutung der klägerischen also jedenfalls der Vertrag nur in diesem Umfange als Gesell¬

Erfindung in den patentfreien Ländern darstelle. Die zweite In¬ schaftsvertrag angesehen werden. Indes ist eine Entscheidung dieser

stanz hat zwar erklärt, daß sie sich eventuell den Erwägungen Frage, ob der Vertrag sich als Gesellschafts= oder, wie Beklagte

des erstinstanzlichen Urteils anschließen würde; allein ihre eigene behauptet, als Dienstvertrag darstelle, in casu nicht nötig,

Begründung stimmt damit nicht überein, indem dieselbe lediglich da das Patent thatsächlich nicht erlangt worden ist und das

darauf abstellt, daß es sich darum gehandelt habe, ein patent¬ Schicksal der Klage nicht von jener Entscheidung abhängt.

fähiges Verfahren zu erhalten, das aber nur theoretische Bedeu¬ 3. Bei selbständiger Prüfung der Frage, ob Beklagte ohne

tung haben sollte, da man nicht nach dem neuen Verfahren, Rücksicht auf die Patentierung der klägerischen Erfindung zu der

sondern unter dem Schutze des neuen Patentes nach einem schon eingeklagten Leistung verpflichtet sei, muß indes diesseitige Instanz

anderweitig patentierten habe fabrizieren wollen, eine solche Ver¬ zu dem gleichen Ergebnisse, wie die Vorinstanzen, gelangen. Der

einbarung aber unzulässig sei. Diese Ausführung trifft offensicht¬ Wortlaut des Vertrages steht zwar, wie auch die Beklagte aner¬

lich den Fall nicht, daß sich Beklagte für die Ausbeutung der kennt, der vom Kläger vertretenen Auffassung, daß nicht der

klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern zu der einge¬ ganze Vertrag mit der Verweigerung des Patentes dahinfalle,

klagten Leistung verpflichtet haben sollte, und würde also vom nicht entgegen, und es kann für dieselbe namentlich geltend gemacht

werden, daß Art. 5 des Vertrages, worüber beide Parteien einig (bezw. im Zusatzvertrag vom 31. August 1896) enthaltene Ver¬

gehen, sofort mit Abschluß desselben in Kraft trat, und der pflichtung der Beklagten als selbständige Gegenleistung der Ver¬

Kläger sich bei der Abänderung jener Vertragsbestimmung durch wertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten,

den Zusatz vom 31. August 1896 dem Ansinnen der Beklag¬ wie der Kläger anzunehmen scheint, und sie mit der Erlangung

ten, auch diese Verpflichtung erst mit Erlangung des Patentes eines Patentes außer Beziehung zu setzen. Dazu kommt nun aber

beginnen zu lassen, mit Erfolg widersetzte, indem die Beklagte einerseits, daß, wie die Vorinstanz thatsächlich unanfechtbar fest¬

seinen gegenteiligen Vorschlag acceptierte, ohne daß über diese stellt, die Parteien gar nicht die Absicht hatten, weder in den

Frage irgend welche Diskussion stattgefunden zu haben scheint. patentfreien, noch in den Patent=Ländern, von der klägerischen

Erst nach Unterzeichnung des Zusatzvertrages ist die Beklagte Erfindung Gebrauch zu machen, und anderseits, daß die Erfindung

darauf zurückgekommen. Es ist auch an sich wohl gedenkbar, daß der Beklagten nach Art. 1 des Vertrages „ohne direkte Gegen¬

jemand eine Erfindung definitiv, ohne Rücksicht auf deren Paten¬ leistung“ behändigt wurde, und daß die streitige Verpflichtung am

rung, gegen Entgelt erwirbt, immerhin doch nur insofern, als Ende des Vertrages, nachdem in den vorgehenden Artikeln von

dieselbe auch, abgesehen von der Patentierung, als andern Pro¬ der Erlangung und der Ausbeutung des Patentes die Rede

duzenten unbekanntes Geheimverfahren für patentfreie Länder gewesen ist, steht, ohne daß dabei die geringste Andeutung gemacht

einen Wert für ihn hat, die Erfindung also ohne Erlangung wäre, daß dieselbe nicht die Gegenleistung für die Übergabe einer

eines Patentes für den Erwerber nicht absolut, also auch für die patentfähigen Erfindung, sondern für die Ausbeutung in den

patentfreien Länder, wertlos ist. In casu ist aber letzteres offenbar patentfreien Ländern fein solle. Wenn dies die Meinung der Par¬

der Fall. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen und den Gut¬ teien gewesen wäre, so hätte alle Veranlassung bestanden, es aus¬

achten der Experten steht fest, daß das vom Kläger zur Herstel¬ drücklich zu sagen. Die Auslegung, als ob die bezeichnete Ver¬

lung von Kreosot und Gujacol=Karbonat erfundene Verfahren, pflichtung der Beklagten speziell als Gegenleistung für die

sofern dasselbe überhaupt eine Erfindung ist, gegenüber dem bereits Verwertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu

bekannten von Haydenschen Verfahren nicht nur keinen Vorteil betrachten wäre, würde hiernach sowohl mit Art. 16 O.=R.,

bietet, sondern so teuer zu stehen kommt, daß es, — auch unter wonach nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdruckes

der Voraussetzung, daß Kreosot und Gujacol=Karbonat nach dem¬ haften, sondern der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist,

selben in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden im Widerspruch stehen, als auch namentlich mit der allgemeinen

können, — keinem Sachverständigen einfallen kann, dasselbe statt Rechtsregel, daß Verträge auszulegen sind, wie Treu und Glau¬

des von Haydenschen anzuwenden. Dies hat denn auch der Kläger ben es erfordern. Übrigens weist auch der Brief des Klägers

nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, daß die Beklagte vom 12. Mai 1896 darauf hin, daß auch die in Ziff. 5 enthal¬

auch bei Anwendung des Verfahrens, angesichts des Verkaufs¬ tene Verpflichtung der Beklagten mit Rücksicht auf das zu erlan¬

preises der beiden Karbonate, immer noch einen erheblichen Ge¬ gende Patent vereinbart wurde; denn der Kläger macht darin

winn mache. Indessen ist dies ganz unerheblich, da ja für die keinen Unterschied zwischen den von der Beklagten zu überneh¬

Beklagte kein Hindernis bestand, für patentfreie Länder das billi¬ menden Verpflichtungen, und es muß daher angenommen werden,

gere von Haydensche Verfahren anzuwenden, und sie daher keinen daß die sämtlichen von der Beklagten dem Kläger gegenüber zu

Grund hatte, sich die Kenntnis und das Recht zur Benutzung übernehmenden Verpflichtungen sich als Gegenleistung für „den

des teureren Verfahrens zu erwerben. Schon angesichts der abso¬ Besitz des Patentes“ darstellen sollen. Muß aber nach dem Ge¬

luten Wertlosigkeit der Erfindung für die patentfreien Länder sagten von der Annahme ausgegangen werden, daß die Art. 2

erscheint es als sehr bedenklich, die in Art. 5 des Vertrages bis 5 des Vertrages ein zusammenhängendes Ganzes und die

sämtlichen in diesen Artikeln übernommenen Verpflichtungen der Demnach hat das Bundesgericht

Beklagten die Gegenleistung für die Überlieferung einer patent¬ erkannt

fähigen Erfindung bilden, so kann nicht zweifelhaft sein, daß Die Berufung des Klägers wird als unbegründet abgewiesen,

mit der Feststellung der Richterlangbarkeit des Patentes auch die und daher das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel¬

in casu streitige Verpflichtung der Beklagten aus dem Grunde stadt vom 10. Januar 1898 in allen Teilen bestätigt.

dahinfällt, weil der Kläger keine patentfähige Erfindung der

Beklagten behändigt, also die ihm obliegende Leistung nicht gemacht

hat, bezw. nicht zu gewähren in der Lage ist. Die Beklagte hat

ausdrücklich behauptet und bezüglich Deutschland auch nachgewie¬

sen, daß das Patent in den in Aussicht genommenen Patent¬

ländern nicht zu erlangen, bezw. für Deutschland von der zustän¬

digen Behörde definitiv verweigert worden sei, und der Kläger

hat die diesfälligen Behauptungen der Beklagten nicht bestritten,

sondern stillschweigend anerkannt, so daß die Patentunfähigkeit der

Erfindung prozessualisch feststeht.

4. Bei der Annahme, daß der Kläger zur Behändigung einer

patentfähigen Erfindung verpflichtet gewesen sei, muß übrigens

die Klage auch aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde

abgewiesen werden. Die Vorinstanz stellt thatsächlich fest, daß das

Rechtsgeschäft dem Zwecke habe dienen sollen, ein Patent für eine

Ware zu erlangen, die man nicht fabriziere, unter dessen Schutz

man aber verbotene Ware fabrizieren könne. Diese Feststellung

ist nicht nur nicht aktenwidrig, sondern nach den aktenmäßigen

Thatsachen des Prozesses vollauf zutreffend. Nun ist zwar richtig,

daß die Ware, welche die Beklagte nach dem Vertrage fabrizieren

sollte, im Inlande, in der Schweiz, nicht verboten, vielmehr der

Beklagten völlig erlaubt ist, hier Kreosot und Gujacol=Karbonat

nach dem von Haydenschen Verfahren zu fabrizieren. Allein der

Zweck des Rechtsgeschäfts war gerade, die nach diesem Verfahren

erstellten Fabrikate in denjenigen Ländern in Verkehr zu bringen,

in welchen das von Haydensche Verfahren patentiert, und da¬

her der Patentinhaber allein berechtigt ist, den Gegenstand der

Erfindung herzustellen und zu verkaufen, und nun ist der Vor¬

instanz darin beizutreten, daß auch ein solcher Verstoß gegen

remde, im Inlande nicht geltende Gesetze angesichts der mit Treu

und Glauben im Widerspruch stehenden Mittel zum Verstoß gegen

die gute Sitte werde.