OG.2017.00019

Marke / UWG

17. November 2023Deutsch127 min

I. Prozessgeschichte

Source gl.ch

Kanton Glarus

Obergericht

wirken mit: Obergerichtspräsidentin Dr. iur. Petra

Hauser, Oberrichterin Monika Trümpi und Oberrichterin Brigitte Müller sowie

Gerichtsschreiberin MLaw

Jennifer Zbinden.

Urteil vom 17. November 2023

Verfahren OG.2017.00019

Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft

klagende

Partei

vertreten durch Dr. iur.

Ralph

Schlosser

zusätzlich

vertreten durch lic. iur.

Giuseppe

Mongiovì

gegen

B.______

beklagte Partei

vertreten

durch lic. iur.

Fred

Rueff

betreffend

Marke

/ UWG

Rechtsbegehren der klagenden Partei (gemäss Eingaben vom 7. April 2017, act. 1, vom 22. Dezember 2017,

act. 28, und vom 17. September 2021, act. 65):

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW

Service" und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen

Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf

ihren Websites, auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google

Snippet, das ihrer Website entspricht.

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen

"BMW Garage" und/oder "BMW und MINI Garage" im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites

http://[...].ch und [...].ch, auf Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch

sowie auf der Website www.autoscout24.ch.

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung

"Ihr BMW und MINI Partner" und "BMW-Partner" im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die nachfolgend

abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig – im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites

http://[...].ch und www.[...].ch, auf ihren Facebook Seiten, auf der

Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls

ihrer Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Websites, sowie

auf Visitenkarten und Informationskästen:

[...]

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere zu verbieten, Aufnahmen

der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf ihren

Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch oder auf ihren Facebook

Seiten abzubilden indem die BMW Logos dabei in den Vordergrund gestellt

werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen:

[...]

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen

"BMW [...]", "[...] BMW", "[...] BMW"

und/oder " [...] AG BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum

Beispiel "[...] bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,

unter anderem auf der Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren

Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch, auf Fahrzeugen, auf

Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto,

auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder

die Website von C.______) und auf dem Google Snippet, das ihrer Website

entspricht.

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Fahrzeuge unter der

Bezeichnung "[...] BMW M235i" anzubieten, zu bewerben und/oder zu

verkaufen.

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen

[...]bmw.ch zu verwenden.

8.bis

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung

"Ihr BMW-Händler" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,

insbesondere in der Beschriftung eines Informationskastens.

8.ter

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in und/oder im

Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im

Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW"

zu verwenden.

8.quater

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen

"BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu verwenden,

insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte:

[...]

sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall anzuordnen, dass sie die in Ziffern 1

bis 8 aufgeführten Bezeichnungen spätestens 10 Tage nach Rechtskraft des Urteils

des Obergerichts Glarus von ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt,

d.h. innert dieser Frist insbesondere

die

Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an

der [...], von ihren Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch und

von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website http://[...]bmw.ch

und von dem Google Snippet, das dieser Website entspricht, entfernt bzw.

entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...]auto.ch und

von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch entfernt bzw.

entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch

entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,

Broschüren und Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt;

folgende

Abbildungen des BMW Logos von ihrer Website www.[...] auto.ch und aus ihren

Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt:

[...]

die

BMW und MINI Logos von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw.

entfernen lässt;

das

BMW Logo von der Browser-Adressleiste, die im Zusammenhang mit der URL www.[...]bmw.ch

abgebildet ist, entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW [...]" von dem auf dem Dach ihrer Garage an der

[...] angebrachten Schild entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren

Websites http://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch entfernt bzw. entfernen

lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw.

entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,

Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnungen "[...] bmw" und " [...] AG BMW" von ihren

Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und

von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch entfernen lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website http://[...]bmw.ch

entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW-Partner" von den Visitenkarten ihres Personals

entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW Händler" von Informationskästen entfernt bzw.

entfernen lässt;

die

Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich

bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW Service" und "BMW-Classic" von den

Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen

lässt.

10.

sei die Stiftung SWITCH [...] zu verpflichten, den Domainnamen [...]bmw.ch

zu widerrufen bzw. zu löschen.

Eventualiter

sei die beklagte Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, sämtliche Erklärungen

abzugeben, die erforderlich sind, um den Domainnamen [...]bmw.ch zu

widerrufen bzw. zu löschen.

11.

Alles

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beklagten Partei.

Antrag der beklagten

Partei (gemäss Eingabe vom

31. August 2017, act. 12):

Die

Klage sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei.

Alles

unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der klagenden Partei.

____________________

Das Gericht zieht in Betracht:

Sachverhalt

I. Prozessgeschichte

1.1. Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(nachfolgend Klägerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in [...], die unter

anderem Motorfahrzeuge herstellt und vertreibt (act. 2/1; act. 1

N. 6). Sie hat folgende Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz registriert

(act. 2/5-2/10; act. 20/71-20/72; act. 1 N. 12-17;

act. 19 N. 63 f.):

die Marke "BMW"

(Nr. 145185) für Motorfahrzeuge (Klasse 12);

die Wortmarke

"BMW" (Nr. 663925) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse 12)

sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen (Klasse 37);

die Wort-/Bildmarke

"BMW" (Nr. 673219) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse

12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen (Klasse 37);

die Wortmarke "BMW

Service" (Nr. 830039) für Reparatur und Wartung von

Motorfahrzeugen (Klasse 37);

die Wortmarke

"MINI" (Nr. 914158) unter anderem für Motorfahrzeuge

(Klasse 12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen

(Klasse 37);

die Wort-/Bildmarke

"MINI" (Nr. 727906) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse

12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen

(Klasse 37).

2.1. Die B.______ AG (nachfolgend Beklagte) betreibt in

[...] eine Autogarage (act. 2/2). Ihr Geschäft besteht dabei im Handel

mit, im Unterhalt und in der Reparatur von BMW und MINI Fahrzeugen

(act. 12 N. 16). Zusätzlich restauriert und veredelt die Beklagte

BMW Fahrzeuge (sog. Tuning; act. 12 N. 16).

2.2. Von 1988 bis zum 31. Dezember 2003 war die

Beklagte eine autorisierte BMW Händlerin (act. 2/3 S. 7; act. 1

N. 8; act. 12 N. 22 f.). Der Antrag der Beklagten auch nach

dem 31. Dezember 2003 ins offizielle Vertriebsnetz der Klägerin

aufgenommen zu werden, lehnte die Klägerin ab (act. 2/4; act. 1

N. 10 f.; act. 12 N. 25). Die Beklagte hat sich in der Folge

dennoch weiterhin auf BMW und MINI Fahrzeuge spezialisiert (act. 13/6;

act. 12 N. 15), ohne offizielle BMW Händlerin zu sein.

3.1. Am 1. Juli 2008 reichte die Klägerin gemeinsam mit

der BMW (Schweiz) AG beim Handelsgericht Zürich ein Begehren um Erlass eines

Befehls bzw. eventualiter vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte ein

(act. 13/4; act. 2/13 S. 2). Dies mit der Begründung, dass die

Beklagte nach Beendigung des Händlervertrages unerlaubterweise weiterhin den

Domainnamen [...] bmw.ch verwende, den Pylon (mehrere Meter hoher

Werbeträger) unzulässig gestaltet habe, sich im Geschäftsverkehr weiterhin

als offizielle BMW-Vertretung bezeichne und die Bildmarke BMW verwende

(act. 13/4 N. 12).

3.2. Anlässlich der vom Handelsgericht Zürich

durchgeführten Instruktionsverhandlung zog die Klägerin ihr Begehren um

Erlass eines Befehls bzw. eventualiter vorsorglichen Massnahmen wieder zurück

(act. 2/13 S. 3), da nach der einstweiligen Beurteilung des Einzelrichters

des Handelsgerichts Zürich die Sachlage nicht genügend liquide bzw. die

Rechtslage nicht genügend klar gewesen sei, um einen Befehl zu erlassen

(act. 12 N. 35; act. 19 N. 28 und N. 79). Der

Einzelrichter des Handelsgerichts Zürich schrieb das eingeleitete Verfahren

deshalb als durch Rückzug erledigt ab (act. 2/13 S. 4).

3.3. Die Parteien erzielten in den aussergerichtlich

fortgesetzten Vergleichsgesprächen keine Einigung (vgl. act. 1

N. 21; act. 12 N. 36; act. 19 N. 82; act. 39

N. 97). Dennoch ging die Klägerin in der Folge offenbar davon aus, dass

sich die Angelegenheit erledigt habe und erhob vorerst keine Klage gegen die

Beklagte (vgl. act. 2/14; act. 1 N. 21 f.).

4.1. In den Jahren 2014 bis 2017 kam es zu mehreren

Vorfällen, in welchen Kunden der Beklagten diese für eine offizielle

BMW-Händlerin, BMW-Partnerin bzw. BMW Vertretung hielten

(act. 2/63-2/64; act. 21/75-21/77; vgl. auch act. 39

N. 84 ff.).

4.2. Die Klägerin schickte der Beklagten deshalb am

16. Juni 2016 ein Mahnschreiben, in welchem sie die Beklagte

aufforderte, die Verwendung von verschiedenen beanstandeten Bezeichnungen

(unter anderem die Bezeichnung "BMW Service" und "BMW

Garage") zu unterlassen, um den irreführenden Eindruck einer

vertraglichen Beziehung zur BMW AG zu vermeiden (act. 1 N. 74;

act. 2/65). Am 28. Juni 2016 und am 5. September 2016 verschickte

die Klägerin weitere Mahnschreiben an die Beklagte (act. 2/66-2/67). Die

Beklagte bestreitet, diese Schreiben der Klägerin erhalten zu haben (act. 12

N. 86 f.). Unbestritten ist jedenfalls, dass die Klägerin am

8. März 2017 der Beklagten die Klageschrift zustellte und eine kurze

Frist ansetzte, um den darin geltend gemachten Forderungen zu entsprechen

(act. 2/68). Die Beklagte antwortete darauf, dass sie der angedrohten

Klage sehr entspannt entgegensehe. Zudem wies sie darauf hin, dass sie

freiwillig und unabhängig von der Klage gewisse Änderungen an ihrem

Marktauftritt vorgenommen habe (act. 2/70).

5.1. In der Folge reichte die Klägerin am 7. April

2017 die vorliegende Klage beim Obergericht des Kantons Glarus ein

(act. 1). Dies zusammengefasst mit der Begründung, dass die Beklagte

durch die Verwendung des BMW und des MINI Logos, durch die Bezeichnungen

"BMW Service", "BMW und MINI Service", "BMW

Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und MINI

Partner", "BMW [...]", "[...] BMW", " [...]

BMW" und " [...] AG BMW" sowie durch die Verwendung des

Domainnamens [...] bmw.ch beim Publikum den irreführenden Eindruck erwecke,

weiterhin eine autorisierte BMW Händlerin bzw. eine autorisierte BMW

Werkstatt zu sein. Sie verstosse mit diesem Verhalten gegen das Bundesgesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241; nachfolgend UWG) und gegen das

Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (SR 232.11;

nachfolgend MSchG; vgl. act. 1 N. 84 ff.).

5.2. Die Beklagte reichte am 31. August 2017 ihre

Klageantwort ein und ersuchte darin um vollständige Abweisung der Klage

(act. 12 S. 2). Sie bestreitet insbesondere, sich täuschend zu

verhalten (act. 12 N. 116). Sie mache keinen kennzeichenmässigen

Gebrauch von den Marken der Klägerin (act. 12 N. 118). Sie sei auf

deren Gebrauch im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Originalmarkenwaren der

Klägerin angewiesen (act. 12 N. 118). Die Beklagte bewerbe ihr

Angebot im allgemein üblichen Rahmen und erwecke beim massgebenden

Verkehrskreis keinen falschen Eindruck, wer hinter den Angeboten und

Leistungen stehe (act. 12 N. 118). Die Beklagte habe ihren Auftritt

teilweise bereits vor Rechtshängigkeit der Klage dauerhaft geändert, was die

Klägerin mit ihrer Klage verkannt habe (act. 12 N. 117).

5.3. Die Klägerin reichte am 29. November 2017 ihre

Replik (act. 19) und die Beklagte am 23. März 2018 ihre Duplik

(act. 39) ein. Am 15. Dezember 2017, am 22. Dezember 2017 und

am 23. März 2018 reichte die Klägerin zudem als "Noven"

bezeichnete Eingaben ein (act. 24; act. 28; act. 37). Darin

brachte sie verschiedene neue Tatsachenbehauptungen vor, reichte neue

Beweismittel ein und ergänzte ihre ursprünglich gestellten Rechtsbegehren

durch neue Begehren (act. 24; act. 25/99; act. 28;

act. 30/100-30/102; act. 37; act. 38/103).

5.4. Am 30. September 2020 fand eine

Instruktionsverhandlung unter der Leitung der Obergerichtspräsidentin statt

(act. 57). Es konnte kein Vergleich zwischen den Parteien erzielt werden

(act. 57 S. 2). Das Obergericht räumte in der Folge einerseits der

Beklagten die Möglichkeit ein, eine schriftliche Stellungnahme zur

Noveneingabe 3 der Klägerin einzureichen, sowie andererseits der Klägerin,

eine Stellungnahme zur Duplik der Beklagten einzureichen (act. 62). Die

Klägerin nutzte diese Möglichkeit und reichte am 17. September 2021 eine

Stellungnahme zur Duplik sowie weitere Noven ein (act. 65). Zudem

ergänzte sie erneut ihre Rechtsbegehren (act. 65 N. 37-41;

act. 66/104).

5.5. Am 24. September 2021 fand die Hauptverhandlung

statt (act. 68). Die Parteien hielten ihre Parteivorträge, gaben Replik

und Duplik und trugen ihre Schlussvorträge vor (act. 68 S. 4 ff.;

act. 70 und act. 71). Auf die beantragte Parteibefragung wurde

verzichtet, da der Sachverhalt, soweit relevant, grundsätzlich nicht strittig

zwischen den Parteien ist (act. 68 S. 15).

5.6. Im Anschluss an die Hauptverhandlung wurde das

Verfahren auf Antrag der Parteien sistiert, damit weitere Vergleichsgespräche

unter den Parteien geführt werden können (act. 68 S. 15 und

S. 17). Die Vergleichsgespräche unter den Parteien führten in der Folge

jedoch zu keiner Einigung, weshalb die Parteien dem Obergericht am

14. Dezember 2021 beantragten, das Verfahren wiederaufzunehmen und ein

Urteil zu fällen (act. 73).

5.7. An seiner Sitzung vom 17. November 2023 fällte das

Obergericht seinen Entscheid (act. 80).

Erwägungen

II. Formelles

1.

Überblick

1.1

Die Klägerin und die Beklagte werfen im vorliegenden

Verfahren zahlreiche formelle Fragen auf (vgl. act. 1 N. 95-104;

act. 12 N. 6 und N. 113-116). Diese werden im Folgenden vorab

geklärt, um zu bestimmen, welche Begehren der Klägerin überhaupt inhaltlich zu

prüfen sind.

1.2

In E. II.2. wird hierfür zunächst die

Zuständigkeit und das anwendbare Recht bestimmt. In E. II.3. folgen

Ausführungen zur Zulässigkeit der eingereichten Noven und in E. II.4.

zur Zulässigkeit der Klageänderungen. Anschliessend wird in E. II.5.

geprüft, ob es sich um eine bereits abgeurteilte Sache handelt und in

E. II.6. wird das Rechtsschutzinteresse der Klägerin beurteilt.

Schliesslich wird in E. II.7. das Ausstandsgesuch der Beklagten

behandelt.

2.

Zuständigkeit und anwendbares Recht

2.1

Die Klägerin hat ihren Sitz in [...]

(act. 2/1), die Beklagte ihren in [...] (act. 2/2). Es liegt somit

ein internationaler Sachverhalt vor.

2.2

Wie dies sowohl die Klägerin als auch die Beklagte

zutreffend festhalten (act. 1 N. 3; act. 12 N. 13), bestimmt

sich die internationale Zuständigkeit nach dem Übereinkommen über die

gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ)

und die örtliche Zuständigkeit nach dem Bundesgesetz über das Internationale

Privatrecht (IPRG; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_36/2016 vom

14.

April 2016 E. 3.5.1, m.w.H.). Nach Art. 2 LugÜ kann die

Klägerin ihre Klage im Wohnsitzstaat der Beklagten erheben. Nach

Art. 109 Abs. 2 bzw. Art. 129 IPRG i.V.m. Art. 21

Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten

zuständig.

2.3

Die Beklagte hat ihren Sitz in [...]

(act. 2/2). Das angerufene Obergericht des Kantons Glarus ist somit

international und örtlich zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache

zuständig. Sachlich ist das Obergericht des Kantons Glarus in Dreierbesetzung

als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a

und d ZPO i.V.m. Art. 17 Abs. 2 lit. e GOG GL [GS III A/2]). Das Schlichtungsverfahren

entfällt (Art. 198 lit. f ZPO).

2.4

Anwendbar ist das schweizerische Recht, da die

Klägerin um Schutz vor Verletzung ihrer Marken in der Schweiz ersucht und der

schweizerische Markt betroffen ist (Art. 110 Abs. 1 und

Art. 136 Abs. 1 IPRG; vgl. act. 1 N. 12-18). Davon gehen

auch die Parteien aus (vgl. act. 1 N. 79 ff.; act. 12

N. 92 ff.; act. 19 N. 52 ff.; act. 39

N. 64 ff.).

3.

Zulässigkeit der eingereichten Noven

3.1

Die Klägerin reichte – nachdem sie sich bereits zwei

Mal umfassend zur Streitsache äussern konnte (vgl. act. 1 und

act. 19) – vier als "Noven" bezeichnete Eingaben ein

(act. 24; act. 28; act. 37 und act. 65).

3.2

In der ersten Noveneingabe vom 15. Dezember

2017.

bringt die Klägerin vor, sie sei am 14. Dezember 2017 darüber

informiert worden, dass die Beklagte in der jüngsten Ausgabe der [...] ein

Inserat veröffentlich habe, in welchem das BMW Logo prominent aufgeführt

werde (act. 24 N. 1 und act. 25/99). Dies sei ein echtes

Novum, welches ohne Verzug vorgebracht worden sei (act. 24 N. 2

f.). Die Verwendung des BMW Logos sei irreführend und deshalb zu verbieten

(act. 24 N. 6).

3.3

In der zweiten Noveneingabe vom 22. Dezember

2017.

brachte die Klägerin neu vor, die Beklagte verwende auf den

Visitenkarten ihres Personals die Bezeichnungen BMW-Partner und [...] BMW

sowie die Wort-/Bildmarke BMW (act. 28 N. 13). Zudem weist sie

darauf hin, dass neben dem Serviceempfang der Garage der Beklagten an der

[...] ein Informationskasten installiert sei, mit der Beschriftung "Info

von Ihrem BMW Händler" (act. 28 N. 16). Die Beklagte verstosse mit

diesem Verhalten gegen das MSchG und das UWG (act. 28 N. 14 und

N. 17). Es handle sich bei diesen neuen Tatsachen und Beweismittel um

echte Noven, welche ohne Verzug eingereicht worden seien (act. 28 N. 2

f.).

3.4

Am 23. März 2018 reichte die Klägerin eine

dritte Noveneingabe ein (act. 37). Darin bringt sie vor, dass das [...]

am 15. März 2018 eine Pressemitteilung erlassen habe, in welcher Daten

in Bezug auf den Ruf von der BMW Gruppe eingeholt worden seien (act. 37

N. 1 und N. 4 f.). Diese würden belegen, dass der Ruf von BMW

entgegen den Ausführungen der Beklagten herausragend sei (act. 37

N. 6). Auch hierbei würde es sich um ein echtes Novum handeln, welches

ohne Verzug eingereicht worden sei (act. 37 N. 2 f.).

3.5

In ihrer vierten Noveneingabe vom 17. September 2021

nahm die Klägerin auf die neuen Vorbringen der Beklagten in derer Duplik

Bezug (vgl. act. 65). So hatte die Beklagte in ihrer Duplik neu vorgebracht,

dass in ihrem Empfangs- bzw. Showroom seit vielen Jahren ein Ständer mit der

Aufschrift "Willkommen bei BMW" stehe (act. 39 N. 92).

Zudem hat sie die aktuelle Version ihrer Visitenkarte eingereicht (act. 39

N. 112). Die Klägerin führte hierzu in ihrer Noveneingabe aus, dass ihr

der Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW" bis anhin nicht

bekannt gewesen sei (act. 65 N. 25). Die Beschriftung sei

irreführend, da sie den Eindruck erwecke, der Kunde würde durch eine dem BMW

Netzwerk zugehörige Garage empfangen (act. 65 N. 25). Auch seien

die von der Beklagten eingereichten Visitenkarten mit den Bezeichnungen

"BMW-Service" und "BMW-Classic" irreführend (act. 65

N. 30). Die Klägerin habe diese erst durch die Duplik der Beklagten

entdeckt (act. 65 N. 30).

3.6

Die Beklagte bestreitet, dass diese von der Klägerin

vorgebrachten Noven zu berücksichtigen seien (act. 39 N. 107).

Bezüglich der ersten Noveneingabe vom 15. Dezember 2017 betreffend die

Werbung der Beklagten in der [...] mit einem BMW Logo führt die Beklagte aus,

dass es sich dabei nicht um ein Novum handle (act. 39 N. 108). Es

handle sich um praktisch das identische Profilbild wie die Beklagte auf

Facebook verwende (act. 39 N. 108).

3.7

Auch die zweite Noveneingabe der Klägerin enthalte

nach Ansicht der Beklagten keine Noven (act. 39 N. 109). Die

beanstandete Visitenkarte bestehe bereits viel länger als die Frist zur

Replizierung der Klägerin abgelaufen sei (act. 39 N. 110). Die

Klägerin müsse sich das Wissen der Garage D.______ AG als ihr lokaler

Vertreter anrechnen lassen (act. 39 N. 110). Die Visitenkarte werde

heute nicht mehr so verwendet (act. 39 N. 112). Die entsprechende

Visitenkarte sei jedoch in Fahrzeugmappen aus Fahrzeugen, die von der

Beklagten bis Ende 2003 abgesetzt worden seien (als sie noch offizielle BMW

Händlerin gewesen sei), noch vorhanden (act. 39 N. 111). Die

aktuelle Visitenkarte von [...] enthalte kein BMW Logo mehr (act. 39

S. 28). Daneben könne sie mittels Google Streetview belegen, dass der

beanstandete Informationskasten bereits im Juli 2013 vorhanden gewesen sei

(act. 39 N. 113). Mit zumutbarer Sorgfalt hätte es der Klägerin

deshalb möglich sein müssen, ihre Behauptungen rechtzeitig in der Replik vorzubringen

(act. 39 N. 113; vgl. auch act. 71 N. 14). Zudem

bestreitet die Beklagte, dass die von der Klägerin eingereichte Fotografie

vom 20. Dezember 2017 stamme. Der Schriftzug "Info von Ihrem BMW

Händler" existiere nicht (act. 39 N. 113). Das BMW-Logo im

Innern des Informationskastens sei ein Sticker, welchen die Beklagte

rechtmässig erworben habe und kraft Erschöpfung frei in seiner Verwendung sei

(act. 39 N. 114).

3.8

Zur Zulässigkeit der dritten und vierten

Noveneingabe äussert sich die Beklagte – soweit ersichtlich – nicht, sondern

beschränkt sich darauf die Relevanz dieser neuen Eingabe zu bestreiten (vgl.

insbesondere act. 71 N. 3 S. 1 f.).

3.9

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich

jede Partei nur zweimal unbeschränkt äussern: Ein erstes Mal im Rahmen des

ersten Schriftenwechsels; ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten

Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer

Instruktionsverhandlung oder "zu Beginn der Hauptverhandlung" (BGE 144 III 67 E. 2.1, m.w.H.). Danach haben die Parteien nur noch unter den

eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue

Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (Urteil des Bundesgerichts 4A_70/2019

vom 6. August 2019 E. 2.3.1, m.w.H.). Das heisst, neue Tatsachen und

Beweismittel werden dann nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug

vorgebracht werden und (a) erst nach Abschluss des Schriftenwechsels

entstanden sind (sog. echte Noven); oder (b) bereits vor Abschluss des

Schriftenwechsels vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht

vorher vorgebracht werden konnten (sog. unechte Noven; Art. 229

Abs. 1 ZPO).

3.10

Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht

vorher haben vorgebracht werden können, bedeutet, dass der betreffenden

Partei keine Nachlässigkeit bei der Behauptungs- und Beweisführungslast (bzw.

der subjektiven Beweislast) vorzuwerfen ist. Dazu gehört auch, dass die

betreffende Partei die zumutbaren Nachforschungen vorgenommen hat (vgl. zum

Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_259/2019 vom 10. Oktober 2019

E. 1.3, m.w.H.).

3.11

Vorliegend hat das Obergericht einen zweiten

Schriftenwechsel angeordnet (act. 14; vgl. Art. 225 ZPO). Die als

Noveneingaben bezeichneten Eingaben der Klägerin können somit nur

berücksichtigt werden, wenn es sich dabei um echte bzw. unechte Noven im

Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO handelt. Von dem geht auch die

Klägerin selbst aus (vgl. act. 24 N. 2; act. 28 N. 2;

act. 37 N. 2; act. 65 N. 4). Der Nachweis hierfür obliegt

der Klägerin (vgl. Daniel Willisegger,

in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel

2017, N. 33 zu Art. 229 ZPO).

3.12

Die Klägerin reichte ihre Replik am

29.

November 2017 ein (act. 19). Der eingereichte Auszug aus der

[...] (Novum 1) stammt aus dem Dezember 2017 (act. 25/99) und ist somit

erst nach der Replik der Klägerin entstanden. Es handelt sich somit – wie die

Klägerin zu Recht vorbringt (act. 24 N. 2) – um ein echtes Novum.

Die Klägerin reichte das Novum am 15. Dezember 2017 ein, was in

angesichts der Tatsache, dass die eingereichte Ausgabe der [...] aus dem Dezember

2017.

stammt, als rechtzeitig zu erachten ist (vgl. hierzu Urteil des

Bundesgerichts 4A_70/2021 vom 15. Juli 2021 E. 4.2). Der

eingereichte Auszug aus der [...] ist somit als neue Tatsache im vorliegenden

Verfahren zu beachten.

3.13

Die Klägerin konnte dagegen nicht belegen, dass die

in der zweiten Noveneingabe eingereichte Visitenkarte erst nach der

Erstattung ihrer Replik vom 29. November 2017 entstand. So argumentierte

die Beklagte vielmehr, dass dies eine alte Version ihrer Visitenkarten sei,

welche seit 2003 nicht mehr verwendet werde (act. 39 N. 110). Auch

gelingt es der Klägerin nicht darzulegen, weshalb es ihr trotz zumutbarer

Sorgfalt nicht vorher möglich gewesen sein sollte, die Visitenkarten der

Beklagten einzureichen (vgl. act. 65 N. 29). So war die

Visitenkarte der Beklagten zum Zeitpunkt der Klageeinreichung bereits über 14

Jahre im Umlauf (act. 39 N. 110-111). Aus der Eingabe der Klägerin geht

nicht hervor, wann die Garage D.______ Kenntnis vom Inhalt der Visitenkarte

erlangte und weshalb sie die Klägerin erst im Dezember 2017 darüber

informiert haben soll (vgl. act. 28 N. 1 und N. 14-15). Es

liegt somit kein zulässiges Novum vor.

3.14

Die Beklagte hat belegt, dass der Informationskasten

an der [...] bereits seit längerer Zeit, mindestens seit Juli 2013, vorhanden

ist (vgl. act. 40/36; act. 39 N. 113). Die Klägerin hat nicht

hinreichend dargelegt, weshalb es ihr nicht möglich gewesen ist, ihre

Behauptungen rechtzeitig in der Replik vorzubringen. So hat sie nicht

ausgeführt, von wem und wie sie von diesem Informationskasten erfahren hat.

Sie hat somit nicht hinreichend belegt, dass sie die ihr zumutbaren

Nachforschungen zum rechtzeitigen Vorbringen dieser Information vorgenommen

hat. Auch diesbezüglich liegt somit kein zulässiges Novum vor.

3.15

Ein zulässiges echtes Novum stellt hingegen die

Pressemitteilung des [...]s vom 15. März 2018 dar (act. 38/103).

Sie wurde nach der Replik der Klägerin vom 29. November 2017

veröffentlicht und von der Klägerin ohne Verzug am 23. März 2018

vorgebracht (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_70/2021 vom

15.

Juli 2021 E. 4.2).

3.16

Bezüglich der vierten Noveneingabe der Klägerin ist

zu beachten, dass sie diese im Anschluss an die Duplik der Beklagten

eingereicht hat.

3.17

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es der

klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik

sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der

Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven

vorgebracht werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven

entkräften will, ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die

Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, dass diese Noven

vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten.

Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist immerhin

unabdingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind.

Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der

unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in

technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven

aufzufassen sind (vgl. zum Ganzen BGE 146 III 55 E. 2.5.2, m.w.H.;

Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2022 vom 24. Mai 2022 E. 2.2).

3.18

Vorliegend war es die Beklagte in ihrer Duplik,

welche vorbrachte, wie die aktuelle Visitenkarte der Beklagten gestaltet ist

(act. 39 N. 112). Auch war es die Beklagte, welche in ihrer Duplik

erstmals vorbrachte, dass sie in ihrem Empfangsraum einen Ständer mit der

Beschriftung "Willkommen bei BMW" aufgestellt hat (act. 39

N. 92). Diese von der Beklagten neu in den Prozess eingebrachten

Tatsachen und Beweismittel wurden rechtzeitig vorgebracht und sind vorliegend

uneingeschränkt zu beachten.

3.19

Die neuen Behauptungen der Klägerin, dass der

Ständer mit der Beschriftung "Willkommen bei BMW" sowie die

Gestaltung der Visitenkarten irreführend sei, basieren kausal auf diesen

neuen Vorbringen der Beklagten in ihrer Duplik (act. 65 N. 25).

Erst die neuen Vorbringen der Beklagten haben die Klägerin dazu veranlasst

vorzubringen, dass die Verwendung ihrer Marken auch in diesem Zusammenhang

irreführend sei. Die entsprechenden Behauptungen der Klägerin, dass die

Verwendung des Ständers "Willkommen bei BMW" sowie die Gestaltung

der Visitenkarte irreführend sei, sind somit im vorliegenden Prozess zu

beachten.

4.

Zulässigkeit der Klageänderungen

4.1

Die Klägerin ergänzte mit ihrer zweiten Noveneingabe

vom 22. Dezember 2017 ihre ursprünglichen Rechtsbegehren Ziffern 3, 4, 6

und 9 und fügt ein neues Rechtsbegehren Ziffer 8bis hinzu (vgl.

act. 30/100). Der Beklagten soll dadurch zusätzlich verboten werden, die

Bezeichnungen "BMW-Partner" und "Ihr BMW Händler" im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden (act. 28 N. 6 und N. 9).

Auch sollen die bereits beantragten Verbote der Verwendung der BMW und MINI

Logos und der Bezeichnung als "[...] BMW" zusätzlich für die

Werbung auf Visitenkarten und Informationskästen gelten (act. 28

N. 7 f.). Entsprechend soll die Beklagte verpflichtet werden, die

Bezeichnung "[...] BMW", "BMW-Partner" und "BMW

Händler" von Visitenkarten bzw. Informationskästen zu entfernen bzw.

entfernen zu lassen (act. 28 N. 10 f.).

4.2

Am 17. September 2021 ergänzte die Klägerin ihr

Rechtsbegehren Ziffer 9 erneut und stellte neue Rechtsbegehren (Ziffern 8ter

und 8quater; vgl. act. 66/104). Der Beklagten soll dadurch

zusätzlich verboten werden, in und/oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt,

insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die

Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden (act. 65 N. 38).

Zudem soll ihr verboten werden, die Bezeichnungen "BMW-Service"

und/oder "BMW-Classic" zu verwenden, insbesondere auf ihrer

Visitenkarte (act. 65 N. 39). Entsprechend sei die Beklagten

zusätzlich zu verpflichten, die Bezeichnung "Willkommen bei BMW"

vom Ständer am Empfangsbereich bzw. im Showroom zu entfernen bzw. entfernen

zu lassen sowie die Bezeichnungen "BMW-Service" und

"BMW-Classic" von den Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer

Organe zu entfernen bzw. entfernen zu lassen (act. 65 N. 40).

4.3

Die Beklagte verweigerte ihre Zustimmung zur

Änderung der ursprünglichen Klage und bestreitet die Zulässigkeit der

vorgenommenen Klageänderungen (act. 71 N. 1; act. 39

S. 2).

4.4

Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des

Streitgegenstandes nach Eintritt der Rechtshängigkeit (vgl. Laurent Killias, in: Berner Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II,

Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N. 6 zu

Art. 227 ZPO). Erfasst ist jede inhaltliche Änderung der bisherigen

Rechtsbegehren, mit welchen mehr, zusätzliches oder etwas Anderes verlangt

wird (Laurent Killias, a.a.O.,

N. 7 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.). Keine Klageänderung liegt vor, wenn

eine Klage auf zusätzliche neue Tatsachen und Beweismittel aus dem gleichen

Lebenssachverhalt abgestützt oder wenn das Rechtsbegehren nachträglich bloss

verdeutlicht wird (Laurent Killias,

a.a.O., N. 9 und N. 13 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.).

4.5

Eine Klageänderung ist nur zulässig, wenn der

geänderte oder der neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu

beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen

Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1

ZPO). In der Hauptverhandlung bzw. nach Aktenschluss ist eine Klageänderung

darüber hinaus nur zulässig, wenn sie zusätzlich auf neuen Tatsachen oder

Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 ZPO; Christoph Leuenberger, in: Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung(ZPO), 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N. 1 zu

Art. 230 ZPO).

4.6

Vorliegend verlangt die Klägerin mit ihren ergänzten

bzw. neuen Rechtsbegehren Ziffern 3, 8bis, 8ter, 8quater

und 9 lit. p-s etwas Zusätzliches von der Beklagten (vgl. act. 28

N. 6-11 und act. 65 N. 37-40). Die neuen Rechtsbegehren

Ziffern 8ter, 8quater und 9 lit. r und lit. s kann

die Klägerin dabei auf zulässige (neue) Tatsachen stützen (vgl. oben

E. II.3.18-II.3.19.). So behauptete und belegte die Beklagte in ihrer

Duplik selbst, dass in ihrem Empfang seit vielen Jahren ein Ständer mit der

Aufschrift "Willkommen bei BMW" stehe (act. 39 N. 92).

Auch reichte sie eine Fotografie der aktuellen Visitenkarte von [...] ein,

auf welcher "BMW-Service" und "BMW-Classic" steht

(act. 39 N. 112). Die basierend darauf geänderten Rechtsbegehren

Ziffern 8ter, 8quater und 9 lit. r und lit. s sind

nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen wie die ursprünglichen und

stehen hierzu in einem sachlichen Zusammenhang (vgl. Art. 243

Abs. 3 ZPO; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 E. 2.2.1 und

E. 2.2.3). Es handelt sich somit diesbezüglich um eine zulässige

Klageänderung. Dem vorliegenden Urteil sind entsprechend die Rechtsbegehren

Ziffern 8ter, 8quater und 9 lit. r und lit. s

zugrunde zu legen.

4.7

Die neuen bzw. ergänzten Rechtsbegehren Ziffern 3, 8bis

und 9 lit. p und lit. q (act. 28 N. 6-11) kann die Klägerin dagegen

nicht auf zulässige neue Tatsachen stützen, da sie diese verspätet

eingereicht hat (vgl. hierzu vorstehend E. II.3.13.-II.3.14.). Die Klägerin

kann ihre geänderten bzw. neuen Rechtsbegehren auch nicht auf die

Ausführungen der Beklagten in ihrer Duplik stützen (vgl. act. 39

S. 28). Die Änderung der Rechtsbegehren Ziffern 3, 8bis und 9

lit. p und lit. q durch die Klägerin sind somit nicht zulässig. Auf die

entsprechende Klageänderung der Klägerin ist nicht einzutreten (vgl. Laurent Killias, a.a.O., N. 24

zu Art. 227 ZPO).

4.8

Insofern die Klägerin mit den geänderten

Rechtsbegehren Ziffern 4, 6, und 9 lit. l nur die bereits im ursprünglichen Rechtsbegehren

enthaltene beispielhafte Aufzählung ergänzt, verlangt sie nicht mehr bzw.

nicht etwas Anderes von der Beklagten als bereits in ihrer ursprünglichen

Klage. Vielmehr handelt es sich bei den Umformulierungen der Rechtsbegehren

Ziffern 4, 6 und 9 lit. l bloss um eine nachträgliche Verdeutlichung. Dies

stellt keine Klageänderung im Sinne von Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO dar

(vgl. Laurent Killias, a.a.O.,

N. 9 und N. 13 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.). Die neue Formulierung

der Rechtsbegehren Ziffern 4, 6, und 9 lit. l ist somit als zulässig zu

erachten, ohne dass die entsprechenden Voraussetzungen von Art. 227 bzw. Art.

230.

ZPO erfüllt sein müssen. Die Präzisierung der Rechtsbegehren Ziffern 6

und 9 lit. l beruht darüber hinaus auf einer zulässigen neuen Tatsache (vgl.

act. 39 N. 112), weshalb diesbezüglich ohnehin eine zulässige

Klageänderung vorliegen würde.

5.

Keine abgeurteilte Sache

5.1

Die Klägerin hatte bereits vor dem vorliegenden

Verfahren am 1. Juli 2008 gemeinsam mit der BMW (Schweiz) AG beim

Handelsgericht Zürich ein Begehren um Erlass eines Befehls bzw. eventualiter

vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte eingereicht (act. 13/4;

act. 2/13 S. 2). Anlässlich der vom Handelsgericht Zürich

durchgeführten Instruktionsverhandlung hat die Klägerin ihr Begehren wieder

zurückgezogen, weshalb der Einzelrichter des Handelsgerichts Zürich das

eingeleitete Verfahren als durch Rückzug erledigt abgeschrieben hat

(act. 2/13 S. 3 f.).

5.2

Nach Ansicht der Klägerin komme ihrem damaligen

Rückzug des Begehrens um Erlass eines Befehls keine Rechtskraftwirkung zu

(act. 1 N. 95). Wenn die Bedingungen des Rechtsschutzes in klaren

Fällen nicht erfüllt sei, werde auf das Gesuch nicht eingetreten (act. 1

N. 95). Der Nichteintretensentscheid entfalte lediglich im Verhältnis zu

einem neuen Verfahren auf Rechtsschutz in klaren Fällen Rechtskraftwirkung.

Eine neue Klage sei immer möglich (act. 1 N. 95). Es könne nicht

sein, dass ein Rückzug des Gesuchs weitergehendere Folgen als ein

Nichteintretensentscheid habe (act. 1 N. 96). Die Klägerin sei

deshalb frei, auch nach dem erfolgten Rückzug ihre Ansprüche im ordentlichen

Verfahren geltend zu machen (act. 1 N. 96).

5.3

Die Beklagte äussert sich diesbezüglich nicht (vgl.

act. 12 N. 112).

5.4

Nach Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO darf

auf eine Klage nur eingetreten werden, sofern in der Streitsache nicht

bereits ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Da es sich hierbei um eine

negative Prozessvoraussetzung handelt, hat das Gericht dies von Amtes wegen zu

prüfen (Art. 60 ZPO; vgl. Myriam

A. Gehri, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,

3.

Aufl., Basel 2017, N. 18 zu Art. 59 ZPO).

5.5

Vorliegend fand das erste Verfahren zwischen den

Parteien vor dem Handelsgericht Zürich noch vor Inkrafttreten der ZPO, d.h.

unter dem alten zürcherischen Verfahrensrecht, statt. Dieses bestimmte, dass

zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort

beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen ein Befehlsverfahren vor dem

Einzelrichter im summarischen Verfahren eingeleitet werden kann (§ 222

Ziff. 2 der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 1. Januar

2008.

[aZPO ZH]). Fehlte es an klarem Recht oder sofort beweisbaren

tatsächlichen Verhältnissen (sog. Illiquidität), trat der Richter auf das

Begehren nicht ein (§ 226 aZPO ZH). Nach § 226 aZPO ZH stand dem

Kläger in der Folge jedoch die Klage im ordentlichen Verfahren offen.

5.6

In der Lehre sowie in einem Urteil des Obergerichts

Zürich wird die Ansicht vertreten, ein rechtshängiges Befehlsbegehren

aufgrund klaren Rechts könne wegen Illiquidität ohne materiellen

Rechtsverlust auch zurückgezogen werden (Frank/

Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,

3.

Aufl., Zürich 1997, N. 4a zu § 226 aZPO ZH; Johann Jakob Zürcher, Der

Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998,

S. 351 f.; Urteil des Obergerichts Zürich ZR 80/1981 Nr. 20

S. 66 f. vom 22. Januar 1981 E. 3). Dies deshalb, da das

Vorliegen klaren Rechts und unbestrittener oder sofort beweisbarer tatsächlicher

Verhältnisse eine spezielle (zusätzliche) Prozessvoraussetzung des

summarischen Erkenntnisverfahrens sei. Das Fehlen eines liquiden

Klagefundamentes führe deshalb zu einem Nichteintretensentscheid, der keine

Rechtskraftwirkung entfaltet. Diesen Prozessausgang mit gleicher Wirkung

müsse der Kläger auch durch Parteierklärung (Rückzug infolge Illiquidität)

herbeiführen können, um stattdessen den ordentlichen Prozess einzuleiten

(vgl. zum Ganzen Urteil des Obergerichts Zürich ZR 80/1981 vom 22. Januar

1981.

E. 3).

5.7

Dieser Auffassung des Obergerichts Zürichs sowie den

damaligen Lehrmeinungen zur zürcherischen Zivilprozessordnung ist

zuzustimmen. Auch die heutige Lehre geht davon aus, dass ein Gesuch um

Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO) ohne Rechtskraft- und

Ausschlusswirkung für ein allfällig späteres ordentliches Verfahren

zurückgezogen werden kann (Andreas

Güngerich, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Band II, Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, N. 22 zu

Art. 257 ZPO; Thomas

Sutter-Somm/Cordula Lötscher, in: Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N. 16

zu Art. 257 ZPO; Dieter Hofmann,

in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel

2017, N. 28b zu Art. 257 ZPO; Ingrid

Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,

3.

Aufl., Basel 2021, N. 15 zu Art. 257 ZPO).

5.8

Vorliegend bringt die Klägerin vor, dass sie ihr

Begehren um Erlass eines Befehls deshalb zurückgezogen habe, weil die

Sachlage nicht genügend liquide bzw. die Rechtslage nicht genügend klar

gewesen sei (act. 19 N. 28 und N. 79). Die Beklagte bestreitet

dies nicht (act. 39 N. 31 und N. 94). Der damalige Rückzug des

Begehrens auf Erlass eines Befehls steht dem vorliegenden Verfahren somit

nicht entgegen. In Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Klägerin

(act. 1 N. 96) handelt es sich vorliegend nicht um eine bereits

abgeurteilte Sache.

6.

Rechtsschutzinteresse der Klägerin

6.1

Die Beklagte bringt vor, dass sie ihren Auftritt vor

Rechtshängigkeit der Klage dauerhaft geändert habe (act. 12

N. 117). Die Beweise der Klägerin würden vom November 2016 datieren (act. 12

N. 117). Die Beklagte habe ihre Website rundum erneuert (act. 12

N. 44, N. 56 und N. 67). Die Fotografie des Pylon "BMW

Service" sei in dieser Form nicht mehr auf der Website vorhanden

(act. 12 N. 44). Auch existiere die Abbildung zu ihrem Spezialwerkzeugsortiment

nicht mehr (act. 12 N. 56). Die Beklagte verwende in der

Browser-Adressleiste nicht mehr das BMW Logo, sondern ein stilisiertes

"[...]" als eigenes Logo (act. 12 N. 62). Die Beklagte

bezeichne sich nicht mehr als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 12

N. 53). Die von der Klägerin ins Recht gelegten Beweise (Preisliste und

Rechnungen) seien überholt (act. 12 N. 53). Auch die Overalls mit

den BMW und MINI Logos seien von der Beklagten vor Einreichung der Klage

zurückgezogen worden (act. 12 N. 61). Sie habe die

Widerrechtlichkeit nicht bestritten, weshalb das Gericht mangels

Rechtsschutzinteresse nicht über diese Punkte zu entscheiden habe

(act. 39 N. 44).

6.2

Die Klägerin argumentiert dagegen, dass sie ein

schutzwürdiges Interesse an einem gerichtlichen Verbot habe (act. 1

N. 103; act. 19 N. 37). Dies gelte auch wenn die Beklagte

behaupte, sie habe einige der strittigen Punkte eingestellt (act. 1

N. 102 und N. 104; act. 19 N. 40). So beteure die

Beklagte weiterhin, dass ihr damaliges Verhalten rechtmässig erfolgt sei

(act. 1 N. 104). Das Schild "BMW Service" sei immer noch

auf der Website der Beklagten abgebildet (act. 19 N. 30 und

N. 66).

6.3

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder

gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG unter

anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (sog.

Unterlassungsklage). Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1

lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein solches besteht nur,

wenn eine Verletzung droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die

künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen

bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass gleichartige Eingriffe

in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten

ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig dann angenommen werden, wenn der

Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist

doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit

weiterführen wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 96 E. 2e; Urteil des

Bundesgerichts 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1, m.w.H.; Urteil

des Bundesgerichts 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.1,

m.w.H.).

6.4

Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch die

verletzende Partei widerlegt werden, wenn sie Umstände dartut, die eine

Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich

erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge

Anforderungen zu stellen. Sie wird weder durch die Einstellung der Verletzung

umgestossen noch durch die blosse Erklärung der beklagten Partei, von

künftigen Verletzungen Abstand zu nehmen, wenn nicht gleichzeitig der

Anspruch der klagenden Partei anerkannt wird (Urteil des Bundesgerichts

4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1, m.w.H.).

6.5

Daneben kann vom Richter gemäss Art. 55

Abs. 1 lit. b MSchG auch verlangt werden, eine bestehende Verletzung des

eigenen Markenrechts zu beseitigen (sog. Beseitigungsklage). Auch für die

Beseitigungsklage ist vorausgesetzt, dass die Klägerin über ein

Rechtsschutzinteresse verfügt. Die Beseitigungsklage setzt indessen keine

Wiederholungsgefahr voraus. Wenn sich ein bestehender Verletzungszustand

weiterhin störend auswirkt, ist das Rechtsschutzinteresse an dessen

Beseitigung regelmässig zu bejahen (Roger

Staub, in: Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG),

2.

Aufl., Bern 2017, N. 54 zu Art. 55 MSchG; Markus R. Frick, in: Basler

Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017,

N. 48 zu Art. 55 MSchG).

6.6

Die Beklagte hat vorliegend nachgewiesen, dass sie

ihren Auftritt teilweise verändert hat. So ist belegt, dass sie das BMW Logo

mittlerweile nicht mehr in ihrer Browser-Adressleiste verwendet (vgl.

act. 12 N. 62; act. 21/74). Dass die Beklagte die Abbildungen

des BMW Logos gemäss ihrem Rechtsbegehren Ziffer 9 lit. f aa und bb

(act. 1 S. 5; vgl. auch act. 1 N. 37 f.) nicht mehr auf

ihrer Website verwendet und die Beklagte die Overalls ihrer Angestellten mit

dem BMW und dem MINI Logo zurückgezogen hat, wurde von der Klägerin zudem

nicht hinreichend bestritten (vgl. act. 19 N. 37 f. und N. 40;

vgl. auch act. 19 N. 67 und N. 74; act. 21/74 und

act. 21/78). So reicht hierfür die Ausführung der Klägerin zu Beginn

ihrer Replik, dass sie sämtliche Vorbringen der Beklagten insgesamt und im

Einzelnen bestreitet, nicht aus (act. 19 N. 3; vgl. BGE 141 III 433

E. 2.6, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_473/2022 vom

19.

Januar 2023 E. 3.2, m.w.H.). Es ist deshalb davon auszugehen,

dass die Beklagte die Abbildungen des BMW Logos gemäss ihrem Rechtsbegehren

Ziffer 9 lit. f aa und bb nicht mehr auf ihrer Website verwendet und die

Overalls ihrer Angestellten mit dem BMW und dem MINI Logo zurückgezogen hat.

6.7

Insofern die Beklagte die Änderung ihres

Marktauftrittes nachgewiesen hat (vgl. E. II.6.6.), wirkt sich die

Verletzung für die Klägerin nicht weiter störend aus. An den diesbezüglich

von der Klägerin gestellten Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren

Ziffern 9 lit. f aa) und bb), lit. g und lit. h) besteht somit

kein Rechtsschutzinteresse mehr. Auf die entsprechenden Beseitigungsbegehren

(Rechtsbegehren Ziffern 9 lit. f aa) und bb), lit. g und

lit. h) ist nicht einzutreten.

6.8

Die übrigen von der Beklagten behaupteten Änderungen

ihres Auftritts sind dagegen nicht belegt. So schreibt die Beklagte in ihrer

Klageantwort in Bezug auf die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI

Partner" selber, es entspreche einer wahren Tatsache, dass sich die

Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" in Bezug auf ihr eigenes

Angebot und auf ihre eigenen Leistungen präsentiere und verwies dabei auf

zwei von der Klägerin eingereichten Beweise (act. 12 N. 53 mit

Verweis auf act. 2/32-2/33). Auch schreibt sie an anderer Stelle in

ihrer Klageantwort, dass es sich beim von der Klägerin eingereichten

act. 2/32 um die Preisliste der Beklagten handle (act. 12

N. 66). Es ist somit erwiesen, dass die Beklagte sich weiterhin auf

ihrer Preisliste als "Ihr BMW und MINI Partner" bezeichnet. Ohnehin

hat die Beklagte keine Beweise ins Recht gelegt, wie die neuen Rechnungen

bzw. Preisliste von ihr aussehen würden.

6.9

Daneben hat die Klägerin in ihrer Duplik

nachgewiesen, dass die Beklagte die Abbildung des Pylon "BMW

Service" weiterhin auf ihrer Website verwendet (act. 19 N. 66

und act. 21/73). Die Beklagte hat dies nicht mehr bestritten

(act. 39 N. 33-35 und N. 79). Auch hat die Klägerin

nachgewiesen, dass die Beklagte auf ihrer Website weiterhin die Bezeichnung

"[...] BMW" verwendet (act. 21/74).

6.10

Da die Beklagte nicht nachweisen konnte, dass sie

die beanstandeten Verhaltensweisen tatsächlich aufgegeben hat, ist auf die

restlichen Beseitigungsbegehren (Ziffer 9 lit. a-e, lit. f cc, lit. i-o

und lit. r-s sowie Ziffer 10) somit einzutreten.

6.11

In Bezug auf die von der Klägerin gestellten

Unterlassungsbegehren gilt Folgendes: Die Beklagte hat vorliegend nicht

verbindlich erklärt, dass sie die umstrittenen Handlungen nicht mehr

vornehmen werde (vgl. Roger Staub,

a.a.O., N. 53 zu Art. 55 MSchG). Sie hat auch keine

Unterlassungserklärung unterzeichnet, in welchem sie der geltend gemachte

Unterlassungsanspruch materiell anerkannt hätte (Markus R. Frick, a.a.O., N. 32 zu Art. 55

MSchG). Die Aufgabe der verletzenden Handlung genügt somit – soweit sie

überhaupt rechtsgenüglich nachgewiesen wurde – vorliegend nicht, das

Rechtsschutzinteresse der Klägerin an den gestellten Unterlassungsbegehren zu

beseitigen.

6.12

Dies gilt auch wenn die Beklagte in ihrer Duplik

schreibt, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens in Bezug auf die

Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner", die Abbildung des BMW

Logos auf der Website in der Rubrik "Home" und

"Werkstatt", die Abbildung der BMW und MINI Logos auf den Overalls,

das BMW Logo in der Browser-Adressleiste sowie die Bezeichnung "[...]

BMW" auf der Website nicht bestritten habe (act. 39 N. 44,

N. 46, N. 50 und N. 55). So betont sie in ihrer Klageantwort

und in anderer Stelle in ihrer Duplik wiederum, dass in der Umgestaltung der

Website bzw. der Änderung ihres Auftritts kein Zugeständnis an die Klägerin

zu erblicken sei (act. 39 N. 88; act. 12 N. 62). Die

Beklagte habe lediglich ihre Website aufgefrischt (act. 39 N. 88).

Dass die von der Beklagten vorgenommenen Änderungen (eigenes Logo in der

Browser-Adressleiste, Ersatz der Overalls, Nichtverwenden der Bezeichnung

"BMW- bzw. MINI-Partner") ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und

völlig freiwillig durch die Beklagte erfolgt seien, ergibt sich auch aus

einem Schreiben der Beklagten im Vorfeld zu diesem Verfahren (vgl.

act. 2/70). Darin schreibt die Beklagte sogar explizit, dass die

Klägerin aus den erfolgten Änderungen in keiner Weise eine verbindliche,

durchsetzbare Zusage erblicken könne (act. 2/70). Diese Aussage hat die

Beklagte während dem vorliegenden Verfahren nicht widerrufen.

6.13

Das Rechtsschutzinteresse der Klägerin in Bezug auf

ihre Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffern 1-8quater) ist

somit vollständig zu bejahen, da aufgrund des Verhaltens der Beklagten eine

künftige Rechtsverletzung ernsthaft zu befürchten ist – unabhängig davon,

dass sie mittlerweile teilweise ihren Auftritt verändert hat. Dies gilt

insbesondere für die Rechtsbegehren Ziffern 2 und 7-8quater, da

die Beklagte diesbezüglich die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens bestreitet

und auch nicht angibt, ihren Auftritt diesbezüglich verändert zu haben (vgl.

act. 12 N. 40 ff.).

7.

Ausstand

7.1

Die Beklagte verlangte in ihrer Klageantwort sowie

ihrer Duplik vorsorglich – noch vor Bekanntgabe der Gerichtszusammensetzung –

den Ausstand aller Gerichtspersonen, welche in einer Kundenbeziehung zur

Garage D.______ AG in [...] oder sonst wie in einer freundschaftlichen

Beziehung mit deren ehemaligen oder derzeitigen Organen stehen. Dies mit der

Begründung, dass die Klage im Ergebnis auf den Schutz dieser Gesellschaft,

die als lokale Vertragshändlerin der Klägerin fungiere, abziele (act. 12

N. 6; act. 39 N. 11).

7.2

Der Ausstand nach Art. 47 ZPO bezieht sich, wie

unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut hervorgeht, auf einzelne

Gerichtspersonen und nicht auf einen Spruchkörper oder gar eine ganze

Institution. Die Ausstandsgründe sind daher substantiiert und in Bezug auf

konkrete Personen vorzubringen. Ihnen gegenüber sind die den Ausstand

begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (Art. 49 Abs. 1 ZPO). Auf eine

Beschwerde, mit der ein ganzes Gericht oder sämtliche amtierenden Richter

pauschal und unsubstantiiert abgelehnt werden, ist nicht einzutreten (Urteil

des Bundesgerichts 5A_489/2017 vom 29. November 2017 E. 3.3,

m.w.H.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2014 vom 15. Mai 2015

E. 4.5, m.w.H.). Ist ein Ausstandsgesuch von vornherein unzulässig oder

offensichtlich unbegründet, kann die Behörde selber über ihren eigenen

Ausstand bzw. über denjenigen ihrer Mitglieder bestimmen (Urteil des

Bundesgerichts 8C_570/2014 vom 9. März 2015 E. 2.2, m.w.H.).

7.3

Vorliegend stellte die Beklagte ihr

Ausstandsbegehren pauschal gegen alle Gerichtspersonen, welche in einer

Kundenbeziehung zur Garage D.______ AG in [...] oder sonst wie in einer

freundschaftlichen Beziehung mit deren ehemaligen oder derzeitigen Organen stehen,

ohne dass die Gerichtsbesetzung überhaupt bekannt gewesen wäre. Nach

Bekanntgabe der Gerichtsbesetzung erhob die Beklagte keine Einwände mehr

gegen die einzelnen Richterinnen bzw. gegen die Gerichtsschreiberin (vgl.

act. 68 S. 2). Ihr zu Beginn abstrakt gestelltes Ausstandsgesuch

wiederholte sie nicht mehr (vgl. act. 68 und act. 71). Insofern hat

die Beklagte das Vorliegen eines Ausstandsgrundes bei den mitwirkenden

Gerichtspersonen nicht hinreichend substantiiert. Ohnehin ist davon auszugehen,

dass das Vorliegen einer Kundenbeziehung zur an diesem Verfahren nicht

beteiligten Garage D.______ AG allein noch keinen hinreichenden

Ausstandsgrund im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. f ZPO

darstellt (vgl. BGE 139 I 121 E. 5.1., m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts

4A_118/2016 vom 15. August 2016 E. 3.3; Marc Weber, in: Basler Kommentar Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 34-36 zu Art. 47

ZPO, m.w.H.; so auch die Klägerin, vgl. act. 19 N. 10). Auf das

Dispositiv

Ausstandsbegehren der Beklagten ist demnach nicht einzutreten.

III. Materielles

1. Sachverhalt

1.1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die

Frage, ob die Beklagte im Rahmen des Betriebs ihrer Autogarage gegen das

Markenrecht und/oder das Wettbewerbsrecht verstösst. Dabei beanstandet die Klägerin

konkret folgende Verhaltensweisen der Beklagten:

1.2. Vor dem Betriebsgebäude der Beklagten steht ein

mehrere Meter hoher Pylon, der oben beidseitig mit "BMW Service"

und unten mit der Firma der Beklagten sowie der Bezeichnung C.______

beschriftet ist (act. 1 N. 24; act. 2/15-2/16; von der

Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 40). Der obere Teil

dieses Pylons wird auf der Website der Beklagten abgebildet (act. 19

N. 66; act. 21/73; von der Beklagten nicht bestritten, vgl.

act. 39 N. 79 mit Verweis auf N. 33-35).

1.3. Die Bezeichnung "BMW-Service" befindet

sich zusammen mit der Bezeichnung "BMW-Classic" auch auf den

Visitenkarten der Beklagten (act. 39 N. 112; vgl. act. 65

N. 30) sowie auf den Overalls ihrer Angestellten (act. 1

N. 30; act. 2/23 S. 7; act. 12 N. 48).

1.4. Auf ihrer Website wirbt die Beklagte mit der

Bezeichnung "BMW und MINI Service" (act. 1 N. 28;

act. 2/21; vgl. die Ausführungen der Beklagten hierzu in act. 12

N. 46). Diese Bezeichnung befindet sich zudem auf dem Textauszug, der bei

der Google Suche der Website der Beklagten angezeigt wird (sog. Snippet;

act. 1 N. 29; act. 2/22; vgl. die Ausführungen der Beklagten

hierzu in act. 12 N. 47).

1.5. Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer

Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch als

"BMW Garage" (act. 1 N. 33; act. 2/18;

act. 2/29-2/30; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 51). Auf der Website www.autoscout24.ch bezeichnet sich die Beklagte

zudem als "BMW und MINI Garage" (act. 1 N. 34;

act. 2/31; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 52).

1.6. Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die

Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 1 N. 35;

act. 2/32-2/33; vgl. auch act. 12 N. 53; sowie

E. II.6.8.).

1.7. Das Profilbild der Beklagten auf Facebook besteht

aus der Kühlerhaube eines BMWs, auf welchem das BMW Logo neben der Firma der

Beklagten abgebildet wird (act. 1 N. 39; act. 2/23;

act. 12 N. 57). Fast das identische Bild verwendete sie für ein

Inserat in der Zeitschrift [...], Ausgabe vom Dezember 2017 (act. 24

N. 4; act. 25/99; nicht bestritten von der Beklagten, vgl.

act. 39 N. 108).

1.8. Daneben hat die Beklagte das BMW Logo auf einer

weissen Tafel in ihrem Serviceempfang abgebildet (act. 1 N. 40;

act. 2/15; act. 12 N. 58).

1.9. In der Vergangenheit hatte die Beklagte das BMW Logo

auch auf der Startseite ihrer Website, in der Rubrik "Werkstatt"

sowie in ihrer Browser-Adressleiste abgebildet (act. 1 N. 37 f. und

N. 44; act. 2/36-2/37; act. 2/21). Die Beklagte hat die Website

und die Browser-Adressleiste jedoch erneuert, weshalb diese Abbildungen nicht

mehr vorhanden sind (act. 12 N. 55 f. und N. 62).

1.10. Neu findet man auf der Website der Beklagten dafür

eine Abbildung ihrer Werkstatt, auf welcher die BMW Logos auf mehreren Liften

und Fässern zu sehen sind (act. 19 N. 67; act. 21/74; nicht

bestritten von der Beklagten in act. 39 N. 80).

1.11. Auch befand sich das BMW und das MINI Logo früher

auf den Overalls der Angestellten der Beklagten. Mittlerweile hat die

Beklagte diese Overalls zurückgezogen (act. 12 N. 61; von der

Klägerin nicht bestritten in act. 19 N. 40).

1.12. Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website als

"[...] BMW" und "[...] BMW Classic" (act. 1

N. 46 und N. 49; act. 2/21; act. 2/18;

act. 2/36-2/37; act. 2/40-2/41; act. 2/48-2/51;

act. 21/74; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 64). Auch auf der Website www.autoscout24.ch und auf der Website der

C.______ sowie auf dem Snippet ihrer eigenen Website bezeichnet sich die

Beklagte als "[...] BMW" bzw. als "[...] BMW"

(act. 1 N. 53 und N. 55; act. 2/31; act. 2/22;

act. 2/53; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 71 f.).

1.13. Die Bezeichnung "[...] BMW" befindet sich

auch auf zahlreichen Fahrzeugen der Beklagten sowie auf der Preisliste der

Beklagten (act. 1 N. 47 f.; act. 2/32; act. 2/42;

act. 2/45-2/47; von der Beklagten nicht bestritten in act. 12

N. 65 f.).

1.14. Anlässlich der [...] hat sich die Beklagte in den

vergangenen Jahren als "[...] BMW" bezeichnet (act. 1

N. 52; act. 2/23; act. 2/42-2/44; act. 2/46-2/47; von der

Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 70).

1.15. Auf ihrem Facebook Profil bezeichnet sich die

Beklagte zudem als "[...]bmw – C.______" bzw. als " B.______

AG BMW" (act. 1 N. 50 f.; act. 2/23; von der Beklagten nicht

bestritten, vgl. act. 12 N. 68 f.).

1.16. Die Beklagte verkauft eine von ihr im Rahmen ihrer

Tuningleistungen entwickelte Variante eines BMW Fahrzeugs unter der

Bezeichnung "[...] BMW M235i" (act. 1 N. 56;

act. 2/54; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 73).

1.17. Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich

zudem ein Schild mit der Beschriftung "BMW [...]" (act. 1

N. 45; act. 2/16; act. 12 N. 63).

1.18. Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen [...]

bmw.ch (act. 1 N. 57 f.; act. 2/55; act. 12

N. 74).

1.19. Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich

schliesslich ein Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW"

(act. 39 N. 92; act. 65 N. 25).

1.20. Umstritten ist nun, ob diese Markenverwendungen

durch die Beklagten zulässig sind oder nicht.

2. Vorbringen der Klägerin

2.1. Die Klägerin bringt vor, dass die Beklagte durch die

beanstandeten Verwendungen ihrer Marken beim Adressaten den irreführenden

Eindruck erwecke, dass sie weiterhin eine autorisierte BMW Händlerin bzw.

Werkstatt sei (act. 1 N. 85 ff.; vgl. auch act. 19

N. 53). Eine solche Irreführung verstosse gegen das Markenschutzgesetz

und das UWG (act. 1 N. 85). Die Bezeichnungen "BMW

Service", "BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage",

"Ihr BMW und MINI Partner", "BMW [...]", "[...]

BMW" etc. seien für einen auf BMW spezialisierten Händler nicht

notwendig, um die Spezialisierung anzupreisen (act. 1 N. 85 ff.).

Die Beklagte mache sehr wohl einen kennzeichenmässigen Gebrauch ihrer Marken

(act. 19 N. 54). Es bestünden zumutbare Alternativen zum Auftritt

der Beklagten (act. 19 N. 56). So erachte die Klägerin

beispielsweise die Bezeichnung "Willkommen bei [...] – Ihr BMW

Spezialist" als zulässig (act. 19 N. 74).

2.2. Daneben sei auch die Verwendung der BMW und MINI

Logos irreführend (act. 1 N. 89). Es gehe dabei nicht darum, der

Beklagten zu verwehren, BMW Fahrzeuge auf ihrer Website abzubilden

(act. 1 N. 89). Vielmehr richte sich die Klage gegen eine gezielt

irreführende Darstellung, bei welcher das BMW Logo explizit hervorgehoben

werde, wie beispielsweise beim Facebook Profilbild der Beklagten (act. 1

N. 89). Auch die Verwendung der Marke BMW in Verbindung mit dem

Firmenbestandteil [...] als Domainnamen der Beklagten sei irreführend

(act. 1 N. 93).

2.3. Es sei bereits mehrfach vorgekommen, dass Kunden der

Beklagten fälschlicherweise angenommen haben, es handle sich bei ihr

(weiterhin) um eine autorisierte BMW Händlerin (act. 1 N. 71 mit

Verweis auf act. 2/63-2/64; act. 19 N. 70-72 mit Verweis auf

act. 21/75-21/77).

3. Vorbringen der Beklagten

3.1. Die Beklagte bestreitet dagegen, dass ein falscher

Eindruck beim betroffenen Adressatenkreis entstehen würde (act. 12

N. 103). Das Erscheinungsbild der Beklagten unterscheide sich deutlich

von einer autorisierten BMW Händlerin bzw. Werkstatt (act. 12

N. 103). Die Firma der Beklagten sei überall deutlich angeschrieben,

woraus sich ergebe, dass sie die Anbieterin sei (act. 12 N. 103).

Nach über 14-jähriger Geschäftstätigkeit als unabhängige Markengarage sei

diese Tatsache in der Gegend weitherum bekannt (act. 12 N. 103).

Die Beklagte habe zudem für den Hinweis auf ihr Angebot keine Alternative

(act. 12 N. 102). Sie mache von den Marken der Klägerin keinen

kennzeichenmässigen Gebrauch und bewerbe ihr Angebot, wie dies im

Garagengewerbe allgemein üblich sei (act. 12 N. 107, N. 109

und N. 118). Ihre Website weise keine Ähnlichkeit mit dem offiziellen

Internetauftritt der Klägerin auf (act. 39 N. 88). Es seien nicht

Detailbetrachtungen, sondern der Gesamteindruck massgebend (act. 39

N. 70). Vorliegend sei zu berücksichtigen, dass der angesprochene

Verkehrskreis eine erhöhte Aufmerksamkeit zeige (act. 39 N. 70).

3.2. Die Beklagte bestreitet, dass es zu einer Täuschung

von Kunden gekommen sei (act. 12 N. 81; act. 39 N. 83

ff.). Aus der Sicht des Kunden sei jede seinen BMW reparierende Garage sein

BMW Partner (act. 12 N. 81).

4. Rechtliches

4.1. Vorliegend ist zwischen den Parteien insbesondere

strittig, ob die Beklagte mit den von der Klägerin beanstandeten

Verhaltensweisen den irreführenden bzw. täuschenden Eindruck erweckt, eine

autorisierte BMW Werkstatt zu sein. Zudem ist strittig, ob der Beklagten

alternative Möglichkeiten zur Anpreisung ihres Angebots offenstehen.

4.2. Ob dies der Fall ist oder nicht, ist anhand des

Marken- und des Wettbewerbsrechts zu prüfen. Dabei werden zunächst die

entsprechenden rechtlichen Grundlagen des Markenrechts (E. III.4.3.) und

des unlauteren Wettbewerbs (E. III.4.4.) zusammengefasst. Anschliessend

werden die beanstandeten Verhaltensweisen der Beklagten je einzeln auf ihre

Vereinbarkeit hiermit geprüft (E. III.5.).

4.3. Markenrecht

4.3.1. Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber

anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG

vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf

Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu

gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz

unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das

jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion

beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die

massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen

irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem

falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar

auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche

Zusammenhänge vermutet (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019

vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1, m.w.H.).

4.3.2. Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für

sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und

Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt

er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen

Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder

Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken

Dritter berührt werden. Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder

Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen

umzugehen haben, noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen. Allerdings

bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne

Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem

Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten.

Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach

bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende

Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum

Markeninhaber erweckt wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 146 E. 2b/aa und

2b/bb, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019

E. 2.2.1, m.w.H.).

4.3.3. Ob die Adressanten bestimmte Anpreisungen auf die

konkrete Geschäftstätigkeit für mit Drittmarken gekennzeichnete

Originalprodukte beziehen oder ob sie diese Marke als solcher bzw. dem

Markeninhaber zurechnen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie beim

Publikum erwecken (BGE 128 III 146 E. 2c, m.w.H.).

4.4. Unlauterer Wettbewerb

4.4.1. Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer

Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder

Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen

Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter

handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise

oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig

verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG).

4.4.2. Daneben handelt unlauter, wer über sich, seine

Firma, seine Geschäftsbezeichnung oder seine Waren, Werke oder Leistungen,

deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder

über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht

(Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Unter den Tatbestand von

Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG fällt namentlich, wenn ein nicht

einem selektiven Vertriebssystem zuzurechnender Unternehmer Angaben macht,

aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der

Anbieter sei dem Vertriebssystem für Originalprodukte in irgendeiner Form

zuzurechnen (Mathis Berger, in:

Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013,

N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Solange nicht der

Eindruck der geschäftlichen Verbundenheit entsteht, ist nach Art. 3

Abs. 1 lit. b UWG die Verwendung des Markennamens und der

Markenlogos bzw. die Abbildung von Markenprodukte, um den Vertrieb der

entsprechenden Produkte oder dazugehörige Dienstleistungen zu bewerben,

dagegen zulässig (Mathis Berger,

a.a.O., N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

4.4.3. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt

zudem unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit

den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen

herbeizuführen. Darunter fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das

Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239 E. 3a, m.w.H.). Insbesondere handelt unlauter nach

Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wer für seinen eigenen Marktauftritt

ein Zeichen mitverwendet, das ganz oder teilweise der Marke eines anderen

ähnlich ist und dadurch die Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen schafft

(vgl. zum Ganzen Reto Arpagaus,

in: Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel

2013, N. 125 zu Art. 3 lit. d UWG; vgl. auch Urteil des

Bundesgerichts 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2, m.w.H.).

4.4.4. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt

schliesslich unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren

Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender

Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen

vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG kann

insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der

eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen

Angebote transferiert wird. In der Rechtsprechung wurde insbesondere die

Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke auch

unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das

jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz

für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Zur Verhinderung der

Ausnützung berühmter Marken schreibt sodann Art. 15 MSchG einen erweiterten

Schutzbereich vor; die Ausbeutung des Rufs berühmter Marken widerspricht dem

Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts

4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3, m.w.H.).

5. Beurteilung im vorliegenden Fall

Es ist nun im Einzelnen zu

prüfen, ob die Verwendung der Marken der Klägerin durch die Beklagte zulässig

ist oder nicht. Zur Beurteilung einer allfälligen Irreführungs- bzw.

Verwechslungsgefahr ist dabei vorliegend zu beachten, dass es sich beim Kauf

eines BMW bzw. MINI Fahrzeuges bzw. beim Service an demselben nicht um ein

alltägliches Geschäft handelt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass ein BMW

bzw. MINI Fahrzeug mit einer höheren Aufmerksamkeit gekauft wird als alltägliche

Massenprodukte. Da sich die Marken der Beklagten jedoch an Endabnehmer und

nicht an Fachleute richten, ist entgegen den Ausführungen der Beklagten

(act. 39 N. 70) nur von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit

auszugehen (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_510/2018 vom 7. Mai

2019 E. 2.3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4664/2013 vom

8. Mai 2014 E. 3.2; Matthias

Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar

Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N. 164

zu Art. 3 MSchG).

5.1. Bezeichnung als "BMW Service" bzw.

"BMW und MINI Service"

5.1.1. Die Beklagte verwendet insbesondere auf dem Pylon

vor ihrer Garage, auf ihrer Website, auf den Overalls ihrer Angestellten

sowie auf ihren Visitenkarten die Bezeichnung "BMW Service"

(act. 1 N. 24; act. 2/15-2/16; von der Beklagten nicht

bestritten, vgl. act. 12 N. 40; act. 19 N. 66;

act. 21/73; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 39

N. 79 mit Verweis auf N. 33-35; act. 1 N. 30;

act. 2/23 S. 7; act. 12 N. 48; act. 39 N. 112).

Auf ihrer Website sowie im Snippet der Website verwendet die Beklagte zudem

die Bezeichnung "BMW und MINI Service" (act. 1 N. 28 f.;

act. 2/21-2/22; vgl. die Ausführungen der Beklagten hierzu in

act. 12 N. 46 f.).

5.1.2. Die Klägerin argumentiert, dass mit dem Ausdruck

"BMW Service" autorisierte BMW Werkstätten bezeichnet würden (act. 1

N. 31 und N. 84). Die Beklagte sei seit 2004 keine autorisierte BMW

Händlerin mehr (act. 1 N. 84). Sie habe es nach Vertragsende

versäumt, die Beschilderung ihrer Garage anzupassen (act. 1 N. 25

und N. 84). Da sie die Bezeichnung "BMW Service" weiterhin

verwende, entstehe beim Adressaten der Eindruck, dass sie weiterhin eine

autorisierte BMW Händlerin bzw. Werkstatt sei (act. 1 N. 85). Eine

solche Irreführung verstosse gegen das UWG und das MSchG (act. 1

N. 85). Die Bezeichnung "BMW Service" sei nicht unabdingbar,

um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 85;

act. 19 N. 56). Die Beklagte könne zum Beispiel alternative

Ausdrücke wie Unterhalt, Reparaturen und Wartungen verwenden oder sich als

"BMW und MINI Spezialistin" bezeichnen (act. 70 S. 12).

Die Marke BMW (Nr. 145185), die Wortmarke "BMW" (Nr. 663925) und

die Wort-/Bildmarke "BMW" (Nr. 673219) seien 1950, 1995 bzw. 1997

hinterlegt worden (act. 19 N. 55 mit Hinweis auf

act. 2/5-2/7). Die Marken seien somit älter, als die Verwendung der

strittigen Zeichen durch die Beklagte nach dem Ende der Vertragsbeziehung

(act. 19 N. 55).

5.1.3. Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie nach

Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin die damalige

BMW-Werbeeinrichtung vertragskonform entfernt und zurückgegeben habe

(act. 12 N. 43). Der Pylon mit der Beschriftung "BMW

Service" habe sie selbst anfertigen und am 29. Januar 2004 vor

ihrer Garage aufstellen lassen (act. 12 N. 43 mit Hinweis auf

act. 13/17; act. 12 N. 100). Der informative Mitgebrauch einer

Marke für das eigene Angebot sei zulässig (act. 12 N. 100). Die

Beklagte habe für den Hinweis auf ihr Angebot keine Alternative (act. 12

N. 102). Zudem steche die Firma der Beklagten hervor, so dass keine

Zweifel darüber entstehen können, dass die Beklagte und nicht die Klägerin

dahinterstehe (act. 12 N. 100). Die Klägerin habe die Marke

"BMW Service" erst am 15. Juni 2004 registriert (act. 12

N. 43). Die Beklagte habe den Pylon mit der Beschriftung "BMW

Service" bereits vor der Hinterlegung durch die Klägerin gebraucht

(act. 12 N. 101). Sie habe somit das Recht zur Weitbenutzung des

Zeichens "BMW Service" (act. 12 N. 101). Das Wort

"Service" könne von einer Marke nicht monopolisiert werden, da es

in der Schweiz zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre und deshalb unbedingt

freihaltungsbedürftig sei (act. 12 N. 50; act. 39 N. 38).

5.1.4. Vorliegend ist zunächst die Verwendung der

Bezeichnung "BMW Service" auf dem Pylon vor dem Garagenbetrieb der

Beklagten strittig. Dieser ist mehrere Meter hoch und unterteilt in drei

gleich grosse Quadrate. Auf dem obersten – somit am besten sichtbarsten –

befindet sich die Bezeichnung "BMW Service", wobei BMW grösser

geschrieben ist als das Wort Service. Der Schriftzug ist in einem dunkelgrau

und in einer neutralen Schrift gehalten. Auf dem mittleren Quadrat steht

C.______ und auf dem untersten B.______ AG. Diese Bezeichnungen sind kleiner

und weniger auffällig als die Bezeichnung BMW zuoberst auf dem Pylon. Die

Wort-/Bildmarke BMW wird nicht verwendet (vgl. zum Ganzen act. 2/15).

5.1.5. Im Vergleich hierzu wirbt die Garage D.______ AG aus

[...], welche eine autorisierte BMW Vertragswerkstatt ist (vgl. act. 1

N. 27), mit der ca. 50 cm grossen BMW Wort-/Bildmarke sowie der

Bezeichnung als BMW Service (act. 2/20). Die Bezeichnung BMW Service ist

silbern gehalten auf weissem Grund mit neutraler Schrift (act. 2/20).

Auch die Auto E.______ aus [...] wirbt mit einem weissen Pylon, auf welchem

in neutraler, silberner Schrift "BMW Service" steht

(act. 2/19). Darunter steht in kleinerer, schwarzer Schrift

"Autorisierte Vertragswerkstatt" (act. 2/19).

5.1.6. Die Beklagte hat ihren Pylon somit sehr ähnlich wie

die der offiziellen BMW-Vertragspartner gestaltet. Sowohl die Beklagte als

auch die offiziellen BMW-Vertragspartner verwenden für ihre Werbung ein

meterhohes Schild "BMW Service". Bei beiden Werbeschildern steht

zuoberst auf einer Zeile das Wort "BMW", während darunter das Wort

"Service" steht. Schriftbild und Farbgestaltung sind dabei sehr

ähnlich (silbrig-weiss bzw. hell- und dunkelgrau). Erst zuunterst auf dem

Werbeschild wird angegeben, welche Garage den BMW Service anbietet. Aufgrund

der viel kleineren Schrift fällt der Zusatz, dass es sich bei der Auto

E.______ um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt, im Gesamtbild nicht gross

auf. Dem Adressaten der Werbung springt vielmehr in beiden Fällen das gross

geschriebene "BMW Service" ins Auge. In keinem diesen drei Schilder

wird die Wort-/Bildmarke BMW verwendet.

5.1.7. Auch wenn anzunehmen ist, dass Personen, die ihr

BMW-Fahrzeug in den Service bringen möchten, über eine leicht erhöhte

Aufmerksamkeit verfügen, da es sich hierbei nicht um ein alltägliches

Geschäft handelt, ist zu befürchten, dass diese Personen sich durch den Pylon

"BMW Service" irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten

handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So ist der Pylon

aufgrund seiner Grösse bereits von weitem her sichtbar. Das erste, was man

darauf lesen kann, ist das Wort BMW. Die Firma der Beklagten sticht dabei

aufgrund ihrer Platzierung und der kleineren Schrift – entgegen der Beklagten

(act. 12 N. 100) – nicht hervor. Den Adressaten eines solchen

Werbeschildes bleibt kaum in Erinnerung, ob der Hintergrund des Schildes

weiss oder hellgrau ist bzw. die Schrift silbern oder dunkelgrau; zumal die

Schriftart identisch zu derjenigen von offiziellen BMW-Vertragspartnern zu

sein scheint. Dasselbe gilt auch für die Ergänzung, ob es sich um eine

autorisierte Vertragswerkstatt handelt oder nicht. In Erinnerung bleibt

vielmehr der Gesamteindruck des Pylonen, welcher in seiner Erscheinung an die

eines offiziellen BMW-Vertragspartners erinnert; zumal auch auf diesen nicht

zwingend die Wort-/Bildmarke BMW abgebildet ist.

5.1.8. Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen

(act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf

angewiesen, den Pylon vor ihrer Garage in Anlehnung an die offizielle BMW

Werbung zu gestalten. Die Verwendung des Pylonen "BMW Service"

durch die Beklagte geht über einen informativen Mitgebrauch hinaus und ist

als unzulässig zu erachten.

5.1.9. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 19

N. 55), gilt dies unabhängig davon, dass Marke "BMW Service"

erst später eingetragen wurde und Beklagte sich diesbezüglich auf

Art. 14 Abs. 1 MSchG beruft (act. 12 N. 101). Denn die

Marke BMW wurde unstrittig bereits früher eingetragen (vgl.

act. 2/5-2/6). Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Unterlassung bzw.

Beseitigung der Verwendung der Bezeichnung "BMW Service" zudem

alternativ auch auf das UWG stützen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_152/2020

vom 26. Oktober 2020 E. 10.3.2.2; Florent

Touvenin, a.a.O., N. 33 zu Art. 14 MSchG).

5.1.10. Entsprechend ist auch die Abbildung ebendieses Pylon

"BMW Service" auf der Website der Beklagten (act. 2/17-2/18

und act. 21/73) unzulässig. Auch diesbezüglich gilt, dass zu befürchten

ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Abbildung des

Pylons "BMW Service" auf der Website irreführen lassen und

annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle

BMW-Vertragspartnerin. Der Pylon erinnert in seinem Gesamteindruck in

unzulässiger Weise an einen offiziellen BMW-Vertragspartner. Die Beklagte ist

zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon "BMW

Service" auf ihrer Website abzubilden. Dass sie Reparatur- und

Serviceleistungen an BMW Fahrzeugen erbringt, kann sie auch in anderer,

zulässiger Art und Weise kundtun (vgl. zum Beispiel act. 19 N. 74).

5.1.11. Schliesslich sind auch die weiteren von der Klägerin

beanstandeten Verwendungen der Bezeichnung "BMW Service" bzw.

"BMW und MINI Service" auf der Visitenkarte der Beklagten, auf den

Overalls ihrer Angestellten, auf der Website und im Snippet der Website als

unzulässig zu erachten. So führt die Beklagte zwar zu Recht aus (vgl.

act. 12 N. 50), dass die Bezeichnung "Service" ein in der

Schweiz gebräuchlicher Ausdruck zur Bewerbung des Angebots einer Garage

beschreibt. Ein "BMW Service" kann somit als Servicedienstleistung

an einem BMW Fahrzeug verstanden werden bzw. ein "MINI Service" als

eine Servicedienstleistung an einem MINI Fahrzeug. Die Begriffe Reparatur und

Wartung können den Begriff "Service" entgegen der Klägerin (vgl.

act. 19 N. 34) nicht eins zu eins ersetzen, da der Begriff

"Service" umfassender ist und das gesamte angebotene

Dienstleistungspaket umfasst. In der Alltagssprache hat sich denn auch der

Sprachgebrauch "Das Auto in den Service bringen" durchgesetzt.

Insofern müsste es der Beklagten gestattet sein, den Begriff "BMW

Service" bzw. "BMW und MINI Service" zu verwenden. Jedoch

übersieht die Beklagte, dass die Bezeichnungen "BMW Service" bzw.

"BMW und MINI Service" darüber hinaus eine zweite Bedeutung haben.

So bezeichnen sie auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und

deren offiziellen Vertragsgaragen selbst. In diesem Sinne wird unter dem

Begriff "BMW Service" oder "MINI Service" ein durch eine

offizielle Vertragsgarage erbrachter Service verstanden, bei welchem sich die

offizielle Vertragsgarage von BMW an die weitreichenden Vorgaben von BMW

halten muss (vgl. hierzu act. 1 N. 60 ff.). In diesem Sinne verstanden,

erweckt die Bezeichnung "BMW Service" beim Durchschnittsadressaten

den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine

offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dasselbe gilt für die Bezeichnung "BMW

und MINI Service", wonach beim Durchschnittsadressaten der irreführende

Eindruck entsteht, es handle sich um ein offizieller BMW- bzw. MINI

Vertragspartner. Bei der Verwendung von "BMW Service" und "BMW

und MINI Service" entsteht zudem auch ein irreführender Eindruck über

die Leistung an sich, da der Durchschnittsadressat davon ausgeht, der Service

werde gemäss den weitreichenden Vorgaben von BMW ausgeführt.

5.1.12. Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen

(act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf

angewiesen, ihr Angebot mit der Bezeichnung "BMW Service" bzw.

"BMW und MINI Service" zu bewerben. Sie kann ihre Leistungen

beispielsweise mit "Ihr BMW Spezialist" bewerben (vgl. act. 19

N. 74).

5.2. Bezeichnung als "BMW Garage" bzw.

"BMW und MINI Garage"

5.2.1. Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer

Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch als

"BMW Garage" (act. 1 N. 33; act. 2/18;

act. 2/29-2/30; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 51). Auf der Website www.autoscout24.ch bezeichnet sich die Beklagte

zudem als "BMW und MINI Garage" (act. 1 N. 34;

act. 2/31; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12

N. 52).

5.2.2. Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnung als

"BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" irreführend sei,

da sie beim Publikum den Eindruck erwecken würde, die Beklagte sei eine

Vertragspartnerin der BMW (act. 1 N. 86). Die Bezeichnung "BMW

Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" sei nicht notwendig, um auf

die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 86). Die

Beklagte sei eine auf BMW-Fahrzeuge spezialisierte Werkstatt, jedoch keine

BMW Garage (act. 19 N. 36). Auf ihre Erfahrung mit BMW Fahrzeugen

könne sie mit dem Hinweis "BMW Spezialist" hinweisen (act. 19

N. 56).

5.2.3. Die Beklagte bestreitet dagegen, dass ein falscher

Eindruck beim betroffenen Adressatenkreis entstehe (act. 12 N. 103

f.). Es sei eine objektive und sachlich richtige Tatsache, dass die Beklagte

eine BMW Garage bzw. eine BMW und MINI Garage betreibe (act. 12 N. 51

f.). Das gesamthafte Erscheinungsbild der Beklagten unterscheide sich

deutlich von einer autorisierten Händlerin bzw. Werkstatt

(act. N. 103 f.). Die Firma der Beklagten sei deutlich

angeschrieben (act. 12 N. 103 f.). Sämtliche Beschriftungen der

Beklagten seien objektive Sachangaben zur Information über ihr Angebot und

ihre Leistungen (act. 12 N. 51 f.). Die Beklagte dürfe sich als BMW

Garage bezeichnen, weil das ihr Angebot sei (act. 39 N. 43).

5.2.4. Wie die Klägerin zu Recht argumentiert (act. 1

N. 86), entsteht beim Durchschnittsadressaten aufgrund der Bezeichnung

als "BMW Garage" bzw. als "BMW und MINI Garage" der

unzulässige Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle

BMW-Vertragspartnerin. So wird unter einer "BMW Garage" eine zu BMW

gehörende Garage verstanden. Die Beklagte betreibt jedoch gerade keine zu BMW

gehörende Garage, sondern eine unabhängige Garage (vgl. act. 12

N. 15). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 43) wird eine unabhängige

Garage in den Augen des Durchschnittspublikums nicht zu einer BMW Garage,

nur, weil sie Servicedienstleistungen an BMW-Fahrzeuge erbringt und BMW

Fahrzeuge verkauft.

5.2.5. Der Ausdruck "BMW Garage" bezieht sich

nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der

allgemeinen Bewerbung der Marke. Die allgemeine Bewerbung der Marke ohne

Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder eine konkrete Dienstleistung ist

jedoch dem Markeninhaber vorbehalten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019

vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1).

5.2.6. Der irreführende Eindruck wird dadurch verstärkt,

dass die Beklagte die Bezeichnung "BMW Garage" in den genannten

Fällen unmittelbar als Bestandteil ihrer Kontaktdaten verwendet. So folgt die

Bezeichnung "BMW Garage" auf der Website der Beklagten und auf den

Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch direkt nach der Firma der

Beklagten und vor ihrer Adresse (act. 2/18). Auch auf autoscout24 findet

sich die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" zwischen der Firma und

der Adresse der Beklagten (act. 2/31). Ein Durchschnittsadressat

versteht den Begriff "BMW Garage" in diesem Zusammenhang erst recht

nicht als eine Anpreisung des eigenen Angebots, da solche nicht in den

Kontaktdaten einer Unternehmung erwartet werden (vgl. hierzu BGE 104 II 58

E. 4).

5.2.7. Der Eintrag der Beklagten auf ihrer Website und auf

den Verzeichnissen www.local.ch, www.search.ch und www.autoscout24.ch als "BMW

Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" ist deshalb als unzulässig

zu erachten.

5.3. Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner"

5.3.1. Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die

Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 1 N. 35;

act. 2/32-2/33; act. 12 N. 53).

5.3.2. Die Klägerin bringt vor, dass die Bezeichnung als

"Ihr BMW und MINI Partner" irreführend und nicht notwendig sei, um

auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 88). Die

autorisierten Händler und Werkstätten der Klägerin würden als "BMW

Partner" bezeichnet (act. 1 N. 36 und N. 87). Dies entspreche

auch dem allgemeinen Verständnis, wonach eine Partnerschaft ein

Zusammenwirken voraussetze (act. 1 N. 87).

5.3.3. Die Beklagte argumentiert dagegen, dass jeder

Beziehung zwischen der Beklagten und ihren Kunden ein Vertrauensverhältnis

zugrunde liege (act. 12 N. 105). Es sei deshalb zutreffend und

nicht irreführend, wenn sich die Beklagte als Partner anerbiete (act. 12

N. 105). Zudem würden sich die autorisierten Händler als "BMW

Group-Partner" und nicht als "BMW Partner" bezeichnen

(act. 12 N. 54). Als "BMW Group-Partner" bezeichne sich die

Beklagte nicht (act. 12 N. 105).

5.3.4. Durchschnittsadressaten unterscheiden trotz ihrer

leicht erhöhten Aufmerksamkeit nicht zwischen den Begriffen "BMW Group

Partner" und "BMW Partner", sondern verstehen unter dem

Begriff "BMW Partner" automatisch nur offizielle autorisierte

Vertragspartner von BMW. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 1

N. 87), wird unter dem Begriff Partner im allgemeinen Sinn nämlich ein

Zusammenwirken vorausgesetzt. Dabei wird entgegen den Ausführungen der

Beklagten (act. 12 N. 105) unter dem Begriff "BMW

Partner" nicht die Beziehung zwischen Kunden und Garagenbetrieb, sondern

zwischen BMW und dem Garagenbetrieb verstanden. Auch wenn in gewissen Fällen

ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Garage bestehen mag, steht die Garage

dem Kunden immer noch als Dienstleister in einem Austauschverhältnis und

nicht als Partner gegenüber. Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen BMW und

den in das selektive Vertriebssystem von BMW eingebundenen Vertragsgaragen

ein viel engeres und weist einen partnerschaftlichen Charakter auf. Die

Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner" erweckt somit den

unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle

BMW-Vertragspartnerin.

5.3.5. Die Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI

Partner" bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der

Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung

des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig. Dies gilt insbesondere

für die Rechnungsstellung, da der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits das

Angebot der Garage in Anspruch genommen hat und nicht mehr darüber informiert

werden muss. Die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" auf

Preislisten und Rechnungen der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

5.4. Verwendung der BMW und MINI Logos (Wort-/Bildmarken)

5.4.1. Die Beklagte verwendet in verschiedenen

Zusammenhängen das BMW und das MINI Logo; namentlich in ihrem Serviceempfang

auf einer weissen Tafel, auf ihrem Facebook Profilbild sowie auf ihrem

Inserat in der [...] (act. 1

N. 39 f.; act. 12 N. 57 f.; act. 2/15;

act. 2/23; act. 24 N. 4; act. 25/99). Die BMW und MINI Logos waren in der Vergangenheit

zudem auf den Overalls der Angestellten der Beklagten und das BMW Logo in der

Browser-Adressleiste sowie auf der Website der Beklagten abgebildet

(act. 1 N. 30, N. 37 f. und N. 43 f.; act. 2/21;

act. 2/23 S. 7; act. 2/36-2/37; act. 12 N. 48,

N. 55 f. und N. 61 f.).

5.4.2. Nach Ansicht der Klägerin sei die Verwendung ihrer

Wort-/Bildmarke durch die Beklagte in den dargelegten Fällen irreführend

(act. 1 N. 89). Es gehe nicht darum, der Beklagten zu verwehren,

BMW Fahrzeuge beispielsweise auf ihrer Website abzubilden, auf denen das BMW

Logo sichtbar sei (act. 1 N. 89). Es gehe nur um eine gezielt

irreführende Darstellung, bei der das Logo explizit hervorgehoben werde

(act. 1 N. 89). Bei einer solchen Fokussierung auf das BMW Logo,

wie beispielsweise auf dem Facebook Profilbild der Beklagten, werde dieses

werbewirksam in den Mittelpunkt gerückt und fälschlicherweise eine nichtexistierende

Vertragsbeziehung mit der Beklagten suggeriert (act. 1 N. 89;

act. 19 N. 39). Auf der Facebook Seite der Beklagten würden sich

auch noch andere irreführende Texte und Bilder befinden (Bezeichnung als

"[...] BMW", BMW und MINI Logos auf den Overalls der Angestellten;

act. 19 N. 58).

5.4.3. Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie auf ihrem

Facebook Profilbild nicht das BMW Logo, sondern ihre eigene Firma hervorhebe

(act. 12 N. 57). Im Vordergrund stehe der C.______-Schriftzug und

nicht das BMW Logo (act. 39 N. 48). Das Recht der Klägerin an den

in Verkehr gesetzten BMW Zeichen sei erschöpft (act. 39 N. 48). Die

Verwendung der Abbildung sei frei (act. 39 N. 48). Sie bestreite

die Behauptung einer Irreführung aufgrund eines einzelnen Facebook Fotos

(act. 12 N. 106). Die auf der Website abgebildeten BMWs seien von

der Klägerin in Verkehr gesetzte Original-Markenwaren (act. 12

N. 55). Das Hinweisschild im Gebäudeinnern mit dem BMW-Logo sei ein

diskreter Hinweis über die Herkunft der von der Beklagten angebotenen

Erzeugnisse (act. 12 N. 58). Sie entspreche nicht derjenigen,

welche autorisierte Werkstätte oder Händler verwenden würden (act. 12

N. 59). Beim massgeblichen Verkehrskreis könne von einer

Irreführungsgefahr keine Rede sei (act. 12 N. 106).

5.4.4. Die Beklagte verwendet die Wort-/Bildmarke BMW

vorliegend zunächst auf einer weissen Tafel in ihrem Serviceempfang. Darunter

steht in schwarzer Schrift "BMW Automobile", "BMW

Kundendienst", "BMW Teile", "BMW Zubehör", "BMW

Accessoires", "BMW Leasing" sowie "C.______". Das

BMW Logo umfasst ca. ein Drittel des Schildes und sticht als erstes ins Auge

(vgl. zum Ganzen act. 2/15).

5.4.5. Diese weisse Tafel erinnert stark an die von

offiziellen BMW Partnern eingesetzten Werbetafeln (vgl. act. 2/19-2/20

und act. 13/16). So verwendet die D.______ AG in ihrem Serviceempfang

ebenfalls eine weisse Tafel, auf welcher zuoberst das BMW Logo angebracht

ist. Darunter steht – ähnlich wie bei der von der Beklagten verwendeten Tafel

– in schwarzer Schrift "Freude am Fahren", "Willkommen",

"BMW Automobile", "BMW M", "BMW Individual",

"BMW Service", "BMW Teile" und "BMW Zubehör"

(act. 2/20).

5.4.6. Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den von den

offiziellen BMW-Vertragspartner verwendeten Schildern mit dem der Beklagten

ist zu befürchten, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich trotz ihrer

leicht erhöhten Aufmerksamkeit irreführen lassen und annehmen, bei der

Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dies gilt

insbesondere aufgrund der Verwendung der Wort-/Bildmarke BMW, welche

vorliegend aufgrund ihrer Grösse und der Farbe hervorsticht und dem

Durchschnittsadressaten auch in Erinnerung bleibt. So ist zu beachten, dass

bei der Verwendung von Bild- und Wort-/Bildmarken aufgrund der stärkeren

Signalwirkung solcher Zeichen eine grössere Gefahr unzulässiger

Herkunftstäuschung besteht (Florent

Thouvenin/Lara Dorigo, in: Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz

(MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, N. 33 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.).

Vorliegend ist auch der Rest des Hinweisschildes sehr ähnlich wie das eines

offiziellen BMW Vertragspartner gestaltet, was die Irreführungsgefahr

verstärkt.

5.4.7. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht

darauf angewiesen, dass BMW Logo auf einem weissen Schild abzudrucken (vgl.

auch Florent Thouvenin/Lara Dorigo,

a.a.O., N. 133 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.). Sie kann auch

anderweitig, ohne eine irreführende Verbindung zur Klägerin zu suggerieren,

auf ihr Angebot hinweisen. Die Verwendung des BMW Logos auf einem Schild im

Serviceempfangsbereich durch die Beklagte ist deshalb als unzulässig zu

erachten.

5.4.8. Die Beklagte verwendet das BMW Logo daneben auf

ihrem Facebook Profilbild und einem Inserat in der [...]. Konkret verwendet

die Beklagte eine Abbildung eines BMW Fahrzeuges so, dass das BMW Logo von

der Kühlerhaube im linken, oberen Rand des Bildes zu sehen ist. Daneben steht

die Firma der Beklagten sowie [...]. Weiter unten ist die Firma der C.______

abgebildet und zuunterst im Bild wird auf die Website der Beklagten

www.[...]bmw.ch verwiesen (vgl. zum Ganzen act. 2/23 und act. 25/99).

5.4.9. Wie die Klägerin selbst anerkennt (act. 1

N. 89), ist es der Beklagten zur Bewerbung ihres Angebots grundsätzlich

nicht verboten, Fotografien von Fahrzeugen auf ihrer Website bzw. ihrem

Facebook Profil hochzuladen. Vorliegend hat die Beklagte die Abbildung des

BMWs jedoch so platziert, dass das BMW Logo direkt neben ihrer Firma zu

stehen kommt. Sichtbar ist nur ein Teil der Kühlerhaube, der Rest des

Fahrzeuges ist nicht abgebildet. Bei der Fotografie kann es somit nicht um

die Bewerbung eines konkreten Fahrzeuges gehen. Vielmehr entsteht aufgrund

der Platzierung des BMW Logos der unzutreffende Eindruck, dass BMW Logo sei

Bestandteil der Firma der Beklagten. Dies wiederum ruft bei einem

Durchschnittsadressaten den unzutreffenden Eindruck hervor, bei der Beklagten

würde es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin handeln. Auch wenn es

stimmt (vgl. act. 12 N. 57; act. 39 N. 48), dass neben dem BMW

Logo auch das C.______ Logo im Vordergrund des Bildes ist, so reicht dies nicht,

um den täuschenden Eindruck einer Verbundenheit zu BMW aufzuheben.

5.4.10. Die Beklagte wirbt mit ihrem Facebook Profilbild

bzw. ihrem Inserat in der [...] in allgemeiner Weise mit der Marke BMW, ohne

sich auf die effektiv angebotenen BMW-Produkte und Dienstleistungen zu

beschränken. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht auf die

Verwendung des BMW Logos im besagten Sinne angewiesen. Entgegen den

Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 106) wird ein Facebook

Profilbild zunächst für sich allein bzw. in Kombination mit dem

Facebook-Namen betrachtet. Die Beklagte bezeichnet sich auf Facebook als

"[...] bmw – C.______" (act. 2/23). Mithin nimmt sie auch in

ihrem Facebook-Namen auf BMW Bezug. Der irreführende Eindruck, welcher sich

gestützt auf ihr Profilbild ergibt, wird somit sogar verstärkt. Dies gilt auch,

wenn die restliche Facebook Seite der Beklagten betrachtet wird (vgl.

act. 2/23).

5.4.11. Auch wenn gemäss der Beklagten (act. 12

N. 106) mit dem erstmaligen Inverkehrbringen des abgebildeten BMWs das

ausschliessliche Verbreitungsrecht der Klägerin erschöpft ist, berechtigt sie

das nicht, in irreführender Weise Werbung mit diesem BMW zu machen. So wird

die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum

Markeninhaber auch durch das UWG erfasst (vgl. Florent Thouvenin/Lara Dorigo, a.a.O., N. 115 zu

Art. 13 MSchG).

5.4.12. Die Gestaltung des Facebook Profilbildes sowie das

Inserat in der [...] mit dem BMW Logo neben der Firma der Beklagten ist

deshalb als unzulässig zu erachten.

5.4.13. Früher verwendete die Beklagte das BMW und das MINI

Logo auch auf den Overalls ihrer Angestellten. Dieses war dabei oben in der

Mitte bzw. rechts neben bzw. unter der Bezeichnung "BMW Service"

auf dem blaugrauen Overall angebracht.

5.4.14. Die Gestaltung der Overalls mit dem BMW und dem MINI

Logo erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um

eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass die Overalls

einer von BMW unabhängigen Garage mit ihrer eigenen Firma bzw. ihrem eigenen

Logo angeschrieben bzw. neutral ausgestaltet sind und nur offizielle BMW-Vertragspartner

mit dem BMW und dem MINI Logo bezeichnete Overalls einsetzen. Das BMW und das

MINI Logo auf den Overalls der Angestellten ist zur Bewerbung des Angebots

der Beklagten nicht notwendig. Dies zeigt sich auch daran, dass die Beklagte

das BMW Logo mittlerweile von ihren Overalls entfernt hat (vgl. act. 12

N. 61). Die Logos beziehen sich zudem nicht auf das spezifische Angebot

der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die

Verwendung des BMW und des MINI Logos auf den Overalls der Angestellten der

Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

5.4.15. Früher verwendete die Beklagte das BMW Logo auch in

ihrer Browser-Adressleiste.

5.4.16. Die Verwendung des BMW Logos in der

Browser-Adressleiste erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten

handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten,

dass eine unabhängige Garage ihr eigenes Logo in der Browser-Adressleiste

präsentiert, wie dies die Beklagte mittlerweile auch tut, und nur offizielle

BMW-Vertragspartner auch ein BMW Logo in ihrer Browser-Adressleiste

verwenden. Das Logo in der Browser-Adressleiste bezieht sich nicht auf das

spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung

der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber,

dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos

in ihrer Browser-Adressleiste angewiesen ist. Die Verwendung des BMW Logos in

der Browser-Adressleiste der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.

5.4.17. Auf der Website der Beklagten fanden bzw. finden

sich zudem verschiedene Abbildungen des BMW Logos. Von der Klägerin

beanstandet werden folgende drei:

5.4.18. Bei der Abbildung der Kühlerhaube auf der Startseite

der Website der Beklagten handelte es sich um die Fotografie eines BMW

Fahrzeugs. Sichtbar ist jedoch nur ein Teil der Kühlerhaube des Fahrzeugs.

Der Fokus des Bildes liegt dabei auf dem BMW Logo auf der Kühlerhaube.

Darüber steht in schwarzer Schrift "Herzlich Willkommen" (vgl. zum

Ganzen act. 2/36).

5.4.19. Wie bereits beim Facebook Profilbild wird auch mit

dieser Abbildung das BMW Logo in unzulässiger Weise in den Vordergrund

gerückt. Beim Adressaten entsteht aufgrund der Grösse und der Platzierung des

BMW Logos der unzulässige Eindruck, er würde sich auf der Website eines

offiziellen BMW-Vertragspartner befinden. Dieser Eindruck wird dadurch

verstärkt, dass das Logo direkt nach der Begrüssungszeile "Herzlich

Willkommen" folgt und somit beim Adressaten den Eindruck vermittelt bei

bzw. von BMW begrüsst zu werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter

E. III.5.9.).

5.4.20. Das Logo auf der Startseite der Website bezieht sich

nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der

allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres

Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die

Verwendung des BMW Logos in dieser Form angewiesen ist. Mittlerweile ist auf

der Startseite der Beklagten nämlich ein ganzes BMW Fahrzeug abgebildet, auf

welchem das BMW Logo nicht unzulässig und irreführend in den Vordergrund

gerückt wird (vgl. act. 21/78). Die Verwendung des BMW Logos wie in der

Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu

erachten.

5.4.21. Die Beklagte verwendete das BMW Logo darüber hinaus

auf ihrer Websiteseite "Werkstatt". Das BMW Logo befindet sich

dabei rechts und links von der Überschrift "Spezial-Werkzeug" (vgl.

zum Ganzen act. 2/37).

5.4.22. Die Verwendung von gleich zwei BMW Logos vor und

nach der Überschrift "Spezial-Werkzeug" erweckt den unzulässigen

Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle

BMW-Vertragspartnerin. So versteht ein Durchschnittsadressat die BMW Logos

nicht als Hinweis darauf, dass die Beklagte als unabhängige Garage originales

BMW-Spezialwerkzeug verwendet. Vielmehr entsteht der Eindruck, bei der

Beklagten an sich handle es sich um eine offizielle BMW-Händlerin, welche

über offizielles, in einer besonderen Vertragsbeziehung zur Klägerin

stehenden Werkstätten vorbehaltenes BMW-Spezial-Werkzeug verfügt. Auch nimmt

die Beklagte mit den Logos nicht hinreichend auf eine von ihr angebotene

Dienstleistung Bezug. Hierfür würde die Verwendung der Bezeichnung

"BMW-Spezial-Werkzeug" ohne Verwendung von gleich zwei BMW Logos

ausreichen. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber,

dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos

zur Anpreisung ihres Werkzeuges angewiesen ist. Die Verwendung der BMW Logos

gemäss Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als

unzulässig zu erachten.

5.4.23. Neu zeigt die Beklagte auf ihrer Website eine

Abbildung von ihrer Werkstatt. Auf den darauf ersichtlichen Liften und

Fässern sind mehrere BMW Logos zu sehen (vgl. act. 21/74). Bei den BMW

Logos handelt es sich offenbar um Aufkleber, welche die Beklagte erworben und

auf den Liften und Fässern angebracht hat (vgl. act. 39 N. 80).

5.4.24. Auch mit dieser Abbildung erweckt die Beklagte beim

Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle

es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So erinnern diese

zahlreichen BMW Logos an den Auftritt einer offiziellen BMW-Vertragspartnerin.

Ein Durchschnittsadressat erwartet nicht, in einer von BMW unabhängigen

Garage so viele BMW Logos zu finden. Gerade aufgrund der mehrfachen

Verwendung des BMW Logos bleiben diese in der Erinnerung des

Durchschnittsadressaten haften. Die BMW Logos dienen zudem nicht der

Bewerbung eines spezifischen Angebotes der Beklagten, sondern dienen der

allgemeinen Bewerbung der Marke. Auch die Verwendung der BMW Logos auf der

Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu

erachten.

5.5. Bezeichnung als "[...] BMW" und "

[...] AG BMW"

5.5.1. Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website, auf

der Startseite ihres Facebook Profils, auf ihren Preislisten, auf

Visitenkarten, auf dem Snippet ihrer Website, auf www.autoscout24.ch und auf

der Website der C.______ als "[...] BMW", "[...] BMW"

bzw. "[...]bmw" (act. 1 N. 46 ff.; act. 2/18;

act. 2/21-2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37;

act. 2/40-2/41; act. 2/48-2/51; act. 2/54; act. 21/74;

von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N 64 ff.; act. 39

N. 112). Auf Facebook tritt die Beklagte als " [...] AG BMW"

auf (act. 1 N. 51; act. 2/52; von der Beklagten nicht

bestritten, vgl. act. 12 N. 68 f.). Die Bezeichnung

"[...] BMW" befindet sich auch auf zahlreichen Fahrzeugen der

Beklagten (act. 1 N. 47; act. 2/42; act. 2/45-2/47; von

der Beklagten nicht bestritten in act. 12 N. 65). Anlässlich der

[...] hat sich die Beklagte in den vergangenen Jahren als "[...]

BMW" bezeichnet (act. 1 N. 52; act. 2/23;

act. 2/42-2/44; act. 2/46-2/47; von der Beklagten nicht bestritten,

vgl. act. 12 N. 70).

5.5.2. Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnungen

"[...] BMW", "[...] BMW", "[...] bmw" bzw.

" [...] AG BMW" irreführend seien (act. 1 N. 91). Aus der

Rechtsprechung gehe hervor, dass eine fremde Marke nicht zur unmittelbaren

Kennzeichnung eines Unternehmensbestandteils eines Dritten verwendet werden

dürfe (act. 1 N. 91). Offizielle BMW Händler würden ähnlich

aufgebaute Bezeichnungen, zum Beispiel "BMW D.______ [...]",

verwenden (act. 1 N. 54). Es werde bestritten, dass die Beklagten

ihr Name [...] grafisch hervorhebe (act. 19 N. 41). Das betroffene

Publikum nehme nicht davon Kenntnis, dass offizielle BMW Händler ihre Firma

der Bezeichnung voranstellen, während die Beklagte die Bezeichnung BMW ihrer

Firma nachstelle (act. 19 N 44). Für das Publikum deute die

Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen

offiziellen Händler hin (act. 70 S. 24).

5.5.3. Gemäss der Beklagten sei dem Akronym BMW der Name

[...] in fetter und kursiver Schrift vorangestellt (act. 12 N. 64).

Die Bezeichnung BMW sei in der eigenen [...]-typischen Schrift unauffällig,

mit dünnen Buchstabenlinien gehalten (act. 12 N. 64). Zudem sei der

Buchstabe "W" besonders gestaltet, was zu einer völlig anderen

Wahrnehmung führe (act. 12 N. 64). Es werde eine klare und genügende

Distanz zum Auftritt der Klägerin geschaffen (act. 12 N. 67).

Offizielle BMW Händler würden ihrer Firma die Bezeichnung BMW voranstellen

(act. 12 N. 72). Dies sei ein erheblicher Unterschied gegenüber der

Bezeichnung [...] bmw, bei welcher BMW nachgestellt sei (act. 12

N. 72). Die Beklagte biete ihre Leistungen mit BMW-Originalmarkenware

der Klägerin an (act. 12 N. 68 f.). Es sei jedermann erlaubt, als

beschreibenden Zusatz zur eigenen Firma die Marke eines Automobilherstellers

zu führen (act. 12 N. 108). Die Veredelung von Markenware sei frei

(act. 12 N. 73). Der vorangestellte Name "[...]" weise

auf den Veredler des Fahrzeugs hin (act. 12 N. 73).

5.5.4. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers

erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch einer Marke. Dieser umfasst

namentlich die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne,

Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Florent

Thouvenin/Lara Dorigo, a.a.O., N. 13 zu Art. 13 MSchG). Die

Verwendung einer fremden Marke zur unmittelbaren Kennzeichnung eines

Unternehmensbestandteils des Drittens ist nicht zulässig (Barbara Abegg, Der Gebrauch fremder

Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, S. 257).

5.5.5. Vorliegend verbindet die Beklagte ihren Nachnamen

"[...]" mit der Marke BMW. Diese Kombination "[...] BMW"

verwendet sie auf der Startseite ihrer Website in grosser Schrift zur

Begrüssung der Website-Besucher, als Kopfzeile auf den anderen Webseiten, als

ihren Facebook Namen, als Banner an der [...], auf den Websites von

Autoscout24 und C.______ sowie auf ihren Preislisten (act. 2/18;

act. 2/21; act. 2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37;

act. 2/40-2/51; act. 2/53). Die Bezeichnung "[...] BMW"

wird von der Beklagten in diesen Fällen anstatt ihrer Firma als

Geschäftsbezeichnung verwendet. Damit individualisiert die Beklagten ihr

Geschäft und grenzt sich gegenüber anderen Garagenbetrieben ab. Entgegen den

Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 108) nutzt sie die

Bezeichnung BMW somit nicht in beschreibender Weise zur Information über ihr

Angebot. Vielmehr liegt ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen

Marke vor. Damit erweckt sie beim massgeblichen Publikum den unzutreffenden

Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin (vgl. Urteil des

Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.2).

5.5.6. Daneben verwendet die Beklagte die Bezeichnung

"[...] BMW" auf zahlreichen Fahrzeugen (act. 2/39-2/47). Auch

hiermit erweckt die Beklagte den Eindruck einer besonderen Beziehung zur

Markeninhaberin, indem erwartet wird, dass es sich um einen speziell von der

Beklagten in Zusammenarbeit mit BMW entwickeltes BMW-Fahrzeug handelt.

Aufgrund der Nennung von [...] und BMW in einem Wort bzw. unmittelbar

nacheinander wird somit eine vertragliche Verbundenheit zwischen B.______ und

BMW vermutet. Dies gilt zumal die Beklagte die Bezeichnung "[...]

BMW" auch auf nicht von ihr getunten Fahrzeugen angebracht hat (vgl.

act. 12 N. 65).

5.5.7. Die Bezeichnung als "[...] BMW" ist zur

Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht unabdingbar. So könnte die

Beklagte sich beispielsweise als " B.______ AG – Ihr BMW

Spezialist" bezeichnen (vgl. act. 19 N. 74). In diesem Fall werden

die Marke BMW und die Firma der Beklagten klar getrennt. Entsprechend wird

nicht ein falscher Zusammenhang zwischen der Beklagten und der Klägerin

vermutet.

5.5.8. Die Irreführungsgefahr durch die Bezeichnung

"[...] BMW" kann die Beklagte auch nicht durch die optische

Gestaltung mit kursiver Schrift und einer besonderen Gestaltung des

"W"s von BMW beseitigen. So nimmt der Adressat diese Gestaltungselemente

höchstens sekundär wahr. In Erinnerung bleibt deshalb trotz dieser grafischen

Gestaltung die Verbindung der Wörter [...] und BMW. Offizielle BMW-Händler

verwenden ähnlich aufgebaute Bezeichnungen, wie beispielsweise "BMW

D.______ " (act. 1 N. 54). Für das Publikum deutet die

Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen

offiziellen Händler hin. So fällt, wie die Klägerin zu Recht ausführt

(act. 19 N. 44) dem Durchschnittspublikum die Reihenfolge von

Händlername und Marke nicht auf. Die Bezeichnungen als "[...] BMW",

"[...] BMW", "[...] bmw" und " [...] AG BMW"

sind deshalb als unzulässig zu erachten.

5.6. Bezeichnung als "[...] BMW M235i"

5.6.1. In einem Artikel von [...] wird ein von der

Beklagten getunter BMW als "[...] BMW M235i" angepriesen

(act. 1 N. 56; act. 2/54; von der Beklagten nicht bestritten,

vgl. act. 12 N. 73).

5.6.2. Die Klägerin geht davon aus, dass diese Bezeichnung

irreführend sei (act. 1 N. 91). Die Bezeichnung erwecke den

Eindruck einer vertraglichen Beziehung zwischen der Beklagten und BMW

(act. 1 N. 92).

5.6.3. Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die

Veredelung von Markenwaren frei sei. Der vorangestellte Name

"[...]" in der Bezeichnung "[...] BMW M235i" weise auf

den Veredler des Fahrzeuges hin (act. 12 N. 73).

5.6.4. Mit der Bezeichnung "[...] BMW M235i"

weist die Beklagte auf eine konkrete, von ihr erbrachte Tuningleistung hin.

Sie bewirbt also ein konkretes Angebot von ihr. Im Artikel selbst wird

festgehalten, dass es sich beim angepriesenen Fahrzeug um einen getunten BMW

handelt. Es ist mit der Beklagten (act. 12 N. 73) davon auszugehen,

dass ein durchschnittlicher Adressat die Bezeichnung "[...] BMW

M235i" in diesem Zusammenhang tatsächlich als Hinweis auf den Veredler

des Fahrzeuges versteht und nicht fälschlicherweise eine vertragliche

Verbindung zwischen der Beklagten und BMW annimmt. Insgesamt wird somit

aufgrund der Anpreisung eines spezifischen von der Beklagten veredelten

Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" der durchschnittliche Adressat –

im Unterschied zur allgemeinen Bezeichnung als "[...] BMW" (vgl.

oben E. III.5.5.) – nicht irregeführt. Die Bezeichnung des getunten

Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" ist deshalb als zulässig zu

erachten.

5.7. Bezeichnung als "BMW [...]"

5.7.1. Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich

ein Schild mit der Beschriftung "BMW [...]" (act. 1

N. 45; act. 2/16; act. 12 N. 63).

5.7.2. Die Klägerin argumentiert, dass dies eine

irreführende Bezeichnung sei, welche die Marke BMW verletze (act. 1

N. 92). So erwecke die Bezeichnung "BMW [...]" den Eindruck,

es bestehe weiterhin eine vertragliche Beziehung zwischen der Beklagten und

der Klägerin (act. 1 N. 92). Nur autorisierte Vertragspartner

dürften die Marke BMW mit ihrer Firma verbinden (act. 1 N. 92).

5.7.3. Gemäss der Beklagten sei die Distanz gegenüber dem

Auftritt der Klägerin gross (act. 12 N. 63). So handle es sich um

eine eigene Gestaltung mit einem Minimum von Angaben (act. 12

N. 63). Die Beklagte mache keinen kennzeichenmässigen Gebrauch

(act. 12 N. 107 und N. 109). Die Bezeichnungen BMW und [...]

stünden nicht nacheinander, sondern untereinander (act. 12 N. 107).

Dies sei ein grosser Unterschied (act. 12 N. 107). Eine

Verwechslungs- und Täuschungsgefahr für Konsumenten sei ausgeschlossen

(act. 39 N. 57).

5.7.4. Anders als die Bezeichnungen "[...] BMW"

(vgl. oben E. III.5.5.) wird hier die Bezeichnung BMW und [...] nicht

gemeinsam gelesen. Durch das Gestaltungselement des Kreises rund um das

"BMW" und dadurch, dass die Wörter nicht nebeneinander, sondern mit

einem gewissen Abstand untereinanderstehen, wird dieses vom Wort [...] klar

abgetrennt. Die Bezeichnung [...] ist grösser geschrieben als das Wort BMW.

BMW selber verwendet für seine Werbung keine ähnliche Darstellung; zumal die

Beklagte vorliegend die Wort-/Bildmarke von BMW nicht verwendet. Das

Dachschild der Beklagten grenzt sich somit in seiner Gestaltung und im

Eindruck, den es beim Adressaten hinterlässt, hinreichend vom Auftritt der

offiziellen BMW Garagen ab (zum Vergleich siehe act. 2/20 und act. 2/26).

5.7.5. Bei Dachschildern handelt es sich um übliche

Werbemittel für Garagen. Das Dachschild wird von den Adressaten deshalb als

Hinweis auf den Garagenbetrieb der Beklagten, welche sich auf den Verkauf und

das Tuning von BMW Fahrzeugen sowie auf Servicedienstleistungen für solche

Fahrzeuge spezialisiert hat, verstanden. Mit dem Schild preist die Beklagte

daher ihre eigene Listung an. Sie erweckt insgesamt nicht den Eindruck, als

würde es sich bei der Beklagten um einen offiziellen BMW Vertragspartner

handeln (vgl. BGE 128 III 146 E. 2b/bb). Das Dachschild der Beklagten

"BMW [...]" ist deshalb als zulässig zu erachten.

5.8. Verwendung des Domainnamens "[...] bmw.ch"

5.8.1. Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen [...]

bmw.ch (act. 1 N. 57 f.; act. 2/55; act. 12

N. 74).

5.8.2. Die Klägerin argumentiert, dass die Verwendung der

Marke BMW als Domainnamen in Verbindung mit dem Firmenbestandteil

"[...]" irreführend und deshalb unzulässig sei (act. 1

N. 93). In ähnlichen Fällen hätten bereits andere kantonale Gerichte

entschieden, dass die Verwendung einer Marke im Domainnamen irreführend sei

(act. 1 N. 93).

5.8.3. Die Beklagte bringt dagegen vor, dass der Domainname

seit über 13 Jahren in Betrieb stehe (act. 12 N. 74). Ihr

Firmenname [...] sei in der Domain vorangestellt (act. 12 N. 110).

Die Domain der Klägerin für ihre Vertragshändler sei mit www.bmw-händlername.ch

anders strukturiert (act. 12 N. 110). Ein Verwechslungsrisiko beim

Publikum sei ausgeschlossen (act. 12 N. 110). Ihre Domain sei

beschreibender Natur (act. 39 N. 74). Internetnutzer wüssten, dass

bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spiele und dass kleinste Abweichungen

ins Gewicht fallen würden (act. 39 N. 74).

5.8.4. Domainnamen haben grundsätzlich

Kennzeichnungsfunktion (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3.

Januar 2022 E. 3.2; Reto Arpagaus,

a.a.O., N. 189 zu Art. 3 lit. d UWG, m.w.H.), weshalb Domainnamen

gegenüber geschützten Zeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten

haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 128 III 353 E. 3; Urteil des

Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 3.2; Urteil des

Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 2). Dabei ist bei der

Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem

Domain-Namen entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 71

N. 29) nicht auf den Inhalt der Website, sondern auf den Wortlaut der

Internetadresse abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.377/2002 vom

19. Mai 2003 E. 2.2; Reto

Arpagaus, a.a.O., N. 126 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, m.w.H.).

5.8.5. Vorliegend erweckt der Domainname [...] bmw.ch den

unzutreffenden Eindruck, die mit diesem Domainnamen gekennzeichnete Website

werde von einem offiziellen BMW-Vertragspartner betrieben. Wie die Klägerin

dargelegt hat (act. 1 N. 59), verwenden die offiziellen BMW-Vertragspartner

nämlich jeweils einen Dommainnamen, welcher aus ihrem Händlernamen und dem

Zusatz BMW zusammengesetzt ist. Dies tut auch die Beklagte. Dass die Beklagte

– im Unterschied zu den offiziellen BMW Vertragspartner – ihren Namen vor der

Bezeichnung BMW stellt, macht hierbei entgegen der Beklagten (act. 12

N. 110) keinen Unterschied. So zählt zwar bei der Eingabe eines

Domainnamens jeder kleinste Unterschied. Allerdings wird in der Praxis häufig

nicht eins zu eins der Domainname eingegeben, sondern die Firma gegoogelt.

Hierbei spielt die Reihenfolge der Eingabe vom Händlernamen und der

Bezeichnung BMW keine Rolle. Dies zumal, wenn nach einer BMW-Garage in einer

bestimmten Region gesucht wird und dafür BMW und die Ortschaft in die

Suchleiste eingegeben wird. Allgemein kann nicht erwartet werden, dass ein

potentieller Kunde rein aufgrund der Reihenfolge des Domainnamens danach

unterscheidet, ob es sich bei der gesuchten Garage um einen offiziellen

Vertragshändler von BMW oder eine unabhängige Garage handelt (vgl. auch Reto Arpagaus, a.a.O., N. 59 zu

Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Vielmehr darf ein Durchschnittsadressat

darauf vertrauen, dass nur offizielle Vertragspartner von BMW die Bezeichnung

BMW auch in ihrem Domainnamen verwenden und unabhängige Garagen einen anderen

Domainnamen wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bezeichnung BMW im

Domainnamen erweckt daher unabhängig der Reihe ihrer Erwähnung den Eindruck

einer vertraglichen Verbundenheit zu BMW (vgl. hierzu auch Barbara Abegg, a.a.O., S. 193).

5.8.6. Der Zusatz "BMW" im Domainnamen der

Beklagten entspricht nicht dem branchenüblichen Werbeverhalten und dient dem

Adressaten nicht als Hinweis auf konkrete Leistungen der Beklagten, sondern

dient der allgemeinen Bewerbung der Marke an sich. Der Beklagten stehen

andere Möglichkeiten offen, die Adressaten ihrer Werbung auf ihr Angebot

hinzuweisen. Beispielsweise kann sie auf ihrer Website selber den Vermerk

anbringen, dass sie Service-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für BMW

und MINI Fahrzeuge anbringt oder sich als BMW Spezialist bezeichnen (vgl.

act. 19 N. 74). Ein Hinweis auf die Marke BMW im Domainnamen selbst ist

dagegen irreführend und unzulässig.

5.9. Verwendung eines Schildes "Willkommen bei

BMW"

5.9.1. Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich ein

Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW" (act. 39

N. 92; act. 65 N. 25).

5.9.2. Gemäss Ausführungen der Klägerin sei die Angabe

"Willkommen bei BMW" irreführend, da sie den Eindruck erwecke, der

Kunde würde durch eine dem BMW Netzwerk zugehörige Garage empfangen

(act. 65 N. 25). Die Bezeichnung sei nicht notwendig, um auf die

Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 16). In der

Werkstatt der Beklagten sei man nicht bei BMW (act. 70 S. 16).

5.9.3. Die Beklagte argumentiert, dass die Klägerin diese

Tafel zu Recht nicht moniert habe (act. 39 N. 92). Es sei eine

offensichtliche Eigenanfertigung der Beklagten ohne Verwendung der Typografie

und von Text-/Bild-Logos der Klägerin (act. 39 N. 92). Mit dieser

Tafel werde jeglicher Eindruck vernichtet, man könnte sich in den Räumen

einer Vertragshändlerin befinden (act. 39 N. 92). Es falle sofort

auf, dass der Ständer nicht dem offiziellen Erscheinungsbild der Klägerin

entspreche (act. 71 S. 13). Unter der Bezeichnung "Willkommen

bei BMW" stehe in etwas grösserer Schrift " [...]"

(act. 71 S. 13). Das willkommen heissen sei eine alltägliche

Begrüssungsfloskel (act. 71 S. 13). Es gehe keine prägende Wirkung

von ihr aus (act. 71 S. 13). Willkommen sei eine landesübliche

Begrüssung und könne von der Klägerin nicht monopolisiert werden

(act. 71 S. 13).

5.9.4. Die Bezeichnung "Willkommen bei BMW"

suggeriert, dass der Kunde von BMW selbst begrüsst wird. Entsprechend

entsteht für den Durchschnittsadressaten der Eindruck, sich in einer

offiziellen BMW-Garage zu befinden. Dies gilt unabhängig davon, dass auf dem

Begrüssungsschild das BMW Logo nicht angebracht ist und die Tafel von der

Beklagten selbst gestaltet wurde und auch ihren Firmennamen enthält. Wie die

Klägerin zu Recht vorbringt (act. 70 S. 16), würde man von einer

von BMW unabhängigen Garage vielmehr erwarten, mit "Willkommen bei

B.______ AG" begrüsst zu werden.

5.9.5. Die Bezeichnung als "Willkommen bei BMW"

bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten,

sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots

der Beklagten ist sie nicht notwendig, da die Kunden der Beklagten

anderweitig auf ihr Angebot hingewiesen werden können. Die Bezeichnung

"Willkommen bei BMW" auf einem Ständer im Empfangsbereich der

Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten, da sie den unzulässigen

Eindruck erweckt, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle

BMW-Vertragspartnerin.

5.10.

Bezeichnung als "BMW

Classic"

5.10.1. Die Beklagte verwendet Visitenkarten, auf welchen

sich unter anderem die Bezeichnung "BMW-Classic" befindet

(act. 39 N. 112; vgl. act. 65 N. 30).

5.10.2. Die Klägerin bringt vor, dass die Angabe

"BMW-Classic" irreführend sei, da sie den Eindruck erwecke, die Beklagte

würde zum Vertriebsnetz der BMW gehören (act. 65 N. 30;

act. 70 S. 17). Die Angabe sei nicht notwendig, um auf die

Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 17).

5.10.3. Nach Ausführungen der Beklagten werde mit der

Bezeichnung als "BMW Classic" die Tätigkeit von Herrn [...] bei der

Beklagten bezeichnet (act. 71 S. 13). Es handle sich um eine

persönliche Befähigung von Herrn [...], worüber kurz und prägnant informiert

werde (act. 71 S. 13). Ohne das BMW Logo und mit dem typischen

[...] Enseigne entstehe keine Verwechslungsgefahr (act. 71 S. 13).

5.10.4. Für einen Durchschnittsadressaten ist nicht klar,

was für eine Leistung die Beklagte mit der Bezeichnung "BMW

Classic" bewirbt. Dies wird erst unter Beizug der Website der Beklagten

klar (vgl. act. 2/51; vgl. auch act. 71 N. 25). Allein unter

der Bezeichnung "BMW Classic" auf der Visitenkarte ergibt sich für

den Durchschnittsadressaten jedoch noch kein Hinweis auf eine konkrete

Dienstleistung der Beklagten. Die Bezeichnung "BMW Classic" dient

vielmehr der allgemeinen Bewerbung der Marke BMW. Die Verwendung der

Bezeichnung "BMW Classic" auf den Visitenkarten der Beklagten ist

somit als unzulässig zu erachten.

6. Zwischenfazit

6.1. Die von der Klägerin beanstandeten Verhaltensweisen

der Beklagten sind mehrheitlich als unzulässig zu erachten. So verletzt die

Beklagte mit der Verwendung der Bezeichnungen "BMW Service",

"BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI

Garage", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW",

" [...] BMW", " B.______ AG BMW", "Willkommen bei

BMW", "BMW Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI

Logos und der Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der

Klägerin. Da der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, die

Beklagte sei offizieller Vertragspartner von der Klägerin, verstösst die

Beklagte mit ihrem Marktauftritt auch gegen Art. 3 lit. b UWG (vgl. zum

Ganzen oben E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.).

6.2. Zulässig sind einzig das Dachschild der Beklagten

mit der Bezeichnung "BMW [...]" sowie die Bezeichnung des von der

Beklagten getunten BMW-Fahrzeuges mit "[...] BMW M235i" (vgl. oben

E. III.5.6.-III.5.7.).

6.3. Bevor nun anhand dessen die einzelnen von der

Klägerin gestellten Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren beurteilt werden

(E. IV.), ist zu prüfen ob die Ansprüche der Klägerin aufgrund

verspäteter Geltendmachung verwirkt sind (E. III.7.).

7. Keine Verwirkung

7.1. Die Beklagte bringt vor, dass allfällige Ansprüche

der Klägerin verwirkt seien (act. 12 N. 115). Die Klägerin habe

seit 2004 den Marktauftritt der Beklagten gekannt und ihn seither geduldet

(act. 12 N. 38 und N. 115). Indem die Klägerin ihr Gesuch auf

Erlass eines Befehls beim Handelsgericht Zürich am 13. Oktober 2008 ohne

Vorbehalt zurückgezogen und nichts mehr unternommen habe, habe die Beklagte

ihren Geschäftsauftritt als unstrittig ansehen dürfen (act. 12

N. 38). Was der Anwalt der Klägerin ausgerichtet habe, sei eine reine

Schutzbehauptung (act. 12 N. 114). Die Beklagte habe der Klägerin

keine Zusicherung abgegeben (act. 39 N. 76). Zusammen mit ihrer

schweizerischen Tochtergesellschaft BMW (Schweiz) AG und der lokalen

Vertriebspartnerin Garage D.______ AG hätte die Klägerin seit 2004 über den

Marktauftritt der Beklagten Kenntnis haben müssen (act. 12 N. 114).

Fahrlässige Unkenntnis des Markengebrauchs sei der Klägerin anzurechnen

(act. 12 N. 114). Die Beklagte sei nach 13 Jahren

Geschäftstätigkeit ein Begriff für BMW- und MINI-Fahrzeuge (act. 12

N. 115). Die Beklagte habe sich durch ihren Einsatz und ihren Fleiss

eine erstklassige Reputation erarbeitet und sich einen weiten Kundenkreis

aufgebaut (act. 12 N. 115). Könnte sie nicht mehr wie bis anhin für

ihre Angebote werben, würde sie wohl eine empfindliche Geschäftseinbusse

erleiden (act. 12 N. 115). Die Beklagte habe sich zur Bewerbung

ihres Angebots an der einschlägigen Rechtsprechung orientiert (act. 12

N. 115). Es sei üblich, dass unabhängige Garagen diejenigen Automarken

gebrauchen, worauf sich ihr Angebot richte (act. 12 N. 115). Die

Klägerin habe die Beklagte in ihrem guten Glauben mit dem vorbehaltlosen

Rückzug ihres Gesuchs bestätigt und durch ihre nachherige jahrelange

Passivität bestärkt (act. 12 N. 115). Die Klägerin sei über acht

Jahre lang passiv geblieben (act. 12 N. 115). Das Verhalten der

Beklagten sei nicht täuschend, weshalb keine Allgemeininteressen tangiert

seien (act. 12 N. 116).

7.2. Die Klägerin bestreitet dagegen, dass eine

verzögerte Rechtsausübung vorliege (act. 1 N. 98). Die

Voraussetzungen der Verwirkung seien nicht erfüllt (act. 19 N. 62).

Die Klägerin sei aufgrund der Aussage ihres damaligen Anwalts davon

ausgegangen, dass sämtliche Verletzungen freiwillig beendet worden seien

(act. 1 N. 98). Die Klägerin habe somit keine Kenntnis der

Rechtsverletzungen gehabt (act. 1 N. 98). Die Beklagte habe auch

nicht in gutem Glauben einen wertvollen Besitzstand geschaffen (act. 1

N. 99; act. 19 N. 62). Die Beklagte habe von den Rechten der

Klägerin und von ihrem Willen, diese Rechte durchzusetzen, gewusst

(act. 19 N. 62). Die Untätigkeit der Klägerin beruhe darauf, dass die

Beklagte ihre Versicherung nicht eingehalten habe (act. 19 N. 62).

Hinzu komme, dass Ansprüche nie verwirken würden, wenn nebst

Individualinteressen auch allgemeine Interessen tangiert seien (act. 1

N. 100). Dies sei vorliegend der Fall, da der täuschende Einsatz der BMW

Marken durch die Beklagte zu Lasten anderer Marktteilnehmer gehen würde

(act. 1 N. 101).

7.3. Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen

Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen und damit rechtsmissbräuchlichen

Verhaltens (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Kennzeichenrechtliche Abwehransprüche können

untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen

verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss

Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein

Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte

von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder

ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt

hätte Kenntnis haben müssen, er diesen Gebrauch während längerer Zeit

widerspruchslos geduldet hat und der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen

wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den

Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben

erwarten, der Berechtigte dulde die Schutzrechtsverletzung auch weiterhin und

werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (vgl.

zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 3.1.1,

m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020

E. 9.1, m.w.H.).

7.4. Der Erwerb eines eigenen wertvollen Besitzstandes

setzt voraus, dass der Verletzer ein fremdes Kennzeichen tatsächlich und

intensiv benutzt (Roger Staub,

a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Als Folge des

ungestörten längeren Gebrauchs muss sich das verwendete fremde Kennzeichen

beim Publikum als Zeichen für das eigene Unternehmen durchgesetzt und diesem

dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben (BGE 117 II 575 E. 6a, m.w.H; Roger Staub,

a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG; vgl. auch BGE 109 II 338 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni

2005 E. 3.2). Ein wertvoller Besitzstand liegt dabei vor, sobald das

tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt

werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005

E. 3.4, m.w.H.; Roger Staub,

a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Im Übrigen

bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso

geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das

Vertrauen des Verletzers ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom

30. Juni 2005 E. 3.4, m.w.H.; Markus

R. Frick, a.a.O., N. 73 Vor Art. 51a-60 MSchG, m.w.H.). Der

wertvolle Besitzstand ist von dem zu beweisen, der daraus die Verwirkung

eines besseren Rechts ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 109 II 338 E. 2a).

7.5. Es ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass

auch Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht untergehen können, wenn sie zu spät

geltend gemacht werden. Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das

Lauterkeitsrecht – und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen – schützt

nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den

lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten und

namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er

vorliegend zur Diskussion steht. Eine – allein auf das Verhalten eines

Mitbewerbers gestützte – Verwirkung ist daher mit besonderer Vorsicht zu

prüfen. Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil

gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn

sein Missbrauch offenbar ist (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts

4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1, m.w.H.).

7.6. Die Klägerin hatte im Befehlsverfahren vor dem

Handelsgericht Zürich im Jahr 2008 beantragt, es sei der Beklagten zu

verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu registrieren, die Bildmarke IR 489

368 (rundes BMW Logo, vgl. act. 12 N. 34), die Bezeichnung

"Offizielle BMW-Vertretung" und die Bezeichnung "[...]

BMW" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie einen Pylon mit der

Bezeichnung "BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen

(act. 13/4 S. 2).

7.7. Auch im vorliegenden Verfahren beantragt die

Klägerin unter anderem, es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen

[...] bmw.ch, das BMW Logo und die Bezeichnung "[...] BMW" im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie den Pylon mit der Bezeichnung

"BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen. Nicht mehr

beantragt ist, dass der Beklagten die Bezeichnung als "Offizielle

BMW-Vertretung" zu verbieten sei (vgl. zum Ganzen act. 66/104).

7.8. Die Klägerin klagt im vorliegenden Verfahren daneben

weitere Verhaltensweisen der Beklagten ein, die nicht Gegenstand des Befehlsverfahrens

von 2008 waren (Verwendung der Bezeichnungen als "BMW und MINI

Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage",

"BMW [...]", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW

M235i", "Willkommen bei BMW", "BMW-Classic" sowie

die Verwendung des MINI Logos). Von diesen Verhaltensweisen erlangte die

Klägerin unbestrittenermassen erst nach dem Befehlsverfahren Kenntnis (vgl.

act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8). So wurde sie erst

in den Jahren 2014-2017 durch verschiedenen Beanstandungen durch Kunden der

Beklagten auf die Verletzungen aufmerksam (vgl. act. 1 N. 71-73;

act. 2/63-2/64; act. 19 N. 70-72; act. 21/75-21/77). Es

ist davon auszugehen, dass wenn sie bereits 2008 davon Kenntnis gehabt hätte,

sie diese auch bereits dann beanstandet hätte. Entsprechend ist unbestritten,

dass die diesbezüglichen Begehren der Klägerin noch nicht verwirkt sind (vgl.

act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8).

7.9. Strittig ist dagegen, ob die bereits im

Befehlsverfahren aus dem Jahr 2008 gerügten Bezeichnungen mittlerweile

verwirkt sind. Dies ist im Folgenden zu prüfen. Zu beachten ist dabei, dass

die Beklagte zumindest in den ersten Jahren nach Rückzug des Gesuchs um

Erlass eines Befehls damit rechnen musste, dass die Klägerin eine ordentliche

Klage gegen sie einreicht. So konnten sich die Parteien im Anschluss an das

Befehlsverfahren nicht einigen (act. 1 N. 21; act. 12

N. 36; act. 19 N. 82; act. 39 N. 97). Zumindest in

den ersten paar Jahren nach Abschreibung des Befehlsverfahrens war die

Beklagte in Bezug auf die Benutzung der beanstandeten Zeichen nicht

gutgläubig. Es sind somit relativ hohe Anforderungen an den Aufbau eines

wertvollen Besitzstandes zu stellen (vgl. oben E. III.7.4.).

7.10. Vorliegend konnte die Beklagte nicht darlegen, worin

der Nachteil liegen würde, wenn sie ihren Domainnamen https://[...] bmw.ch

aufgeben müsste. Entsprechend hat sie diesbezüglich auch nicht nachgewiesen,

dass sie über einen wertvollen Besitzstand verfügt. So könnte sie

beispielsweise ihre Firma als Domainnamen verwenden. Es ist davon auszugehen,

dass die Website der Beklagte mit dieser Domain bei einer Internetsuche

weiterhin unter den Stichwörtern "[...]" und "BMW"

aufgefunden würde. Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Domainname der aus

der Firma der Beklagten besteht, dem Marktauftritt der Beklagten schaden

könnte; zumal sie sich gemäss eigener Angabe sowieso als unabhängige

Marktteilnehmerin positioniert hat (vgl. act. 12 N. 103). Der

Inhalt ihrer Website könnte die Beklagte – soweit vorliegend nicht als

unzulässig erachtet – übernehmen. Zudem könnte sie Benutzer, die den alten

Domainnamen eingeben, auch auf die neue Website verweisen bzw. weiterleiten.

7.11. Entgegen den Ausführungen der Beklagten

(act. 12 N. 102) bestehen auch für die Werbung mit dem Pylon

"BMW Service" zulässige Alternativen. Dieser ist zur Beschreibung

des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Die Beklagte könnte

beispielsweise ein Pylon mit der Bezeichnung "BMW Spezialist"

aufstellen. Es ist nicht dargelegt, dass diese Änderung des Pylonen von

"BMW Service" zu "BMW Spezialist" nachteilig für die

Beklagte ist bzw. sie dadurch in ihrer Wettbewerbsstellung geschwächt würde.

In beiden Fällen wird den potentiellen Kunden kurz und prägnant vermittelt,

dass die angeschriebene Garage sich auf die Reparatur von und den Service an

BMW-Fahrzeugen spezialisiert hat (vgl. act. 12 N. 16). Insofern

kann die Beklagte mit einem angepassten Pylonen ihre Kunden genauso gut über

ihr Angebot informieren, ohne einen irreführenden Eindruck einer

vertraglichen Verbundenheit zur Klägerin zu erwecken.

7.12. Auch zur Bezeichnung "[...] BMW" gibt es,

wie oben dargelegt (E. III.5.5.7.), Alternativen. Die Beklagte kann sich

beispielsweise als "[...] – Ihr BMW Spezialist" bezeichnen, wie sie

dies mittlerweile auch auf ihrer Website tut (act. 19 N. 73 f.;

act. 21/78). Die Klägerin wendet sich nicht gegen diese Bezeichnung,

sondern erachtet sie explizit als zulässig (act. 19 N. 74). Die

Beklagte konnte nicht darlegen, dass die Änderung von der Bezeichnung

"[...] BMW" zu "[...] – Ihr BMW Spezialist" für die

Beklagte ernstliche Nachteile mit sich bringen würde.

7.13. Bezüglich der Verwendung der BMW Logos ist

festzuhalten, dass die Beklagte ihren Marktauftritt seit dem Verfahren von

2008 teilweise geändert hat (vgl. act. 12 N. 55). Die früher

verwendeten Abbildungen der BMW Logos sind in dieser Form nicht mehr auf der

Website vorhanden (vgl. für das neue Layout der Website act. 19 N. 74

und act. 21/78). Auch hat die Beklagte das BMW Logo aus der

Browser-Adressleiste durch ein stilisiertes "[...]" ersetzt

(act. 12 N. 62). Die Beklagte verwendet das BMW Logo einzig noch

auf einem Ständer in ihrem Serviceempfang, auf ihrem Facebook Profilbild, auf

der Abbildung ihrer Werkstatt sowie in einem Inserat bei der

"[...]" in unzulässiger Weise (vgl. oben E. III.5.4.).

7.14. Insofern die Beklagte die BMW Logos entfernt hat,

liegt diesbezüglich kein fremder Markengebrauch mehr vor. Entsprechend liegt

auch kein wertvoller Besitzstand vor (vgl. oben E. III.7.4.). Darüber

hinaus hat die Beklagte nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Entfernung

des BMW Logos vom Ständer in ihrem Serviceempfang, von ihrem Facebook

Profilbild, von den Liften und Fässern in ihrer Werkstatt und vom Inserat bei

der "[...]" ernstliche Nachteile für sie mit sich bringen würde. So

sind sich Facebook Nutzer die Änderung von Profilbilder gewohnt und kann auch

in einem neuen Profilbild mit der Bezeichnung [...] AG und einem BMW Auto

geworben werden. Auch Leser von Zeitschriften erwarten nicht, dass ein

Unternehmen jedes Mal mit dem gleichen Inserat wirbt. Untersagt wird mit

vorliegendem Entscheid zudem nur, dass das BMW Logo neben der Firma der

Beklagten platziert wird, so dass bei einem unabhängigen Bildbetrachter der

Eindruck entsteht, dass BMW Logo sei Bestandteil des Firmennamens (vgl.

hierzu oben E. III.5.4.9.). Die Beklagte hat von sich aus ihre Website

aufgefrischt (act. 12 N. 44) und behauptet nicht, dass dies

nachteilige Folgen für sie gehabt hätte (vgl. act. 12 N. 44). Es

ist nicht ersichtlich, wieso dies nicht auch für ihr Facebook Profilbild bzw.

ihre Inserate gelten sollte. Die Beklagte geht ohnehin davon aus, dass auf

ihrer Facebook Seite bereits jetzt immer ihre Firma prominent präsent ist,

wodurch dem Betrachter klar sei, dass es sich um eigene Angebote der

Beklagten handle (act. 12 N. 18). Website- und Facebook Auftritt

haben gemäss der Beklagten einen unverwechselbaren originalen [...] Auftritt

(act. 12 N. 18).

7.15. Das Angebot der Beklagten wird durch das vorliegende

Urteil nicht eingeschränkt. Vielmehr wird der Beklagten nur verboten, in

ihrer Werbung in irreführender Weise auf die Marken der Klägerin Bezug zu

nehmen. Es ist nicht belegt, dass der Beklagten daraus ein Umsatzrückgang

entstehen würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_630/2018 vom 17. Juni

2019 E. 3.4). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die

Beklagte nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren nach über 13-jährigem

Bestehen ohnehin als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat und

weiterherum bekannt ist, dass es sich bei ihr um eine ungebundene, freie

Garage handelt (vgl. act. 12 N. 15; act. 39 N. 24;

act. 72 S. 4).

7.16. Vorliegend sind entgegen den Ausführungen der

Beklagten (act. 12 N. 116) auch Allgemeininteressen tangiert. So

verstösst die Beklagte mit ihrem Marktauftritt – wie oben festgehalten

(E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.) – nicht nur gegen

das Markenrecht, sondern auch gegen das UWG. Sie verletzt somit einerseits

die Interessen der potentiellen Kunden als auch die Interessen ihrer

Konkurrenten an einem unverfälschten Wettbewerb (vgl. Art. 2 UWG; Mathis Berger, a.a.O., N. 3 zu

Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

7.17. Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 1

N. 115) sind die Ansprüche der Klägerin somit vorliegend nicht verwirkt,

da die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand nachgewiesen hat. Ob die

übrigen Voraussetzungen der Verwirkung erfüllt sind, kann entsprechend

offengelassen werden.

IV. Unterlassungs-

und Beseitigungsanspruch der Klägerin

Die Klägerin beantragt

vorliegend, die unzulässigen Markenverwendungen der Beklagten unter Androhung

der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu

verbieten. Daneben ersucht sie darum, der Beklagten eine Umsetzungsfrist von

10 Tagen anzusetzen, um die bestehenden Markenverletzungen zu beseitigen.

Zudem sei die Stiftung SWITCH [...], zu verpflichten, den Domainnamen [...]

bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen. Eventualiter sei die Beklagte unter

Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall

zu verpflichten, sämtliche Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um

den Domainnamen [...] bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen (vgl. zum Ganzen

act. 66/104).

Die Beklagte argumentiert

dagegen, dass die Klage der Klägerin vollumfänglich abzuweisen sei

(act. 12 S. 2). Zur Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit

Busse im Widerhandlungsfall äussert sie sich nicht spezifisch (vgl.

act. 12 und act. 39). Sie führt einzig an, dass die Klägerin

teilweise Unmögliches verlange. So habe die Beklagte im Verpflichtungsfall

durch das Gericht keinen Einfluss, ob bzw. wann Google die Bezeichnung "[...]

BMW" vom Google Snippet entferne oder nicht (act. 71 N. 1).

Auch die Stiftung Switch [...] könne nicht gerichtlich verpflichtet werden,

da sie vorliegend keine Partei sei (act. 71 N. 1).

3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder

gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu

verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit.

b; Art. 55 Abs. 1 MSchG). Daneben kann, wer durch unlauteren

Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in

seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen

bedroht oder verletzt wird, dem Richter auch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 UWG

beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine

bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

3.2. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das

urteilende Gericht zudem Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236

Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun,

Unterlassen oder Dulden, kann das Vollstreckungsgericht insbesondere eine

Strafdrohung nach Art. 292 StGB anordnen (Art. 343 Abs. 1

lit. a ZPO). Lautet der Entscheid auf Abgabe einer Willenserklärung, so

wird die Erklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt (Art. 344 Abs.

1 ZPO). Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register, erteilt das

urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art.

344 Abs. 2 ZPO).

3.3. Über das Vollstreckungsmittel entscheidet das

Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes

der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (Urteil des

Bundesgerichts 4A_270/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 5.3.3; Daniel Steck/Norbert Brunner, in:

Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel

2017, N. 43 zu Art. 236 ZPO; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts

4A_207/2014 E. 3.1; Gian Reto

Zinsli, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.

Aufl., Basel 2017, N. 4 zu Art. 343 ZPO).

4.1. Die Beklagte verletzt mit der Verwendung der

Bezeichnungen "BMW Service", "BMW und MINI Service",

"BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und

MINI Partner", "[...] BMW", " [...] BMW", "

B.______ AG BMW", "Willkommen bei BMW", "BMW

Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI Logos und der

Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der Klägerin. Zudem

verstösst sie gegen Art. 3 UWG.

4.2. Die Beklagte bestritt im vorliegenden Prozess

vehement die Rechtswidrigkeit ihres Werbeauftrittes (vgl. zum Beispiel

act. 12 N. 118). Auch in den Fällen, in welchen sie ihren Auftritt

änderte, anerkannte sie die Rechtswidrigkeit ihres früheren Auftrittes nicht

(vgl. act. 39 N. 88; act. 12 N. 62; act. 2/70). Es

erscheint zur Durchsetzung der Ansprüche der Klägerin insofern als angemessen

und verhältnismässig, die Unterlassungs- und Beseitigungsanordnungen unter

die Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu stellen, wie dies die Klägerin in

ihren Rechtsbegehren beantragte (vgl. act. 66/104).

4.3. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der

Beklagten um eine juristische Person handelt (vgl. act. 2/2).

Juristische Personen sind nicht deliktsfähig. Sie können einzig

strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht.

Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB

angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw.

Vertreter richten (Urteil des Bundesgerichts 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010

E. 3.1, m.w.H.; vgl. auch BGE 78 IV 237 S. 239). Zur Klarstellung

ist deshalb im Dispositiv festzuhalten, dass sich die beantragte Androhung

der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall an die

verantwortlichen Organe der Beklagten richtet (vgl. auch Urteil des

Bundesgerichts 6S.124/2004 vom 10. November 2004 E. 1).

5.1. Entsprechend ist der Beklagten unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Service"

und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen Verkehr zu

verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites,

auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer

Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin). Zudem ist der

Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die

Bezeichnungen "BMW Service" und "BMW Classic" insbesondere

auf ihrer Visitenkarte zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8quater

der Klägerin).

5.2. Der Beklagten ist daneben unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Garage"

und/oder "BMW und MINI Garage" im geschäftlichen Verkehr zu

verwenden, unter anderem auf ihren Websites https://[...] bmw.ch und

www.[...] auto.ch, auf Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch

sowie auf der Website www.autoscout24.ch (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 2 der

Klägerin).

5.3. Auch ist der Beklagten unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI

Partner" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren

Ziffer 3 der Klägerin) und die die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI

Logos – schwarzweiss oder farbig – im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,

unter anderem auf ihren Websites https://[...] bmw.ch und www.[...] auto.ch,

auf ihren Facebook Seiten, auf der Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage

an der [...], auf den Overalls ihrer Angestellten und auf der

Browser-Adressleiste ihrer Website, sowie auf Visitenkarten und

Informationskästen (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klägerin). Von diesem

Verbot ausgenommen ist – vorbehältlich E. III.5.4. nachstehend – die

Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen, auf welchen das BMW

oder MINI Logo ersichtlich ist.

5.4. Unter Androhung der Bestrafung ihrer

verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall ist der Beklagten insbesondere auch zu verbieten,

Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf

ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch oder auf ihren

Facebook Seiten abzubilden auf eine Weise, bei welcher die BMW Logos dabei in

den Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen

(vgl. Rechtsbegehren Ziffer 5 der Klägerin):

5.5. Daneben ist der Beklagten unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "[...] BMW",

" [...] BMW" und/oder " B.______ AG BMW", inklusive

anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...] bmw", im

geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der Beschilderung

ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...]

auto.ch, auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten,

auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie

www.autoscout24.ch oder die Website von C.______) und auf dem Google Snippet,

das ihrer Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 6 der Klägerin).

Erlaubt ist es der Beklagten dagegen, die Bezeichnung "[...] BMW

M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte Fahrzeuge

zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 7 der Klägerin).

5.6. Ebenso ist der Beklagten unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden

(vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8 der Klägerin) sowie in und/oder im

Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich

oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden

(Rechtsbegehren Ziffer 8ter der Klägerin).

5.7. Daneben ist die Beklagte unter Androhung der

Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im

Widerhandlungsfall zu verpflichten, die bestehenden Verletzungen (vgl.

E. IV.5.1.-IV.5.6.) von ihren Trägern zu entfernen bzw. entfernen zu

lassen, d.h. insbesondere

die

Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an

der [...], von ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch und

von den Overalls ihrer Angestellten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website https://[...]bmw.ch

und von dem Google-Snippet, das dieser Website entspricht, zu entfernen

bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...] auto.ch und

von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch zu entfernen

bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch

zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,

Broschüren und Werbeunterlagen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

folgende

Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten zu entfernen bzw.

entfernen zu lassen:

[...]

die

Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren

Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch zu entfernen bzw.

entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen zu entfernen bzw.

entfernen zu lassen, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,

Visitenkarten und Preislisten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die Bezeichnungen

"[...] bmw" und " [...] AG BMW" von ihren Facebook

Seiten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und

von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch zu entfernen bzw.

entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website https://[...]bmw.ch

zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich

bzw. im Showroom zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;

die

Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den

Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe zu entfernen bzw. entfernen

zu lassen.

5.8. Die der Beklagten anzusetzende Frist zur Beseitigung

der bestehenden Markenverletzungen ist dabei auf 60 Tage anzusetzen und nicht

auf die von der Klägerin beantragten 10 Tage. So hat die Beklagte insgesamt

14 Verletzungshandlungen zu beseitigen. Insbesondere die Änderung des

Domainnamens und die Entfernung des Pylonen "BMW Service" und der

Bezeichnung "[...] BMW" wird mehr als 10 Tage in Anspruch nehmen.

Auch im Hinblick, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten von der

Klägerin relativ lange geduldet wurden, ist der Beklagten eine angemessene

Frist – von hier 60 Tagen – zur Beseitigung zuzugestehen. Entgegen der

Beklagten wird hierbei nicht etwas Unmögliches von ihr verlangt (vgl.

act. 71 N. 1). So stellt das Snippet eine Kurzzusammenfassung des

Website-Inhaltes dar. Wenn die Bezeichnung "BMW und MINI Service"

also von der Website gelöscht wird, wird es auch nicht mehr im Snippet der

Website angezeigt. Ansonsten könnte zusätzlich mit einem entsprechenden

Meta-Tag verhindert werden, dass die Bezeichnung im Snippet angezeigt wird.

5.9. Halter des vorliegend strittigen Domainnamens [...]

bmw.ch ist eine in den vorliegenden Prozess nicht involvierte Drittperson

(vgl. act. 2/55). Es ist nicht dargelegt, wie das Verhältnis dieser

Person zur Beklagten ist (vgl. act. 1 N. 58; act. 12

N. 74). Insbesondere ist nicht dargetan und aus dem

Handelsregisterauszug auch nicht ersichtlich, dass es sich bei dieser Person

um ein (faktisches) Organ der Beklagten handeln würde (vgl. act. 2/2).

5.10. Nach Art. 28 Abs. 4 der Verordnung über

Internet-Domains (SR 784.104.2) kann nur der Halter des Domain-Namens ein

Löschungsgesuch stellen. Entsprechend muss gelten, dass in einem

Zivilverfahren auch nur der Halter eines Domain-Namens zur Abgabe

entsprechender Löschungserklärungen gegenüber der Stiftung SWITCH als

Registerbetreiberin verpflichtet werden kann. Ansonsten könnte sich der von

der Löschung betroffene Halter der Domain vorgängig gar nicht zur Löschung

äussern. Der Beklagten selber fehlt in Bezug auf die beantragte Löschung des Domainnamens

die Passivlegitimation.

5.11. Im vorliegenden Verfahren zwischen der Klägerin und

der Beklagten kann somit weder die Stiftung SWITCH direkt zur Löschung des

Domainnamens angehalten werden noch die Beklagte zur Abgabe entsprechender

Löschungserklärungen verpflichtet werden. Sowohl das Rechtsbegehren Ziffer 10

a) der Klägerin als auch ihr Eventualbegehren Ziffer 10 b) sind somit mangels

Passivlegitimation abzuweisen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_499/2015 vom

20. Januar 2016 E. 2.3, m.w.H.). Die Klägerin wird aber mit

vorliegendem Urteil insofern geschützt, als dass der Beklagten verboten wird,

den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden (vgl. oben E. IV.5.6.).

V. Kosten- und

Entschädigungsfolgen

1.1. Die Prozesskosten werden nach Art. 106 Abs. 1

ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig

obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt

(Art. 106 Abs. 2 ZPO).

1.2. Vorliegend stellte die Klägerin insgesamt 11

Unterlassungsbegehren sowie 20 Beseitigungsbegehren, d.h. insgesamt 31

Begehren (vgl. act. 66/104). Dabei konnte insgesamt auf fünf dieser

Begehren nicht eingetreten werden und auf zwei der Begehren teilweise nicht

eingetreten werden (vgl. oben E. II.4. und II.6.). Im Übrigen wurden

drei Begehren der Klägerin abgewiesen (vgl. oben E. III.5.6.-III.5.7.

und E. IV.5.11.). 21 Begehren der Klägerin wurden gutgeheissen und zwei

Begehren der Klägerin wurden teilweise gutgeheissen (vgl. oben

E. III.5.1.-III.5.5., E. III.5.8.-III.5.10. und E. IV.).

Insgesamt wurden somit ca. sieben Zehntel der von der Klägerin gestellten

Begehren gutgeheissen.

1.3. Es rechtfertigt sich somit vorliegend, die

Gerichtskosten der Beklagten zu sieben Zehntel und der Klägerin zu drei

Zehntel aufzuerlegen. Der Klägerin ist zudem eine reduzierte

Parteientschädigung zuzusprechen.

2.1. Die Gerichtskosten bemessen sich nach dem Streitwert

oder dem sonstigen Interesse der Parteien an der Beurteilung der

Angelegenheit sowie nach dem erforderlichen Zeit- und Verwaltungsaufwand

(Art. 1 Abs. 1 der Verordnung zu den Kosten im Zivil- und

Strafprozess des Kantons Glarus [GS III A/5]).

2.2. Wie hoch der Streitwert des vorliegenden Verfahrens

ist, ist zwischen den Parteien umstritten (vgl. act. 1 N. 2;

act. 12 N. 8-12; act. 19 N. 11-18; act. 39

N. 12-20).

2.3. So schätzt die Klägerin den Streitwert des

vorliegenden Verfahrens auf CHF 600'000.—, da es sich um berühmte Marken

handle (act. 1 N. 2). Dass die Automarken BMW und MINI heutzutage

berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG seien, könne nicht ernsthaft

bezweifelt werden und müsse deshalb als notorisch gelten (Art. 151 ZPO;

vgl. act. 19 N. 13). Mehrere ausländische Gerichte hätten die

Bekanntheit der BMW und der MINI Marken festgestellt (act. 19 N. 15

sowie act. 21/84-21/98). Im "Millward Brown BrandZTM Top 100 Most

Valuable Global Brands" Bericht sei festgestellt, dass es sich bei dem

BMW Logo um die zweit wertvollste Marke der Welt im Kraftfahrzeugbereich

handle, mit einem Wert von über USD 26'000'000'000.— (act. 19

N. 16; act. 21/83). Die Streitwertschätzung der Klägerin entspreche

der Faustregel, dass bei erheblichen Markenwerten von einem Streitwert

zwischen CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.— auszugehen sei

(act. 19 N. 18).

2.4. Die Beklagte bestreitet dagegen, dass es sich bei

BMW und bei MINI um berühmte Marken handle (act. 12 N. 8). Damit

eine Marke als berühmt angesehen werden könne, brauche es einen

Kennzeichnungsgrad von mindestens 50 % (act. 39 N. 15). Die

Klägerin trage hierfür die Beweislast (act. 12 N. 9; act. 39

N. 12). Die Klägerin komme der ihr obliegenden Beweislast nicht nach

(act. 39 N. 12). Insbesondere habe sie nicht bewiesen, dass ihre

Marken bereits im Jahr 2004 berühmte Marken gewesen seien (act. 39

N. 14). Der Streitwert liege ohnehin nicht im mutmasslichen Wert der

berühmten Marke an sich, sondern im Unterlassungsinteresse der Klägerin

(act. 12 N. 11). Die Beklagte sei für die Klägerin eine völlig

unbedeutende Marktteilnehmerin (act. 12 N. 11). Der von der

Klägerin geschätzte Streitwert sei somit offenkundig viel zu hoch angesetzt

(act. 12 N. 11). Es sei vielmehr davon auszugehen, dass der

Streitwert CHF 50'000.— übersteige (act. 12 N. 12).

2.5. Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren

bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren – wie

vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, setzt das Gericht den

Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre

Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Klagenhäufung

werden die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich

nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO).

2.6. Der Streitwert ist in Angelegenheiten, die sich mit

dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, schwer

bestimmbar (BGE 133 III 490 E. 3.3). Bei Unterlassungsklagen ist der

objektive Wert der begehrten Unterlassung, d.h. das sog.

Unterlassungsinteresse, zu quantifizieren (Michael

Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Bern 2017, N. 272,

m.w.H.). Gemäss verschiedenen Lehrmeinungen bestimmt sich dieses

hauptsächlich nach dem klägerischen Interesse an der Durchsetzung des Verbots

(Michael Frey, a.a.O.,

N. 275, m.w.H.; Damian Schai,

Der Streitwert vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau, in: Leupold et al.

(Hrsg.), Der Weg zum Recht, Festschrift für Alfred Bühler, Zürich 2008,

S. 111 ff., S. 131, m.w.H.; Johann

Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess,

sic! 7/8 2002, S. 493 ff., S. 496 und S. 504). Von dem geht

auch die Beklagte aus (act. 12 N. 11).

2.7. Wie die Klägerin richtig anmerkt (act. 19

N. 18), hat sich in der Lehre dabei die Faustregel herausgebildet, dass

bei eher unbedeutenden Marken ein Streitwert CHF 50'000.— bis

CHF 100'000.—, bei Marken mit mittlerer Bedeutung ein Streitwert von

CHF 250'000.— bis CHF 500'000.— und bei Marken mit erheblichen

Markenwerten ein Streitwert von CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.—

und darüber angenommen wird (Markus R.

Frick, a.a.O., N. 84 und N. 88 Vor Art. 51a-60, m.w.H.;

teilweise von Bundesgericht bestätigt, vgl. BGE 133 III 490 E. 3.4;

Urteil des Bundesgerichts 4A_727/2016 vom 29. Mai 2017 E. 2.3.2;

vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2014 vom 20. Mai 2014

E. 7; vgl. auch Leonz Meyer,

Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001,

S. 559 ff., S. 564, Korrigendum). Bei Streitigkeiten um Domain-Namen ist

gemäss Bundesgericht mangels besonderer Anhaltspunkte ein Streitwert von rund

CHF 100'000.— anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21.

Januar 2005 E. 5).

2.8. Entgegen der Beklagten (act. 12 N. 9;

act. 39 N. 12) kann es als gerichtsnotorisch erachtet werden, dass

es sich bei den Marken BMW und MINI in der Schweiz um Marken mit erheblichen

Markenwerten handelt, welche einer Mehrheit der Bevölkerung bekannt sind.

Hierfür bedarf es nicht bereits einer anderen gerichtlichen Entscheidung,

welche dies festhält bzw. nicht eines anderen Beweismittels (vgl.

Art. 151 ZPO). Darüber hinaus hat die Klägerin entgegen der Beklagten

(act. 12 N. 9; act. 39 N. 12) die europaweite Bekanntheit

der Marken BMW und MINI ohnehin belegt (vgl. act. 21/83-21/98;

act. 38/103). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 14) ist dabei

die heutige Bekanntheit der Marken und nicht ihre Bekanntheit im Jahr 2004

relevant. So stellte die Klägerin im vorliegenden Verfahren

zukunftsgerichtete Unterlassungsbegehren (vgl. act. 66/104). Ihr

Unterlassungsinteresse ist somit auf die künftige Unterlassung der Verletzung

ihrer Markenrechte gerichtet und nicht vergangenheitsbezogen.

2.9. Vorliegend klagt die Klägerin zahlreiche Ansprüche

aufgrund mehrerer verschiedener Markenrechtsverletzungen (Verletzung der

Marke "BMW", der Wortmarke "BMW", der Wort-/ Bildmarke

"BMW", der Wortmarke "BMW Service", der Wortmarke

"MINI" sowie der Wort-/Bildmarke "MINI") ein (vgl.

act. 1 N. 12-18). Auch wenn es sich bei der Beklagten um einen eher

kleinen, vom einzigen Standort [...] aus operierenden und somit lokal-regional

tätigen Familienbetrieb handelt (vgl. act. 12 N. 14 f.), ist in

Anbetracht der zahlreichen eingeklagten Markenrechtsverletzungen und der

Bekanntheit von BMW und MINI vorliegend von einem Streitwert von

CHF 600'000.— auszugehen, wie dies die Klägerin vorbringt (act. 1

N. 2; vgl. auch bereits act. 58 und act. 2/13 S. 3). Die

gegenteiligen Ausführungen der Beklagten, in welchen sie das Image und die

Bekanntheit von BMW und MINI schlechtmacht (vgl. insbesondere act. 71

S. 3), verfangen nicht. Vielmehr werfen sie die Frage auf, weshalb die

Beklagte sich in Anbetracht dessen überhaupt seit Jahren gerade auf diese

Marken spezialisiert hat.

2.10. In Anbetracht des vorliegend hohen Streitwerts von

CHF 600'000.— sowie dem relativ hohen Zeit- und Verwaltungsaufwand sind

die Gerichtskosten vorliegend auf CHF 30'000.— festzusetzen (vgl.

Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 lit. d der Verordnung zu

den Kosten im Zivil- und Strafprozess des Kantons Glarus). Die Klägerin hat

einen Kostenvorschuss in entsprechender Höhe geleistet (act. 5-6 und

act. 58). Damit ist die Gerichtsgebühr vom geleisteten Kostenvorschuss

zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); die Beklagte hat ihren Kostenanteil

von CHF 21'000.— der Klägerin zu erstatten (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

2.11. Die von der Beklagten gegenüber der Klägerin

geschuldete (reduzierte) Parteientschädigung ist im Lichte von Art. 20

Abs. 1 EG ZPO GL (GS III C/1) auf CHF 12'000.— festzusetzen.

Eine Beschwerde ans

Bundesgericht ist unabhängig vom Streitwert möglich (Art. 74 Abs. 2

lit. b BGG).

____________________

Das Gericht erkennt:

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

die Bezeichnungen "BMW Service" und/oder "BMW und MINI

Service" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem

Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites, auf den Overalls ihrer

Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

die Bezeichnungen "BMW Garage" und/oder "BMW und MINI

Garage" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf

ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch, in Verzeichnissen

wie www.local.ch und www.search.ch sowie auf der Website www.autoscout24.ch.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" im geschäftlichen

Verkehr zu verwenden.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig

– im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites https://[...]bmw.ch

und www.[...] auto.ch, auf ihren Facebook Seiten, auf der Beschilderung im

Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls ihrer

Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Websites, sowie auf

Visitenkarten und Informationskästen:

[...]

Von

diesem Verbot ausgenommen ist – vorbehältlich Dispositivziffer 5

nachstehend – die Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen,

auf welchen das BMW oder MINI Logo ersichtlich ist.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere

verboten, Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter

anderem auf ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch oder

auf ihren Facebook Seiten abzubilden, indem die BMW Logos dabei in den

Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen:

[...]

wird der beklagten Partei gestattet, die Bezeichnung "[...] BMW

M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte

Fahrzeuge zu verwenden. Darüber hinaus wird der beklagten Partei unter

Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen

"[...] BMW", " [...] BMW" und/oder " B.______ AG

BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...]

bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der

Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites https://[...]bmw.ch

und www.[...]auto.ch, auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf

Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites

von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder die Website von C.______) und auf

dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, den

Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in

und/ oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem

Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen

bei BMW" zu verwenden.

Der

beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die

Bezeichnungen "BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu

verwenden, insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte:

[...]

10.

Die

beklagte Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall

verpflichtet, dass sie die in Ziffern 1 bis 9 aufgeführten Bezeichnungen

spätestens 60 Tage nach Rechtskraft des Urteils des Obergerichts Glarus von

ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt, d.h. innert dieser Frist

insbesondere

die

Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an

der [...], von ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch und

von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website

https://[...]bmw.ch und von dem Google-Snippet, das dieser Website

entspricht, entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...] auto.ch und

von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch entfernt bzw.

entfernen lässt;

die

Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch

entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,

Broschüren und Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt;

folgende

Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen

lässt:

die

Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren

Websites https://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch entfernt bzw. entfernen

lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw.

entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,

Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnungen "[...] bmw" und " B.______ AG BMW" von

ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und

von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch entfernen lässt;

die

Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website https://[...]bmw.ch

entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich

bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt;

die

Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den

Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen

lässt.

11.

Übrigen wird die Klage abgewiesen soweit darauf eingetreten werden kann.

12.

Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 30'000.— festgesetzt.

13.

Die Gerichtsgebühr wird zu drei Zehnteln der klagenden

Partei und zu sieben Zehnteln der beklagten Partei auferlegt und vom

geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der klagenden Partei steht im Umfang

von CHF 21'000.— ein Rückgriffsrecht auf die beklagte Partei zu.

14.

Die beklagte

Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei eine reduzierte

Parteientschädigung von CHF 12'000.— zu

bezahlen.

15.

Schriftliche Mitteilung an:

[...]