ZKEIV.2018.6

Verletzung von Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht

26. April 2019Deutsch12 min

Source so.ch

Sachverhalt

1. Am 23. November 2018 liessen die A.___

AG (nachfolgend: Klägerin 1) und die BETONCOUPE AG (nachfolgend: Klägerin 2) gegen

C.___ (nachfolgend: Beklagte) Klage betreffend Verletzung von Marken-,

Lauterkeits- und Firmenrecht beim Obergericht des Kantons Solothurn einreichen,

mit den folgenden Rechtsbegehren:

1. Es sei der Beklagten zu verbieten, in

der Schweiz folgende Zeichen (in Gross- oder Kleinschreibung) im geschäftlichen

Verkehr zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:

a. Betoncoupe

/ BETONCOUPE

b. Betoncoupe,

C.___

2. Es sei der Beklagten zu verbieten, nach

Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Firma Betoncoupe, C.___ zu

führen.

3. Für den Fall der Widerhandlung gegen die

Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 sei der Beklagten eine

Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie eine Bestrafung

mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB

anzudrohen.

4. Unter o/e-Kostenfolge zzgl. MwSt. von

7.7 % zu Lasten der Beklagten.

2. Die Beklagte hat sich dazu nicht

vernehmen lassen.

3. Mit Präsidialverfügung vom 4. Februar

2019 wurde den Parteien in Aussicht gestellt, auf die Durchführung einer

Hauptverhandlung zu verzichten. Keine der Parteien hat dagegen opponiert.

4. Für die Parteistandpunkte wird

grundsätzlich auf die Akten verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachfolgend

darauf einzugehen.

Erwägungen

II.

1.

Die örtliche und sachliche

Zuständigkeit des Obergerichts des Kantons Solothurn ist gegeben (Art. 10 Abs.

1.

lit. b i.V.m. Art. 36 Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, SR 272; Art. 5

Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d ZPO i.V.m. § 30 Abs. 1 lit. b Gerichtsorganisationsgesetz,

GO, BGS 125.12). Auf die Klage ist einzutreten.

2.1

Die Klägerin 1 mit Sitz in [...] wurde

im Jahr 1983 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im Handelsregister

wie folgt umschrieben: «Gründung, Aufbau, Erwerb, Entwicklung, Halten,

Verwalten, Veräusserung sowie Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen,

insbesondere in der Bauhaupt-, Bauneben- sowie Immobilienbranche. Kann

Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, immaterielle Anlagen wie

Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben, halten,

verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem

Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten,

erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr.

[...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 29. August 2011 im Schweizer

Markenregister eingetragen wurde. Ferner ist die Klägerin 1 Inhaberin der

Schweizer Marke Nr. [...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 9. Mai 2012

im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Beide Marken geniessen den

Schutz der Warenklassen 37, 39 und 40.

2.2

Die Klägerin 2 mit Sitz in [...]

wurde im Jahr 1998 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im

Handelsregister wie folgt umschrieben: «Durch- bzw. Ausführung von Analysen und

Beratungen, Erarbeitung von Konzepten und Verwirklichung im Bereich des

kontrollierten Betonrückbaues, insbesondere in den Bereichen Kernbohrarbeiten,

Bodensägearbeiten, Wandsägearbeiten, Seilsägearbeiten, Rückbauarbeiten,

Pressarbeiten, Fugentechnik und Transport- und Kranarbeiten sowie Erbringung

von Dienstleistungen als Generalunternehmung im Bereich sämtlicher Bauvorhaben.

Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, immaterielle Anlagen

wie Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben,

halten, verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit

dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten,

erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 2 wurde im Jahr 1998 in die Klägerin 1

integriert. Am 2. Mai 2018 wurde die Schwesterfirma der Klägerin 2 (BETONCOUPE

AG [...]) im Handelsregister eingetragen, welche zum Ziel hat, die Expansion in

der Westschweiz voranzutreiben.

2.3

Die Beklagte führt die Einzelfirma Betoncoupe,

C.___, welche ihren Sitz in [...] hat und im Jahr 2016 ins Handelsregister

eingetragen worden ist. Ihr Zweck wird im Handelsregister wie folgt

umschrieben: «sciage et carottage du béton, rénovations, transformations et

démolitions».

3.

Die Klägerinnen machen Verletzungen

durch die Beklagte aus Firmen- (siehe nachfolgend Erw. II/4.), Marken- (siehe nachfolgend

Erw. II/5.), und Lauterkeitsrecht (siehe nachfolgend Erw. II/6.) geltend.

4.

Ansprüche aus Firmenrecht:

4.1

Die jüngere Firma muss sich von der

prioritätsälteren deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 Abs. 2 Schweizerisches

Obligationenrecht, OR, SR 220). Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt

wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim

Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist

Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1). Die im Handelsregister

eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma

einer Handelsgesellschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch

zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma

beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma

klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Unbefugt ist der Gebrauch einer Firma insbesondere

dann, wenn diese sich ungenügend von der Geschäftsfirma eines anderen

unterscheidet (Martina Altenpohl in: Heinrich Honsell et al. [Hrsg.],

Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2016, Art. 956 N 8).

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich

zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im

Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht,

durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung

bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter

berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen,

dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände

für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert

werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten

Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die

Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der

Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a). Die

Zeichenverwechselbarkeit – das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen

hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – ist als Voraussetzung für die Verwechselbarkeit

stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der

Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten

Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr

von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die

Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in

Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich

die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und

Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch

ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE

127.

III 160 E. 2b/cc).

4.2

Die Klägerin 2 wurde im 1998 und das

Einzelunternehmen der Beklagten im 2016 ins Handelsregister eingetragen. Damit kommt

der Klägerin 2 in Bezug auf ihre Firma Eintragungspriorität zu. Wie die

Klägerin 2 zutreffend ausführt, hat die Firma der Beklagten der

Phantasiebezeichnung BETONCOUPE lediglich ihren eigenen Namen beigefügt. Der

Bestandteil BETONCOUPE prägt und definiert den Gesamteindruck. Darüber hinaus

bietet das Unternehmen der Beklagten praktisch identische Dienstleistungen wie

die Klägerin 2 an. Die Beklagte 2 ist mithin eine direkte Konkurrentin der

Klägerin 2 bzw. ihrer Schwesterfirma. Es besteht die Gefahr der Fehlzurechnung,

mithin ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Vorliegend ist demnach keine

deutliche Unterscheidung zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten gegeben.

Damit liegt eine Firmenrechtsverletzung vor.

5.

Ansprüche aus Markenrecht:

5.1

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber

das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder

Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu

verfügen (Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Wer in seinem

Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen,

eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu

beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Marke ist verletzt, wenn

jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen

gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur

vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann.

Markenrechtlicher Schutz besteht sodann nicht abstrakt, sondern ist

entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte

gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für

gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich).

Zur Beurteilung einer Markenrechtsverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c

MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Wie bereits erwähnt,

wird der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht

einheitlich umschrieben. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers

erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen

Verkehr. Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte

Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder

zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige Gebrauch umfasst

auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder

Domain-Name. Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch

gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt

(Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).

5.2

Die Firma der Beklagten ist ein im

Verhältnis zu den eingetragenen Marken der Klägerin 1 jüngeres Zeichen. Wie

bereits unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert, ist die Lautfolge

des prägenden Firmenbestandteils «BETONCOUPE» mit den der Klägerin 1 zugerechneten

Marken identisch. Die Verwechslungsgefahr der beklagtischen Firma mit den

geschützten Kennzeichen der Klägerin 1 ist offensichtlich. Damit liegt auch

eine Markenrechtsverletzung vor.

6.

Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb:

6.1

Unlauter und widerrechtlich ist jedes

täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben

verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen

Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 Bundesgesetz

über den unlauteren Wettbewerb, UWG, SR 241). Unlauter handelt insbesondere,

wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,

Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs.

1.

lit. d UWG). Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist der Begriff der

Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichenrecht derselbe. Mit der

Unterlassungsklage gem. Art. 9 Abs. 1 UWG kann beantragt werden, eine drohende

Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende zu beseitigen (lit. b).

6.2

Die Vergleichszeichen der Klägerin 1

und der Beklagten stimmen im prägenden Element «BETONCOUPE» überein. Die Verwendung

dieses Elements ist dazu geeignet, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und

den Dienstleistungen der Klägerin 1 herbeizuführen. Damit besteht eine

erhebliche Verwechslungsgefahr. Es liegt nahe, dass die Beklagte von der

Bekanntheit der Marken der Klägerin 1 profitieren wollte. Andere Gründe für die

Wahl einer derart ähnlichen Bezeichnung sind nicht ersichtlich. Damit verhält

sich die Beklagte treuwidrig im Sinne von Art. 2 UWG. Die Schaffung einer

Verwechslungsgefahr wird denn in Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch explizit als

unlauteres Geschäftsgebaren bezeichnet.

7.1

Nach dem Gesagten haben die Klägerinnen

gegenüber der Beklagten einen firmen-, marken- und lauterkeitsrechtlichen

Anspruch auf Unterlassens der Verwendung der Firmenbezeichnung «Betoncoupe».

Der Beklagten ist die Verwendung des Wortes «Betoncoupe» deshalb zu untersagen.

7.2

Die Androhung der Bestrafung nach

Art. 292 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) erscheint vorliegend

angezeigt und gerechtfertigt. Nebst der Androhung der Bestrafung nach Art. 292

StGB drängt sich auch die Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit.

c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörigen Nachdruck zu verleihen. Die

Ordnungsbusse ist der unterlegenen Partei vorliegend und in einem ersten

Schritt bloss anzudrohen. Erst im Fall der Nichterfüllung wird die

Ordnungsbusse tatsächlich verhängt. Es steht im freien Ermessen des Richters,

ob er bei der Androhung der Ordnungsbusse lediglich auf die Bestimmungen der

ZPO verweist oder den auszufällenden Betrag schon genau beziffert (Franz

Kellerhals in: Heinz Hausheer et al. [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 337 N 46; Melanie Huber in: François

Bohnet et al. [Hrsg.], SSZR – Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht

Band Nr. 22, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO,

Zürich/St. Gallen 2016, N 416 und 419). Der Beklagten ist unter Androhung einer

Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.

343.

Abs. 1 lit. c ZPO) sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung mit

Busse wegen Ungehorsams nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im

Widerhandlungsfall zu untersagen, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft

dieses Urteils die Firmenbezeichnung Betoncoupe, C.___ weiter zu führen.

8.

Aufgrund der Erwägungen erweist sich

die Klage als begründet. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beklagte kosten-

und entschädigungspflichtig. Sie hat die Kosten des Klageverfahrens in der Höhe

von CHF 8'000.00 zu tragen. Sie hat diesen Betrag direkt den Klägerinnen zu

bezahlen, welche einen Kostenvorschuss in gleicher Höhe geleistet haben. Zudem

hat sie den Klägerinnen für das Klageverfahren eine Parteientschädigung zu

entrichten, welche antragsgemäss auf CHF 5'259.25 (inkl. Auslagen und MwSt.)

festgesetzt wird.

Dispositiv

Demnach wird erkannt:

1. C.___ wird verboten, in der Schweiz

folgende Zeichen (in Gross- oder Kleinschreibung) im geschäftlichen Verkehr zu

gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:

a. Betoncoupe / BETONCOUPE

b. Betoncoupe, C.___

2. C.___ wird verboten, nach Ablauf von 30

Tagen ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Firma Betoncoupe, C.___ zu

führen.

3. Für den Fall der Widerhandlung gegen die

Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 hievor wird C.___ eine Ordnungsbusse gemäss Art.

343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie eine Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen

amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB angedroht.

Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO lautet wie

folgt: Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen

oder Dulden, so kann das Vollstreckungsgericht anordnen: eine Ordnungsbusse bis

zu 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung.

Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der

von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf

die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge

leistet, wird mit Busse bestraft.

4. Die Kosten des Verfahrens vor

Obergericht von CHF 8'000.00 hat C.___ zu bezahlen.

5. C.___ hat der A.___ AG und der BETONCOUPE

AG für das Verfahren vor Obergericht eine Parteientschädigung in der Höhe von

CHF 5'259.25 (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen.

Rechtsmittel: Der Streitwert beträgt mehr

als CHF 30'000.00.

Gegen

diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils

beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000

Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen

Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die

Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des

Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren

Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.

Im Namen der Zivilkammer

des Obergerichts

Der

Präsident Die

Gerichtsschreiberin

Frey Kofmel