Markenrecht

Obergericht

Zivilkammer

Urteil vom 4. Februar 2020

Es wirken mit:

Präsident Frey

Oberrichter Müller

Oberrichterin Hunkeler

Gerichtsschreiberin Trutmann

In Sachen

vonRoll

infratec (investment) ag,

Bahnhofstrasse 23,

6300

Zug, vertreten

durch Rechtsanwalt

Adrian

Bachmann,

Bachmann Rechtsanwälte AG,

Schulhausstrasse 14,

Postfach,

8027

Zürich

Klägerin

gegen

Von

Roll Holding AG,

Passwangstrasse 20,

4226

Breitenbach,

vertreten durch Rechtsanwalt

Conrad

Weinmann,

WEINMANN ZIMMERLI,

Apollostrasse 2,

Postfach 1021,

8032

Zürich

Beklagte

betreffend Markenrecht

zieht die Zivilkammer des

Obergerichts in Erwägung:

Sachverhalt

I.

1.1 Die Von Roll-Gruppe, eine der

ältesten Industriegruppen der Schweiz, änderte im Jahre 2003 ihre

Konzernstruktur. Grundlage hierzu war ein Kaufvertrag vom 9. April 2003,

mit dem die Von Roll Holding AG, Breitenbach, der pvs invest ag (damals vr

invest gmbh, anschliessend vr invest ag), Zug, die Aktien der heutigen vonRoll

infratec (holding) ag (damals Von Roll Infratec Holding AG), Zug, verkaufte.

Mitverkauft wurden verschiedene von dieser direkt gehaltene Gesellschaften bzw.

Gesellschaftsbeteiligungen, die nunmehr allesamt zur vonRoll infratec-Gruppe

gehören.

1.2 In Artikel 14 des Kaufvertrags vom

9. April 2003 vereinbarten die Vertragsparteien unter dem Titel «Firmenführung

und Verwendung der Bezeichnung 'Von Roll'» Folgendes:

Die Von Roll Infratec

Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften sind

und bleiben ohne zeitliche und/oder räumliche Einschränkungen berechtigt, den

Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz

beizubehalten.

Desgleichen sind und

bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen

Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im

Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder

zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Von Roll verpflichtet sich, diese

Verpflichtung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der

entsprechenden Weiterüberbindungspflicht.

Von Roll ist insbesondere

auch damit einverstanden, dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw.

eine von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige

Tochtergesellschaft die Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und

VON ROLL CASTING als Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt.

Die Parteien sind sich

einig, dass Von Roll und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch

in Zukunft frei sind, die Marke VON ROLL für sich alleine und/oder mit

beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese Zusätze gehörig von VON

ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden.

Die Von Roll Holding AG und die damalige

vonRoll hydroservices ag, Oensingen, schlossen in einem von der Von Roll

Holding AG beim Amtsgericht Thal-Gäu eingeleiteten Verfahren am 7. September

2006 folgenden Vergleich:

In Bestätigung, Präzisierung

und Ergänzung von Art. 14 des Vertrages zwischen der vr invest gmbh (neu vr

invest ag), Zug, und der Von Roll Holding AG, Gerlafingen, vom 9. April 2003

vereinbaren die Parteien:

1. Die vonRoll infratec ag

und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das

Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den

Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem

etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu

verwenden und/oder schützen zu lassen. Zusätzlich können die Bezeichnungen

«hy», «rohr», «pipes», «tubi», «tubes», «tuyeaux», «valves», «valvole», «valvi»

und «schieber» mit oder ohne etwaigen weiteren individualisierenden Zusätzen in

Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile geschützt werden.

2. Die Beklagte

verpflichtet sich für sich und die mit ihr verbundenen Unternehmen dafür zu

sorgen,

a) dass ihre Firmen,

namentlich vonRoll projects gmbh, vonRoll trading ag, vonRoll investment ag und

vonRoll pipesystems ag ihre Firma und ihren Auftritt (Reklameaufschriften,

Prospekte, etc.) bis 31. Oktober 2006 dergestalt ändern, dass sie nicht mehr in

Widerspruch zu Ziffer 1 hiervor stehen;

b) dass sämtliche registrierten

und/oder nicht registrierten Marken, welche nicht mit den Regelungen gemäss

Ziffer 1 hiervor übereinstimmen, ab sofort nicht mehr gebraucht bzw. bis 31.

Oktober 2006 in den entsprechenden Markenregistern gelöscht werden.

3. Die Beklagte ist dafür

besorgt, dass bis 30. September 2006 die schriftlichen Zustimmungen und

Anerkennungen dieses Vergleiches durch die vr invest ag, Zug, und die vonRoll

infratec ag, Oensingen, vorliegen.

4. Die Klägerin [Von Roll

Holding AG] verpflichtet sich, die vorliegende Klage und weitere hängige

Verfahren zurück zu ziehen, wenn Ziffer 2 und 3 hiervor bis 31. Oktober 2006

nachweislich erfüllt sind.

Die (damaligen) vr invest ag und vonRoll

infratec ag erklärten innert der vereinbarten Frist ihr Einverständnis zum Vergleich.

1.3 Die Von Roll Holding AG ist unter

anderem Inhaberin der am 18. März 1980 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL» (Nr.

305935) und der am 24. Juni 2011 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL ENERGY» (Nr.

622580).

1.4 Die vonRoll infratec (investment)

ag, eine Tochtergesellschaft der vonRoll infratec (holding) ag, hinterlegte am

20. Oktober 2017 folgende Wort-Bild-Marken:

Nr. 716228: Nr.

718039:

Nr. 718040: Nr.

718512:

Nr. 718513:

1.5 Die Von Roll Holding AG erhob gegen

die Markeneintragungen der vonRoll infratec (investment) ag insgesamt sieben

Widersprüche. Die Widerspruchsverfahren wurden in der Folge im Einverständnis

der Parteien durch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE) auf

unbestimmte Zeit sistiert.

2.1 Die vonRoll infratec (investment) ag

(nachfolgend Klägerin) reichte am 21. Dezember 2018 beim Obergericht gegen die

Von Roll Holding AG (nachfolgend Beklagte) eine Klage betreffend

Markenrecht/Vertrag ein. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke

Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und

letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer

716228 demzufolge nicht entgegensteht;

2. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke Nummer

716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht;

3. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und

letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke

Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht;

4. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht;

5. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718040 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL ITEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718040 demzufolge nicht entgegensteht;

6. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke

Nummer 718513 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718573 demzufolge nicht entgegensteht;

7. Es sei festzustellen, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke

Nummer 718512 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718512 demzufolge nicht entgegensteht;

Unter Kosten und

Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zu Lasten der Beklagten.

2.2 Die Beklagte beantragt in ihrer

Klageantwort, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Im Rahmen des vom

Präsidenten der Zivilkammer verfügten zweiten Schriftenwechsels hielten sowohl

die Klägerin als auch die Beklagte an ihren Anträgen fest. Die Klägerin äusserte

sich am 24. Juli 2019 in einer Noveneingabe zur Duplik der Beklagten, worauf

diese am 7. August 2019 ihrerseits Stellungnahme dazu nahm. Die Klägerin

reichte hierauf am 22. August 2019 eine ergänzte Honorarnote ein und erklärte

gleichzeitig, auf eine weitere Stellungnahme zu verzichten.

3. Der Präsident der Zivilkammer hielt

in einer Verfügung vom 6. März 2019 fest, es werde beabsichtigt, auf die

Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten. Die Klägerin erklärte am 27.

März 2019, mit dem beabsichtigten Verzicht auf eine Hauptverhandlung

einverstanden zu sein. Dieselbe Erklärung gab im Rahmen ihrer Duplik vom 1.

Juli 2019 auch die Beklagte ab. Da keine weiteren Beweismassnahmen erforderlich

sind, kann der Entscheid gestützt auf Art. 233 Zivilprozessordnung (ZPO, SR

272) somit im schriftlichen Verfahren ohne Durchführung einer Hauptverhandlung gefällt

werden. Für die Vorbringen der Parteien wird grundsätzlich auf die Akten

verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachstehend darauf einzugehen.

Erwägungen

II.

1.1

Das von der Klägerin eingeleitete

Verfahren beinhaltet insgesamt sieben Feststellungsbegehren in einer

markenrechtlichen Angelegenheit. Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem

Eigentum werden vom Obergericht als einziger kantonaler Instanz beurteilt (Art.

5.

Abs. 1 lit. a ZPO, § 30 Abs. 1 lit. Gesetz über die Gerichtsorganisation [GO,

BGS 125.12]). Mit Vereinbarung vom 16./23. November 2018 hatten die Beklagte

und die pvs invest ag für Auseinandersetzungen, die Ziffer 14 des Kaufvertrages

vom 9. April 2003 und den Vergleich vom 7. September 2006 betreffen, darunter

insbesondere die Verwendung der Bezeichnung «Von Roll» durch Tochter- und Enkelgesellschaften

der pvs invest ag, die Schiedsklausel von Ziffer 18.8 des Kaufvertrages vom 9.

April 2003, aufgehoben (Urk. 3 der Klägerin). Die sachliche Zuständigkeit des

angerufenen Gerichts ist deshalb gegeben. Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton

Solothurn hat, ist auch die örtliche Zuständigkeit zu bejahen (Art. 31 ZPO).

1.2

Umstritten ist das

Feststellungsinteresse der Klägerin. Gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den

Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11)

kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen,

dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht

besteht. Auch gestützt auf die allgemeine Bestimmung von Art. 88 ZPO kann mit

einer Feststellungsklage die gerichtliche Feststellung, dass ein Recht oder

Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht, verlangt werden. Auf eine Klage

kann indessen bloss dann eingetreten werden, wenn die klagende Partei ein

schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die klagende Partei

hat ein schutzwürdiges Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Natur an der

Feststellungsklage nachzuweisen. Das ist der Fall, wenn die Ungewissheit, die

Unsicherheit oder die Gefährdung der Rechtsstellung des Klägers bejaht werden

kann, die so stark ist, dass die Fortdauer dieser Rechtsungewissheit als

unzumutbar erkannt wird, weil der Kläger dadurch in seinem Handeln und/oder

seinen Entscheidungen behindert wird. Weiter ist erforderlich, dass die

Rechtsungewissheit nicht auf andere Weise, insbesondere nicht durch eine

Leistungs- oder eine Gestaltungsklage behoben werden kann. Kann das

Feststellungsinteresse nicht in dieser Weise bejaht werden, fehlt es an einer

Prozessvoraussetzung und das Gericht hat ohne Prüfung der materiellen

Rechtslage auf die Klage nicht einzutreten (Bessenich/Bopp, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

[ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N 7 f. zu Art. 88 ZPO).

1.3.1

Die Klägerin führt zur Begründung der

Voraussetzungen zur Einleitung der negativen Feststellungsklagen Folgendes aus:

Nachdem die Beklagte gestützt auf die beiden von ihr eingetragenen Wortmarken

„VON ROLL und „VON ROLL ENERGY“ sieben markenrechtliche Widerspruchsverfahren

gegen die fünf klägerischen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING (fig.), VONROLL

HYDRO (fig.), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.) (2) eingeleitet

hätten, sei die Beständigkeit der klägerischen Wort-Bild-Marken ungewiss. Es

bestehe eine aktuelle, erhebliche Unsicherheit darüber, ob sie die von ihr

eingetragenen Marken weiterhin werde verwenden können. Diese Unsicherheit

behindere sie in ihrer geschäftlichen Bewegungsfreiheit im aktuellen und geplanten

zukünftigen Gebrauch der von ihr eingetragenen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING

(fig.), VONROLL HYDRO (fig), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.)

(2). Die Gutheissung der Klage führe unmittelbar zur Beseitigung der

bestehenden Ungewissheit. Hinzu komme in der vorliegenden Konstellation ganz

entscheidend, dass sie keine andere Möglichkeit als die Einleitung der

vorliegenden negativen Feststellungsklage habe, um ihre Position gegen die

Beklagte zu verteidigen. Mit ihrer Argumentation der bestehenden vertraglichen

Verpflichtung der Beklagten, diese Markeneintragungen zu dulden, würde sie vom

IGE im Rahmen des auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkten

Widerspruchsverfahrens nicht gehört werden. Da sie ihre Ansprüche zudem weder

mittels einer Leistungs- noch einer Gestaltungsklage geltend machen könne, sei

das Feststellungsinteresse zu bejahen. Hinzu trete der Umstand, dass die in den

parallel laufenden und sistierten Widerspruchsverfahren zu beurteilende

Thematik mit Rechtskraft des Entscheides im vorliegenden zivilrechtlichen

Verfahren ebenfalls entschieden wäre und jene Verfahren unmittelbar zu beenden

wären.

1.3.2

Die Beklagte entgegnet, da die

Klägerin selbst behaupte, infolge einer angeblich begangenen Vertragsverletzung

sei ihr ein Schaden entstanden, stünde ihr die Möglichkeit zu, diesen Schaden

mit einer Leistungsklage geltend zu machen. Ein Feststellungsinteresse sei

bereits deshalb zu verneinen. In ihrer Duplik ergänzt sie, das

Feststellungsinteresse sei auch noch aus einem anderen Grund nicht gegeben. Die

klägerischen Rechtsbegehren zielten auf die Frage, ob die Markenrechte der

Beklagten verletzt würden und daher ein entsprechendes Eintragungshindernis für

die streitgegenständlichen Marken der Klägerin bestehe. Das zwischen den

Parteien bestehende Vertragsverhältnis, das heisst der Kaufvertrag vom 9. April

2003.

und der Vergleich vom 7. September 2006, sei für die Frage, ob eine

Markenrechtsverletzung vorliege, die zu einem Eintragungshindernis führe,

allerdings nicht ausschlaggebend. Selbst wenn die Klägerin aufgrund dieses

Vertragsverhältnisses befugt wäre, die streitgegenständlichen Marken zu

registrieren, hätte dies keinen Einfluss auf die von der Klägerin aufgeworfene

Verletzungsfrage. Der einhelligen Lehre zufolge könne der Lizenzgeber als

Markenrechtsinhaber sein Ausschliesslichkeitsrecht auch gegenüber dem

Lizenznehmer ausüben. Schaffe der Lizenznehmer mit dem von ihm verwendeten

Zeichen eine Verwechslungsgefahr zur Marke des Lizenzgebers, bedeute dies, dass

er eine Markenrechtsverletzung begehe, unabhängig davon, ob seine Zeichennutzung

vom Lizenzvertrag gedeckt sei oder nicht. Sei sie davon gedeckt und mache der

Lizenzgeber sein Ausschliesslichkeitsrecht trotzdem geltend, habe dies somit nicht

zur Folge, dass der Lizenznehmer die lizenzierte Marke nutzen dürfe. Die lizenzvertragliche

Befugnis bewirke lediglich, dass der Lizenzgeber seine vertragliche Pflicht zur

Duldung der Zeichennutzung durch den Lizenznehmer verletze und gegebenenfalls

schadenersatzpflichtig werde. Für die Beurteilung des klägerischen

Rechtsbegehrens sei deshalb unerheblich, ob die Klägerin aufgrund des zwischen

den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der

streitgegenständlichen Marken befugt sei. Selbst wenn dem so wäre, würde dies

nichts daran ändern, dass eine Markenrechtsverletzung vorliege und damit ein

Eintragungshindernis bestehe, sofern die streitgegenständlichen Marken eine Verwechslungsgefahr

zu den Marken der Beklagten schafften. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr

vorliege, könne das IGE allerdings im Rahmen der eingeleiteten

Widerspruchsverfahren prüfen. Das IGE könne sämtliche von der Klägerin aufgeworfenen

Fragen beurteilen, sodass deren Feststellungsinteresse zu verneinen und auf die

Klage nicht einzutreten sei. Selbst wenn man zum Schluss käme, das IGE könne

die von der Klägerin aufgeworfenen Fragen nicht umfassend beurteilen, wäre das Feststellungsinteresse

zu verneinen. Folge man dem falschen Standpunkt der Klägerin, wonach sie

aufgrund des Vertragsverhältnisses zur Registrierung beziehungsweise Nutzung

der streitgegenständlichen Marken befugt sei, stellte die Erhebung der

Widersprüche eine Verletzung der vertraglichen Pflicht dar, die

streitgegenständlichen Marken zu dulden. Gegen eine solche Vertragsverletzung

könnte die Klägerin eine Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen

Zustandes, das heisst auf Rückzug der Widersprüche, erheben. Denkbar wäre auch

eine Schadenersatzklage, wobei der Rückzug der Widersprüche im Sinne einer

Naturalrestitution gefordert werden könnte. Die vorliegende Feststellungsklage sei

zu diesen möglichen Leistungsklagen subsidiär.

1.4

Die Klägerin führt in ihrer

Klageschrift aus, der Schaden, der ihr aus den gerügten Vertragsverletzungen

entstehe, sei kaum abzuschätzen. Es sei davon auszugehen, dass sich der

Streitwert auf insgesamt CHF 200'000.00 belaufe. Eine spätere Erhöhung im Falle

nachgewiesener Schadensfälle bleibe vorbehalten (Klage, Rz 6). Aus diesen

Ausführungen ergibt sich keineswegs, dass die Klägerin den Schaden auch mit

einer Leistungsklage geltend machen könnte. Dass sie die Frage eines Schadens

überhaupt thematisiert, hat einzig und allein mit der Bezifferung des

Streitwerts zu tun. Die Ausführungen sind entgegen der Behauptung der Beklagten

deshalb nicht geeignet, das fehlende Feststellungsinteresse zu begründen.

Dasselbe gilt auch für die weiteren Einwände der Beklagten gegen das

Feststellungsinteresse der Klägerin. Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April

2003.

und der Vergleich vom 7. September 2006 beinhalten nämlich keinen Lizenzvertrag.

Insbesondere sind auch den beiden Entscheiden des Bundesgerichts, in welchen

sich dieses mit dem Vertrag und dem Vergleich befasste, keine entsprechenden

Hinweise zu entnehmen (Urteile des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom 17. Februar

2015.

und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016). Vom Inhalt her geht es vielmehr um

eine Abgrenzungsvereinbarung (vgl. dazu die überzeugende Darstellung der

Klägerin in der Eingabe vom 24. Juli 2019, S. 2 ff., worauf verwiesen werden

kann). Auch die von der Beklagten erwähnten – konstruiert anmutenden – Alternativen

einer Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustands, das heisst

auf Rückzug der Widersprüche einerseits oder auf Schadenersatz verbunden mit

einem Rückzug der Widersprüche im Sinne einer Naturalrestitution anderseits, können

die Feststellungsklage nicht gleichwertig ersetzen. Es fällt denn auch auf,

dass die Beklagte, obwohl sie in ihren Rechtsschriften die Auffassung vertritt,

das Feststellungsinteresse fehle, in ihren Rechtsbegehren selber gar keinen entsprechenden

formellen Antrag auf Nichteintreten stellt. Das Feststellungsinteresse der

Klägerin ist aus all diesen Gründen zu bejahen. Auf die Klage ist einzutreten.

2.1

Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren

auf Art. 14 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 und die Vertragsergänzung

gemäss dem gerichtlichen Vergleich vom 7. September 2006. Sie vertritt die

Auffassung, sich im absolut unproblematischen Bereich der Markenverwendung zu

bewegen. Bei «CASTING», «HYDRO» und «INFRATEC» beziehungsweise «ITEC» handele

es sich um drei jener Zusätze, die gemäss den massgeblichen Vereinbarungen

ihrer Gruppe zur exklusiven Nutzung zugewiesen worden seien. Insofern sei sie

nicht einmal auf die weitergehende Formulierung von Art. 14 Abs. 2 des

Kaufvertrages angewiesen, wonach sie auch das Recht habe, die Bezeichnung «Von

Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche

und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Das Logo des

symbolisierten Schachtdeckels, in welchem das Zeichen «VON ROLL», über Kreuz

geordnet, dargestellt werde, sei im Übrigen alles andere als eine Neuschöpfung,

sondern seit Jahrzehnten, schon lange vor dem Verkauf des Konzernteils der

vonRoll infratec-Gruppe, so verwendet und darüber hinaus sogar nach dem

Unternehmenskauf von ihrer Gruppe neu im Register eingetragen worden, ohne dass

dies seitens der Beklagten je zu irgendwelchen Anständen geführt hätte. Da die

Kognition des IGE auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkt sei,

könnte ihr stärkstes Argument gegen die Widersprüche, nämlich die vertragliche

Verpflichtung der Widersprechenden, diese Markeneintragungen zu dulden, im

registerrechtlichen Verfahren nicht gehört werden.

2.2

Gemäss Art. 14 Abs. 2 des

Kaufvertrages vom 9. April 2003 «sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding

AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt,

die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder

Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu

verwenden». In Abs. 3 wird sodann festgehalten, die hierortige Beklagte sei

damit einverstanden, «dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw. eine

von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige Tochtergesellschaft die

Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als

Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt». Im Vergleich vom 7. September

2006.

wurde sodann Folgendes vereinbart: «Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden

und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das Recht, den

Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen

«infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen

weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden

und/oder schützen zu lassen. …».

Art. 14 des Kaufvertrages und der «in

Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14» abgeschlossene Vergleich

erlauben der Gruppe der Klägerin somit ausdrücklich, das Zeichen «VON ROLL» mit

den Zusätzen «CASTING», «HYDRO», «ITEC» und «INFRATEC» zu verwenden, und dieses

nicht nur als Wort-, sondern auch als Wort-Bild-Marke schützen zu lassen. Wie

die Klägerin zu Recht festhält, entsprechen die von ihr angemeldeten Marken folglich

exakt dem, was ihr durch die vertragliche Vereinbarung zugestanden wird. Zutreffend

weist sie zudem darauf hin, dass von ihr am 26. Februar 2009 folgende Marke

hinterlegt und am 12. April 2010 als Nr. 599272 im Register eingetragen wurde:

Der symbolisierte Schachtdeckel dieser unangefochten

gebliebenen Wort-Bild-Marke entspricht genau demjenigen, den die von der

Beklagten mit ihren Widersprüchen angefochtenen Marken auch enthalten. Auf den

ersten Blick weist daher alles darauf hin, dass die Klage begründet ist.

3.1

Die Beklagte wendet in ihrer

Klageantwort ein, die streitgegenständlichen Marken der Klägerin schafften im

Verhältnis zu ihren eigenen prioritätsälteren Marken eine Verwechslungsgefahr.

Die Klägerin verwende ihre Marken zudem zur Kennzeichnung ihrer Waren und

Dienstleistungen, das heisst kennzeichenmässig und im Geschäftsverkehr. Deren

Dispositiv

Marken verletzten demnach ihre Markenrechte am Zeichen «VON ROLL».

Weiter führt sie zusammenfassend aus,

bei den von der Klägerin verwendeten Zusätzen handle es sich zwar in der Tat um

solche, die in der abschliessenden Aufzählung zulässiger Zusätze gemäss Ziffer

1 des Vergleichs vom 7. September 2006 aufgeführt seien. Grund für die von ihr

erhobenen Widersprüche sei aber der, dass die Marken allesamt das

Schachtdeckel-Logo enthielten. Strittig sei mit anderen Worten nicht die Frage,

mit welchen Zusätzen die Klägerin das Zeichen «VON ROLL» kombinieren müsse,

sondern die Frage, ob die Nutzung des Zeichens «VON ROLL» in der Form des

Schachtdeckel-Logos zulässig sei. Art. 14 des Kaufvertrags vom 9. April

2003 definiere das Zeichen, zu dessen Nutzung die vonRoll infratec-Gruppe

befugt sei, mit dem Begriff «Von Roll» noch unspezifisch. Im Gegensatz dazu

werde im Vergleich vom 7. September 2006 durchwegs der Begriff «vonRoll», das

heisst das Zeichen «VON ROLL» in einer konkreten Schreibweise verwendet. Diese

Abweichung vom Kaufvertrag komme nicht von ungefähr, denn der Vergleich stelle

eine Präzisierung beziehungsweise Ergänzung des Kaufvertrags und der darin

unklar beziehungsweise offen gebliebenen Regelungspunkte dar. Die

Vertragsparteien hätten im Vergleich somit eine spezifische Schreibweise für

die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die vonRoll infratec-Gruppe

festgelegt. Zulässig sei die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die

vonRoll infratec Gruppe demnach nur, wenn sie in der Schreibweise «vonRoll»

erfolge. Die Klägerin habe bei der Nutzung des Zeichens mit anderen Worten zwei

kumulative Voraussetzungen zu beachten. Erstens seien die beiden

Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» miteinander verbunden, sodass sie vom

Publikum als eine Einheit wahrgenommen würden. Zweitens seien sämtliche

Buchstaben mit Ausnahme des Buchstabens «R» kleingeschrieben. Das

Schachtdeckel-Logo zeichne sich nun erstens dadurch aus, dass die beiden

Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» getrennt seien. In der Wortmitte seien sie

zwar miteinander verschränkt. Das ändere aber nichts daran, dass beide

Bestandteile je einen eigenen Wortanfang und ein eigenes Wortende hätten. Sie würden

vom Publikum deshalb nicht als Einheit, sondern unwillkürlich als zwei

Zeichenbestandteile wahrgenommen. Auch die unterschiedliche Ausrichtung der

Zeichenbestandteile – horizontal beziehungsweise vertikal – führe dazu, dass sie

als getrennt wahrgenommen würden. Zweitens sei das Zeichen «VON ROLL» im

Schachtdeckel-Logo ausschliesslich mit Grossbuchstaben geschrieben. Insgesamt

entspreche das Schachtdeckel-Logo damit nicht der vertraglich festgelegten

Schreibweise «vonRoll» und sei nicht von der Befugnis der vonRoll infratec-Gruppe

erfasst, das Zeichen «VON ROLL» zu nutzen. Wäre der vonRoll infratec-Gruppe die

Befugnis eingeräumt worden, das Zeichen «VON ROLL» bildlich in einer Weise

auszugestalten, die über den blossen Schriftzug in der Schreibweise «vonRoll»

hinausgehe, dann hätten die Vertragsparteien eine solche Befugnis im Vergleich

vom 7. September 2006 auch adressiert.

Die damaligen Vertragsparteien hätten

somit kein Recht zugunsten der vonRoll infratec-Gruppe statuiert, das Zeichen

«VON ROLL» in einer bildlich gestalteten Form zu nutzen, die über einen

Schriftzug nach dem Muster «vonRoll» hinausgehe. Damit stehe fest, dass die

Klägerin aus dem Kaufvertrag beziehungsweise dem Vergleich keine Befugnis

ableiten könne, die streitgegenständlichen Marken zu registrieren

beziehungsweise zu verwenden. Vielmehr verletze sie aufgrund der Registrierung beziehungsweise

Verwendung dieser Marken nicht nur ihre Markenrechte, sondern auch das

bestehende Vertragsverhältnis. Seit Jahrzehnten verwende sie (Beklagte) das

Schachtdeckel-Logo als ihr prägendes Logo, auch wenn sie dieses aus

marketingtechnischen Gründen in der Folge nur noch punktuell tue. Die vonRoll

infratec-Gruppe habe das Schachtdeckel-Logo demgegenüber erstmals im Jahr 2015

im Zusammenhang mit Produkten, die sie in ihrem Online-Shop anbiete, verwendet.

Die Klägerin beziehungsweise die vonRoll infratec-Gruppe habe das

Schachtdeckel-Logo für ihren gesamten Marktauftritt erst im Rahmen eines kürzlich

erfolgten Rebrandings eingeführt. Die Marke Nr. 599272 «infratec VON ROLL» mit

dem Schachtdeckel-Logo habe die Klägerin nie verwendet. Die ausbleibende

Verwendung habe denn auch dazu geführt, dass sie seinerzeit gar nicht erst auf

deren Registrierung aufmerksam geworden sei und diese auch nicht habe abmahnen

können beziehungsweise müssen.

3.2 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht

das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur

Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu

gebrauchen und darüber zu verfügen. Er kann anderen verbieten, ein Zeichen zu

gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist,

das heisst namentlich ein Zeichen, das eine Verwechslungsgefahr herbeiführt

(Art. 13 Abs. 2 MSchG).

Die Klägerin bringt zu Recht vor, dass

die Ausführungen der Beklagten zur Verwechslungsgefahr an der Sache

vorbeigehen. Die vorliegend entscheidende Frage ist nicht, ob die

streitgegenständlichen Marken mit dem Schachtdeckel-Logo nach

kennzeichenrechtlichen Kriterien mit den beklagtischen Marken «VON ROLL» oder

«VON ROLL ENERGY» verwechselbar sind. Wie sich aus den Entscheiden des Bundesgerichts

4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016 ergibt,

ist potenziell jede Wort- oder Wort-Bild-Marke mit dem Zeichenbestandteil «Von

Roll» mit der Marke «VON ROLL» verwechselbar. Zu beurteilen ist deshalb

vielmehr, ob die umstrittenen Zeicheneintragungen mit den Regelungen im

Kaufvertrag vom 9. April 2003 und im Vergleich vom 7. September 2006 vereinbar

sind.

3.3 Die Argumentation der Beklagten, im

Vergleich vom 7. September 2006 sei der vonRoll infratec-Gruppe eine bestimmte

Schreibweise des Zeichenbestandteils «Von Roll» vorgeschrieben worden, kann mit

der Klägerin in der Tat als kreativ bezeichnet werden. Hätten die Parteien dies

tatsächlich beabsichtigt, hätten sie dies in einer Bestimmung des Vergleiches

auch explizit so festgehalten. Immerhin ist im Kaufvertrag vom 9. April 2003

von «Von Roll» und «VON ROLL», die Rede, das heisst es werden unterschiedliche Schreibweisen

verwendet. Da im Ingress des Vergleichs auch ausdrücklich erwähnt wird, dieser

werde «in Bestätigung» des Kaufvertrages abgeschlossen und die Beklagte gemäss Kaufvertrag

einverstanden ist, dass die Gruppe der Klägerin die erwähnten Marken als «Wort-

und /oder Bildmarke» schützen lassen kann (Art. 14 Abs. 3 des Kaufvertrages),

ergibt sich schon alleine daraus, dass der vonRoll infratec-Gruppe bei der

Gestaltung des Zeichenbestandteils «Von Roll» weitgehende Freiheit zukommt.

Gegenstand des Vergleiches sind offensichtlich einzig die Zusätze, welche die

vonRoll infratec-Gruppe zusammen mit dem Zeichen «Von Roll» verwenden darf. Es

ist beim besten Willen nicht ersichtlich, was darüber hinaus noch dazu

hineininterpretiert werden könnte. Nachdem die Beklagte in ihrem Auftritt

ebenfalls das Wortzeichen «vonRoll» verwendet (vgl. Beilage 33 der Klägerin),

ergibt es auch gar keinen Sinn, wenn diese nun die Klägerin auf genau derselben

Schreibweise behaften will.

3.4 In Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages

vom 9. April 2003 hatten die Vertragsparteien Folgendes vereinbart:

«Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren

vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung

«Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne

räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden». Aus Art. 14

Abs. 3 ergibt sich sodann das Recht zur Eintragung von Wort-Bild-Marken, sofern

sie die dort erwähnten Zusätze enthalten. Der Vergleich vom 7. September 2006

änderte an diesem Grundsatz nichts. Das Schachtdeckel-Logo und die in den

streitgegenständlichen Marken damit verbundenen Zusätze sind somit ohne

Weiteres vertragskonform. Wie die Klägerin darüber hinaus überzeugend darlegt, ist

sie (beziehungsweise ihre Gruppe) es, und nicht die Beklagte, welche das

Schachtdeckel-Logo seit Jahrzehnten verwendet (Replik, RZ 31 - 36, worauf

verwiesen wird). Die von der Beklagten in der Klageantwort gegen die Klage

vorgebrachten Einwände sind daher allesamt unbegründet.

4.1 Die Beklagte weist in der Duplik

ergänzend im Wesentlichen darauf hin, ihre Marken seien infolge Benutzung

rechtsbeständig. Im Verhältnis zu den streitgegenständlichen Marken der Klägerin

würden sie in zeitlicher Hinsicht Priorität geniessen. Zwischen den Marken

bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die Klägerin verwende die

streitgegenständlichen Marken kennzeichenmässig im Geschäftsverkehr. Auf ein

Weiterbenutzungsrecht könne sie sich nicht berufen. Es bestehe aus diesen

Gründen kein Zweifel daran, dass ihre Marken Nr. 305935 «VON ROLL» und

Nr. 622580 «VON ROLL ENERGY» durch die streitgegenständlichen Marken der

Klägerin verletzt würden. Ob die Klägerin aufgrund des zwischen den Parteien

bestehenden Vertragsverhältnisses befugt sei, die streitgegenständlichen Marken

zu registrieren, sei irrelevant. Die Markenrechtsverletzung sei unabhängig

davon zu bejahen, sodass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen seien.

4.2. Die Ausführungen der Beklagten

gegen das geltend gemachte Weiterbenutzungsrecht am Schachtdeckel-Logo beruhen

– wie die Klägerin schlüssig darlegt – auf der Annahme, zwischen den Parteien

bestehe in Bezug auf die Benutzung des Zeichens Von Roll ein Lizenzverhältnis. Dass

dem nicht so ist – die vorliegende Vereinbarung ist im Gegensatz zu einem

Lizenzverhältnis auf Dauer angelegt und gesteht der vonRoll infratec-Gruppe zu,

selbst eigene Immaterialgüterrechte begründen beziehungsweise schützen zu

lassen – wurde bereits im Zusammenhang mit der Eintretensfrage erwähnt. Vom

Inhalt der Vereinbarung her geht es vorliegend vielmehr um eine Abgrenzung der

Schutzbereiche der Vertragspartner (Urteil des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom

17. Februar 2015, E. 2.2.3). Wie die Klägerin überdies mit den von ihr in der

Replik angerufenen Urkunden 35 – 40 belegt und dem Gericht selber aufgrund des

im Rahmen der Verfahren ZKEIV.2012.8, ZKEIV.2013.1 und ZKEIV.2013.4 im

historischen Museum Olten durchgeführten Augenscheins (Sonderausstellung «Von

Roll Eisenwerk») bekannt ist, wurde das Schachtdeckel-Logo immer nur im

Zusammenhang mit Gussprodukten, das heisst Rohren, Armaturen, Hydranten und

Schachtdeckeln verwendet. Diese Produktion, die ab 1990 in der Von Roll

Infratec Holding AG zusammengefasst war, wurde von der Gruppe der Klägerin

übernommen. Mit dem Schachtdeckel-Logo grenzt sich die vonRoll infratec-Gruppe von

den Unternehmen und den Produkten der Beklagten, die nichts mehr mit Guss zu

tun haben, ab. Auch die Vorbringen der Beklagten gegen das

Weiterbenutzungsrecht der Klägerin sind daher unbegründet.

4.3 Soweit sich die Beklagte in ihrer

Duplik nochmals zur fehlenden vertraglichen Befugnis der Klägerin zur

Registrierung beziehungsweise Nutzung der streitgegenständlichen Marken

äussert, kann vollumfänglich auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden

(E. 3.3): Der Kaufvertrag vom 9. April 2003 und der Vergleich vom 7. September

2006 sind in Bezug auf die Schreibweise des Zeichens «Von Roll» klar und nicht

weiter auslegungsbedürftig.

5. Die Vorbringen der Beklagten vermögen

nach dem Gesagten am ersten Eindruck, wonach die Klage begründet ist, nichts zu

ändern. Gestützt auf die Rechtsbegehren der Klägerin ist deshalb festzustellen,

dass die von ihr im Markenregister hinterlegten registrierten Wort-Bild-Marken die

von der Beklagten gehaltenen Wortmarken „VON ROLL“ beziehungsweise «VON ROLL

ENERGY» nicht verletzen und letztere der Eintragung der streitgegenständlichen

klägerischen Wort-Bild-Marken nicht entgegenstehen.

6. Die Kosten des Verfahrens von CHF

13‘000.00 gehen dem Ausgang entsprechend zu Lasten der Beklagten Von Roll

Holding AG. Zudem hat die unterliegende Beklagte der obsiegenden Klägerin

vonRoll infratec (investment) ag eine Parteientschädigung zu entrichten. Der

von deren Vertreter mit Eingabe vom 22. August 2019 geltend gemachte Betrag von

CHF 29'433.40 (inkl. Auslagen und MwSt.) ist angemessen.

Demnach wird erkannt:

1. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke

Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und

letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke

Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht.

2. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke

Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht.

3. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und

letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke

Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht.

4. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht.

5. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke

Nummer 718040 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL ITEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718040 demzufolge nicht entgegensteht.

6. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke

Nummer 718513 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718573 demzufolge nicht entgegensteht.

7. Es wird festgestellt, dass die von der

Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke

Nummer 718512 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der

Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt

und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen

Wort-Bild-Marke Nummer 718512 demzufolge nicht entgegensteht.

8. Die Von Roll Holding AG hat die

Gerichtskosten von CHF 13’000.00 zu bezahlen. Diese werden mit dem geleisteten

Kostenvorschuss verrechnet. Die Von Roll Holding AG hat der vonRoll infratec

(investment) ag den von ihr bevorschussten Betrag von CHF 13’000.00 zu

ersetzen.

9. Die Von Roll Holding AG hat der vonRoll

infratec (investment) ag eine Parteientschädigung von CHF 29'433.40 zu

bezahlen.

Rechtsmittel: Der Streitwert beträgt

CHF 200'000.00.

Gegen

diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils

beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000

Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen

Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die

Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des

Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren

Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.

Im Namen der Zivilkammer

des Obergerichts

Der

Präsident Die

Gerichtsschreiberin

Frey Trutmann

Das Bundesgericht hat mit

Urteil vom 26. Oktober 2020 die dagegen erhobene Beschwerde abgewiesen (BGer

1A_129/2020).