Vorsorgliche Massnahmen: Nichteintreten wegen mangelndem Rechtsschutzinteresse

1. Mit Klage vom 1. September 2022 reichte die Klägerin im Verfahren O2022_008 folgende Rechtsbegehren ein:

«Prayers for Relief in the main action 1. Defendant shall be ordered under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its or-gans pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, to provide within 5 business days a list of all addressees of the letter with the title "Wichtige Mitteilung zur Patentanmeldung von Novartis betreffend Fingolimod-Mepha® 0.5mg" dated April 27, 2022. 2. Defendant shall be ordered under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its or-gans pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, to inform within 5 business days all addressees of the letter with the title “Wichtige Mitteilung zur Patentanmeldung von Novartis betreffend Fingolimod-Mepha® 0.5mg" dated April 27 as follows, and to upload the same information on its website on the subpage "Unser Sortiment für Ihre Gesundheit – News von Mepha und Teva" (https://www.mepha.ch/de-ch/sortiment/) in the news feed under the headline "Wichtige Mitteilung zu Fingolimod-Mepha® 0.5 mg":

• Patent EP 2 959 894 was granted by the European Patent Office on [IN- SERT GRANT DATE] 2022, including for Switzerland.

• As of the grant of EP 2 959 894, and not only as of the issuance of precautionary measures, Mepha Pharma AG and other persons are prohibited from offering for sale, selling and storing Fingolimod-Mepha 0.5mg in Switzerland. An infringement of EP 2 959 894 is not subject to the issuance of a precautionary measure.

• Art. 9(1)(g) PatA excludes from the effect of the patent "acts undertaken as part of a medical activity concerning an individual person or animal and involving a medicinal product, in particular the prescribing, dispensing or use of medicinal products by legally authorized persons". All activities concerning Fingolimod-Mepha 0.5mg other than individual prescribing, dispensing and administration constitute patent-infringing acts as of the grant of patent EP 2 959 894, notwithstanding this exception. This applies in particular to non-patient-specific acts such as the storage of Fingolimod- Mepha by pharmacists and physicians. 3. Defendant shall be ordered under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, to lay detailed accounts within 30 days in accordance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the gross income generated with Defendant's offering and selling of Fingolimod-Mepha from April 27, 2022 to the date of the judgment. 4. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff after the accounts and information in accordance with Prayer for Relief 3 have been provided by Defendant. 5. All with costs and compensation to be borne by the Defendant. and the following Procedural Requests 1. The proceedings shall be limited to Prayers for Relief 1 to 3, until a final judgment has been reached on these issues. 2. The proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial compensation according to Prayer for Relief 4. and the following Prayers for Relief in the Request for Interim Relief 1. The orders according to Prayers for Relief 1 and 2 in the main action shall be issued as preliminary measures. 2. All with costs and compensation to be borne by the Defendant.»

2. Die Massnahmeantwort der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 23. September 2022 innert erstreckter Frist. Die Beklagte stellt folgende Rechtsbegehren:

«1.Plaintiff’s prayers for interim relief shall be rejected as inadmissible. 2. As an auxiliary request, Plaintiff’s prayers for interim relief shall be dismissed. 3. Plaintiff shall be ordered to bear all costs and to pay attorneys’ fees to Defendant, including the expenses for patent attorney advice.»

3. Die Klägerin nahm dazu mit Eingabe vom 11. Oktober 2022 Stellung.

(Sachliche) Zuständigkeit

4. Nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundesgericht für Zivilklagen «in Sachzusammenhang mit Patenten» (in der französischen Fassung: «d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets» und in der italienischen Fassung: «altre azioni civili in materia brevettuale») zuständig. Dem französischen und deutschen Wortlaut nach ist das Bundespatentgericht konkurrierend zuständig für Zivilklagen in Zusammenhang mit Patenten; nach der italienischen Fassung für Zivilklagen in Patentsachen.

Nach der bundespatentgerichtlichen Rechtsprechung ist der sachliche Zusammenhang mit Patenten weit zu verstehen.1 Die herrschende Lehre fordert ebenfalls ein ausdehnendes Verständnis des sachlichen Zusammenhangs.2 Die weite Auslegung rechtfertigt sich, weil die Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG keine ausschliessliche ist. Es wird den kantonalen Gerichten keine Zuständigkeit entzogen; der Kläger kann wählen, an welches Gericht er sich wendet. Nach dem weiten Verständnis von Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht sachlich immer dann (auch) zuständig, wenn sich materiell patentrechtliche Fragen stellen, sei es auch nur vorfrageweise.

Dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG nach ist das Bundespatentgericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich seiner ausschliesslichen Zuständigkeit zuständig. Dies wird als gesetzgeberisches Versehen gesehen – wo das Bundespatentgericht im ordentlichen Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zuständig ist, soll es auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zuständig sein.3 Dies entspricht ständiger Praxis des Bundespatentgerichts in Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder Patentanmeldungen, die in die konkurrierende Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen.4

5. Die Klägerin stützt ihre Begehren auf die Generalklausel Art. 2 UWG. Die Beklagte bestreitet, dass das Bundespatentgericht sachlich zuständig sei, weil sich die geltend gemachten Ansprüche ausschliesslich aus UWG ergäben und nicht aus Patentrecht.

Es ist richtig, dass die Klägerin ihre Ansprüche ausschliesslich auf UWG stützt. Sie argumentiert aber, das Schreiben der Beklagten vom 27. April 2022 sei unlauter, weil die Beklagte darin eine irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG verbreite, welche die Adressaten des Schreibens dazu verleiten solle, Fingolimod-Mepha in Antizipation von möglichen vorsorglichen Massnahmen auf Vorrat zu kaufen. Un-

1 BPatGer, Urteil S2017_007 vom 30. Oktober 2014, E. 2.1. 2 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 396; STIEGER, in: Calame/Hess- Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, Art. 26 N 94 ff.; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Auflage Bern 2018, Art. 1/26 PatGG N 7. 3 STIEGER, a.a.O., Art. 26 N 101 unter Hinweis auf eine nicht veröffentlichte

prozessleitende Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2012. 4 BPatGer, Urteil S2017_002 vom 29. Dezember 2017, E. 3; Urteil S2019_003

vom 11. Juli 2019, E. 5; Urteil S2022_001 vom 14. Juni 2022, E. 13.

abhängig davon, ob diese Argumentation zutrifft – die Beklagte bestreitet, den Sinngehalt von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG irreführend dargestellt zu haben – bedarf es vorfrageweise einer Auslegung von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG, um über die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche der Klägerin entscheiden zu können. Damit stellen sich materiell patentrechtliche Fragen, und das Bundespatentgericht ist nach Art. 26 Abs. 2 PatGG konkurrierend zuständig. Ebenfalls nicht zu übersehen ist der enge Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens mit dem auf die angebliche Verletzung des Schweizer Teils von EP 2 959 894 gestützten Massnahmebegehren S2022_002, das sich gegen das gleiche Produkt der Beklagten richtet, das diese mit dem Schreiben vom 27. April 2022 angeblich unlauter bewirbt. Ein Zusammenhang mit Patentrecht lässt sich unter den Umständen nicht verneinen.

6. In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 Bst. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter. Das Verständnis eines technischen Sachverhalts ist nicht notwendig, weshalb nicht in Dreierbesetzung zu entschieden ist (Art. 23 Abs. 3 PatGG).

Die Parteien haben sich darauf verständigt, Englisch als Parteiensprache zu verwenden. Verfahrenssprache ist deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG).

Rechtsschutzinteresse

7. Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder seinem beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 UWG beim Richter beantragen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Der Beseitigungsanspruch richtet sich auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands. Er setzt daher eine fortdauernde Störung in Form einer noch andauernden Rechtsverletzung voraus.5

Eine Klage nach Art. 9 UWG setzt voraus, dass die Klägerin ein rechtlich geschütztes Interesse an der Gutheissung der Klage hat. Ein solches

5 DOMEJ, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich/St. Gallen 2017, Art. 9 N 19.

liegt vor, wenn die Gutheissung der Klage der Klägerin einen konkreten eigenen Vorteil bringen würde.6

8. Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin an den in Rechtsbegehren Nr. 1 und 2 beantragten Massnahmen ein rechtlich geschütztes Interesse habe. Das Schreiben vom 27. April 2022 sei vor über fünf Monaten verschickt und am 15. Juni 2022 von der Website der Beklagten entfernt worden. Bis zum Erlass vorsorglicher Massnahmen seien wohl annährend sieben Monate seit dem Versand des Schreibens verstrichen. Die Adressaten des Schreibens hätten dieses schon lange vergessen. Ein «Korrekturschreiben» nach so langer Zeit könne die Situation der Klägerin nicht mehr verbessern.

Die Klägerin argumentiert, sie habe ein rechtlich geschütztes Interesse an den beantragten vorsorglichen Massnahmen, weil sonst die im Massnahmeverfahren S2022_002 beantragten Massnahmen torpediert würden. Selbst wenn ihre Anträge im Parallelverfahren abgewiesen würden, habe sie ein Interesse an der Gutheissung der vorliegend gestellten Anträge, weil das Schreiben der Beklagten vom 27. April 2022 seinen Zweck erfüllt und das Nachfrageverhalten der Kunden beeinflusst habe. Die Klägerin erleide daher einen durch die Beklagten verursachten finanziellen Verlust. Daher habe die Klägerin ein Interesse daran, dass die Beklagte die irreführende Information korrigiere.

Abbildung 1: Marktanteil des Generikums Fingolimod-Mepha Januar-Juni 2022

6 SHK UWG-SPITZ, Art. 9 N 58; BK ZPO-ZINGG, Art. 59 N 32.

Der Marktanteil des von der Beklagten vertriebenen Generikums Fingolimod-Mepha, welches das von der Klägerin, bzw. einer Konzerngesellschaft der Klägerin, vertriebene Originalpräparat Gilenya® konkurrenziere, sei nach dem Versand des Schreibens von rund 17% auf 20-23% gestiegen. Diese Verkaufszahlen «bestätigten tendenziell» die Einschätzung der Klägerin, dass seine Adressaten das Schreiben der Beklagten als Aufforderung verstanden hätten, Fingolimod-Mepha auf Vorrat zu kaufen, solange kein vorsorgliches Vertriebsverbot erlassen wurde.

Ohne Gegenmassnahme würden Ärzte und Apotheker weiterhin Fingolimod-Mepha auf Vorrat kaufen und im Vertrauen auf das strittige Schreiben auch nach dem Erlass vorsorglicher Massnahmen (im Verfahren S2022_002) weiterverkaufen. Die Adressaten des Schreibens hätten dieses abgelegt und würden es bei neuen Bestellungen von Fingolimod- Arzneimitteln konsultieren. Das klägerische Rechtsbegehren Nr. 2 ziele darauf ab, dass die Beklagte ihr Schreiben vom 27. April 2022 zu korrigieren habe, während Rechtsbegehren Nr. 1 notwendig sei, um zu überprüfen, ob sich die Beklagte an Rechtsbegehren Nr. 2 halte.

9. Im Zeitpunkt des Schreibens vom 27. April 2022 – und auch heute noch – verfügte die Klägerin über kein Patent, dessen Schutzbereich Fingolimod- Mepha erfassen würde. Entsprechend konnte sie im damaligen Zeitpunkt keine Unterlassungsansprüche gegen Handlungen der Beklagten, die nach Patenterteilung der Patentinhaberin vorbehalten sind, geltend machen (vgl. Art. 111 Abs. 1 PatG).7 Zu diesen Handlungen gehört auch das Anbieten patentgemässer Erzeugnisse, wobei kein rechtlich verbindlicher Antrag i.S.v. Art. 3 OR vorausgesetzt wird. Es genügt jede Erklärung, die nach Treu und Glauben als Bereitschaft, ein patentgemässes Erzeugnis in den Verkehr zu bringen, verstanden werden kann,8 mithin auch die Bewerbung eines patentgemässen Erzeugnisses. Die Klägerin konnte der Beklagten daher Ende April 2022 nicht verbieten, Fingolimod-Mepha anzupreisen. Wenn das Patent später zu Erteilung gelangt, muss die Beklagte der Klägerin nur, aber immerhin, den Schaden ersetzen, den die Beklagte verursacht hat, seitdem sie vom Inhalt der europäischen Patentanmeldung Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit der Veröffentlichung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt (Art. 111 Abs. 2 PatG).

7 Vgl. BPatGer, Urteil S2021_007 vom 4. Januar 2022, E. 10. 8 BPatGer, Urteil S2019_006 vom 21. März 2019, E. 7.

Die von der Klägerin in diesem Verfahren anbegehrten Massnahmen richten sich denn auch nicht gegen das Angebot und den Vertrieb von Fingolimod-Mepha an sich. Die Klägerin argumentiert vielmehr, die Beklagte wolle die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 durch eine irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG dazu verleiten, mehr Fingolimod-Mepha zu bestellen, als dies aufgrund ihres aktuellen Bedarfs notwendig wäre, um aus diesem Vorrat («stock pile») Fingolimod-Mepha auch dann noch abzugeben, wenn der Beklagten der Vertrieb durch das Bundespatentgericht in Folge der Gutheissung des Massnahmebegehrens S2022_002 verboten wäre.

Diese Argumentation beruht entscheidend darauf, dass die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 mehr Fingolimod-Mepha einkaufen, als sie aufgrund ihres aktuellen Bedarfs ohne die Befürchtung, dass die Beklagte das Produkt nicht mehr wird liefern können, einkaufen würden. Die von der Klägerin vorgelegten Daten zum Marktanteil von Fingolimod- Mepha sind mit dieser Befürchtung zumindest vereinbar. Die Beklagte bestreitet die Relevanz der Marktanteilsdaten mit dem Hinweis, dass die Verkäufe von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Fingolimod stark schwankten und insgesamt rückläufig seien, weil es neuere Substitutionsprodukte gebe. Dies vermag allerdings nicht zu erklären, weshalb der Anteil des beklagtischen Generikums am Gesamtmarkt für Fingolimod-Arzneimittel nach April 2022 steigt.

Es ist aber nicht glaubhaft, dass die Adressaten eines per E-Mail an zahlreiche Empfänger versandten Schreibens durch dieses Schreiben noch mehr als sechs Monate nach Erhalt motiviert werden, mehr als ihren aktuellen Bedarf an Fingolimod-Mepha einzukaufen, um einen Lieferunterbruch überbrücken zu können. Die Wirkung solcher Schreiben verpufft erfahrungsgemäss nach kurzer Zeit. Die Behauptung der Klägerin, die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 würden dieses aufbewahren und bei späteren Bestellungen konsultieren, widerspricht jeder Lebenserfahrung. Die Klägerin bleibt jeden Beleg dafür schuldig. Soweit die Adressaten seit Erhalt des Schreibens andauernd mehr Fingolimod-Mepha statt des Originalpräparats Gilenya® kaufen, ist dies darauf zurückzuführen, dass ihnen das Schreiben vom 27. April 2022 erst bewusst gemacht oder wieder in Erinnerung gerufen hat, dass ein Generikum für Gilenya® erhältlich ist. Diese Folge der Bewerbung von Fingolimod-Mepha muss die Klägerin bis zur Erteilung des Patents hinnehmen, sie ist auf blosse Schadenersatzansprüche verwiesen.

Wenn daher heute immer noch anteilsmässig mehr Fingolimod-Mepha Tabletten verkauft werden als vor dem 27. April 2022, kann dies nicht auf eine angeblich irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG zurückgeführt werden. Ein «Korrekturschreiben» wie von der Klägerin beantragt, kann daran nichts ändern. Im Gegenteil würde ein solches Schreiben seinen Adressaten erneut in Erinnerung rufen, dass es eine generische Alternative für das Originalpräparat Gilenya® gibt und damit möglicherweise zu einer noch grösseren Nachfrage nach Fingolimod-Mepha führen.

Entgegen der Darstellung der Klägerin wären Schadenersatzansprüche, sollte der schweizerische Teil von EP 2 959 894 rechtsbeständig und verletzt sein, vorliegend aufgrund der Marktsituation verhältnismässig einfach zu beziffern: Jede Tablette Fingolimod-Mepha, die von der Beklagten verkauft wird, führt – mangels anderer zugelassener Fingolimod- Arzneimittel – dazu, dass die Klägerin eine Tablette weniger ihres Originalpräparats Gilenya® verkauft. Warum die Verkäufe von Fingolimod- Mepha steigen – wegen (zulässiger) Bewerbung des Generikums oder unzulässiger unlauterer Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG – spielt für den Schadenersatzanspruch nach Art. 111 Abs. 2 PatG keine Rolle.

Selbst wenn man arguendo die Behauptungen der Klägerin als zutreffend unterstellt, können die begehrten vorsorglichen Massnahmen die tatsächliche Situation der Klägerin daher nicht verbessern. Der Klägerin fehlt es entsprechend an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung ihres Rechtsbegehrens Nr. 2 («Korrekturschreiben») und damit auch an Rechtsbegehren Nr. 1 («Bekanntgabe der Adressaten»), das nur dazu dient, die Einhaltung der nach Rechtsbegehren Nr. 2 beantragten Massnahme überprüfen zu können.

Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und 2 ist daher nicht einzutreten.

Sistierung des Hauptsacheverfahrens

10. Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO).

Sollte sich der Schweizer Teil von EP 2 959 894, in dessen Schutzbereich das beklagtische Arzneimittel Fingolimod-Mepha angeblich fällt, als nicht rechtsbeständig erweisen, hat das Auswirkungen auf die Lauterkeit des Schreibens vom 27. April 2022. Das Hauptsacheverfahren ist daher bis zum rechtskräftigen Abschluss des Massnahmeverfahrens S2022_002 zu sistieren. Dann liegt zwar noch keine endgültige, aber zumindest eine vorläufige Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des relevanten Patents vor.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

11. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200’000 beträgt die Gerichtsgebühr CHF 10’000 (Art. 1 und 2 KR-PatGer). Die Gerichtskosten werden mit dem Vorschuss der Klägerin verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Über die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung wird zusammen mit der Hauptsache entschieden (Art. 104 Abs. 2 ZPO).