IGE 104837: flow

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 24.06.1994, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 30.12.1993 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 16.05.2025 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

In ihrer verspäteten Stellungnahme vom 22.10.2025 stellte die widerspruchsgegnerische Partei fest, dass sie eventualiter um Einschränkung der Klasse 41 ihrer Marke ersuche («Alle vorgenannten Dienstleistungen ausschliesslich auf den Gebieten der Gesundheit, Gesundheitsversorgung, diätetischen Ernährung, des Wohlbefindens, der Stressprävention, der mentalen und körperlichen Fitness sowie der betrieblichen Gesundheitsförderung [Corporate Wellbeing]»), nämlich für den Fall, dass das IGE eine teilweise Gutheissung in Betracht ziehe. Hierzu ist festzustellen, dass der Antrag auf vollständige resp. (wie in casu) teilweise Löschung einer Marke grundsätzlich bedingungsfeindlich ist. Mit dem Antrag auf vollständigen resp. teilweisen Verzicht auf das Markenrecht unterzieht sich die widerspruchsgegnerische Partei dem Rechtsbegehren der widersprechenden Partei im entsprechenden Umfang. Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). Der eventualiter gestellte Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei kann daher im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2 025.pdf).

2.

Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 41: Durchführung von Kursen; Durchführung von Schulungen; Veröffentlichung von Online- Publikationen, nicht herunterladbar.

3.

Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt: Klasse 41: Informations en matière d'éducation, élaboration de concepts d'éducation et d'analyses du besoin en éducation ainsi qu'exécution du contrôle en matière d'éducation; conseils pour l'emploi de méthodes et de connaissances de rhétorique; organisation et conduite de séminaires et de congrès; organisation et conduite de réunions à buts éducatifs. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

4.

Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «Durchführung von Kursen; Durchführung von Schulungen» und den Dienstleistungen «organisation et conduite de séminaires et de congrès; organisation et conduite de réunions à buts éducatifs» des Widerspruchszeichens bestehen starke

Berührungspunkte. Die hochgradige Gleichartigkeit ist aufgrund der Übereinstimmungen im Verwendungszweck, im erforderlichen Fachwissen und in den Erbringungsorten aus den genannten Gründen zu bejahen. Die Abnehmerkreise – sowohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachkreise – werden die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen demselben Unternehmen zuordnen oder werden annehmen, dass diese derselben Organisation unterstehen.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass auch die von der widerspruchsgegnerischen Partei eventualiter beantragte und vorliegend nicht zu hörende Einschränkung der Dienstleistungen der Klasse 41 ihrer Marke (vgl. II. Ziff. 3 hiervor) zu keinem anderen Resultat geführt hätte, zumal die Widerspruchsmarke in der Klasse 41 für weite Oberbegriffe und ohne Einschränkung auf eine bestimmte Zweckbestimmung eingetragen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken «flow» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- /Bildmarke «FLOW ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3.

Vorliegend besteht die grafische Gestaltung der jüngeren Marke aus einer Schriftgestaltung, bei der alle Buchstaben in Grossschrift und fett gedruckt erscheinen; die Buchstaben «F» und «O» sind zudem durch kleine wellenförmige weisse Linien unterbrochen. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke fällt gesamthaft nicht stark ins Gewicht, zumal die Wortelemente klar erkennbar bleiben. Da sich zudem das Publikum bekanntlich (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an diesen orientiert, ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die genannten Wortbestandteile «flow» und «FLOW» zu richten.

4.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

5.

Die Konfliktzeichen stimmen in den Wortelementen überein. Einzig betreffend die Schriftgestaltung weicht das angefochtene Zeichen durch die leichte grafische Ausgestaltung und die Grossschreibung von der älteren Marke ab. Betreffend letzteres gilt es zu beachten, dass der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Grossbuchstaben gehalten ist, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, abrufbar unter http://www.bvger.ch; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO / SCIELO). Insgesamt ist somit von einer klaren Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.

6.

Bedingt durch die identischen Wortelemente «flow» sind die Konfliktzeichen vom Klang her und begrifflich als identisch zu qualifizieren. Beim in beiden Zeichen enthaltenen Begriff «flow» handelt es sich um das zum englischen Grundwortschatz gehörende Substantiv resp. Verb mit der Bedeutung «Fluss, Strömung, Ideen-Informationsfluss, Zufuhr» resp. «fliessen» (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 393 sowie PONS, Online-Wörterbuch, Englisch – Deutsch, unter

7.

Somit ist die Zeichenidentität bzw. klare Ähnlichkeit erstellt und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die in casu interessierenden Dienstleistungen der Klasse 41 werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – clever fit [fig.] / CLEVERFIT[(fig.]).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke «flow» kann in der Bedeutung von «Fluss» in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und verfügt über einen normalen Schutzumfang.

5.

Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke «flow» eine eher schwache Kennzeichnungskraft aufweise, da «flow» einen beschreibenden Charakter besässe. Der Terminus «flow» beschreibe einen geistigen Zustand («im Flow sein») und sei in Coaching und Gesundheits-Kontexten geläufig.

6.

Für die von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebrachte Bedeutung finden sich weder Belegstellen in den gängigen Lexika noch hat die widerspruchsgegnerische Partei diese Behauptung belegt. Vielmehr weist die Bezeichnung «flow» in Verbindung mit den hier massgeblichen Dienstleistungen keinen klar umrissenen Begriffsinhalt auf. Aufgrund der Mehrdeutigkeit des Begriffes «flow» bleibt die Bezeichnung insgesamt vage, mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Der Widerspruchmarke «flow» kommt daher, wie einleitend dargelegt, durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

7.

Die vollständige Übernahme einer Marke vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, einzigen Wortelements «flow» der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich durch die zusätzliche leichte grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke.

8.

Die Vergleichszeichen werden für ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die Vergleichszeichen sind klanglich und vom Begriff her identisch. Die

Übernahme einer älteren Marke ist denn auch nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelements «flow» der Widerspruchsmarke, womit eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen.

9.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104837 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 832440 "FLOW ((fig.))" ist im Umfang des erhobenen Widerspruchs, nämlich für alle Dienstleistungen der Klasse 41 zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die anwaltlich vertretene widersprechende Partei hat somit grundsätzlich Anspruch auf Zusprechung der üblichen Entschädigung von CHF 1'200.00. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie gegen dieselbe Marke in zwei Widerspruchsschriften Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken erhob und damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig machte, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 104837 und das parallel geführte Verfahren Nr. 104835. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der Widersprechenden aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren lediglich eine um die Hälfte gekürzte Entschädigung von CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'400.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird