HOR.2024.58

1.

Prozessvoraussetzungen Das Gericht tritt auf eine Klage ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO), was es von Amtes wegen prüft (Art. 60 ZPO). Zu den Prozessvoraussetzungen gehören insbesondere die internationale, die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.1

Internationale Zuständigkeit Die Klägerin hat ihren Sitz in Mexiko, die Beklagte in der Schweiz. Folglich besteht ein internationaler Sachverhalt.1 Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte beurteilt sich deshalb nach den Bestimmungen des IPRG. Vorbehalten bleiben gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG jedoch völkerrechtliche Verträge wie das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano-Übereinkommen, LugÜ). Die Schweiz ist Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens, Mexiko jedoch nicht.

Für Klagen, welche die Gültigkeit von Marken, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, sind ausschliesslich die Gerichte des LugÜ-Vertragsstaats zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung vorgenommen wurde (Art. 22 Abs. 4 LugÜ). Folglich sind für das klägerische Begehren, wonach festzustellen sei, dass die Schweizer Marke der Beklagten nichtig sei, die schweizerischen Gerichte international ausschliesslich zuständig. Im Weiteren liess sich die Beklagte i.S.v. Art. 24 LugÜ2 auf das Verfahren ein (Antwort Rz. 3).

1.2

Örtliche Zuständigkeit Art. 22 LugÜ regelt lediglich die internationale Zuständigkeit, während sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG richtet.3 Für Klagen betreffend die Gültigkeit von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sieht das IPRG vor, dass die schweizerischen Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind (Art. 109 Abs. 1 Satz 1 IPRG). Die Beklagte hat ihren Sitz in R._____. Die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte ist damit gegeben.

1.3

Sachliche Zuständigkeit Aus Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO ergibt sich die Zuständigkeit des Handelsgerichts für markenrechtliche Streitigkeiten. Folglich ist die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts gegeben.

1 Vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1, 131 III 76 E. 2.3. 2 BSK IPRG-VASELLA/KUNZ, 4. Aufl. 2021, Art. 6 N. 22 IPRG; BSK LugÜ-BERGER, 3. Aufl. 2024, Art. 24 N. 12 f. 3 BSK LugÜ-GÜNGERICH, 3. Aufl. 2024, Art. 22 N. 20 f.

1.4

Ergebnis Zusammengefasst ist das Handelsgericht des Kantons Aargau für die vorgelegte Streitigkeit international, örtlich und sachlich zuständig.

2.

Anwendbares Recht Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Das klägerische Begehren auf Feststellung der Nichtigkeit einer Schweizer Marke tangiert den Rechtsschutz eines Immaterialgüterrechts für das Gebiet der Schweiz, weshalb schweizerisches Recht zur Anwendung gelangt.

3.

Novenrecht

3.1

Rechtliches Nach dem Aktenschluss haben die Parteien nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 aZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Sind diese erst nach dem Aktenschluss entstanden (echte Noven), dürfen solche ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 229 Abs. 1 lit. a aZPO). Bestanden die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel demgegenüber bereits vor dem Aktenschluss (unechte Noven), so dürfen sie ohne Verzug nur noch dann vorgebracht werden, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits zuvor vorgebracht werden konnten (Art. 229 Abs. 1 lit. b aZPO).

Noven sind ohne Verzug vorgebracht, wenn sie unverzüglich nach der Entdeckung in den Prozess eingeführt werden.4 Ein Zurückbehalten eines Novums während Wochen oder Monaten, etwa bis zur Hauptverhandlung, verstösst gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) und widerspricht dem Prinzip der zügigen Prozessführung (Art. 124 Abs. 1 ZPO).5 Noven müssen daher sofort vorgebracht werden.6 Als angemessene Zeitspanne gelten gemäss der handelsgerichtlichen Praxis unter der alten ZPO 10 Tage.7

3.2

Würdigung In der vorliegenden Streitsache trat der Aktenschluss für die Klägerin mit Erstattung der Replik und für die Beklagte mit Erstattung der Duplik ein.

Die Klägerin reichte mit Noveneingabe vom 5. Mai 2025 die schriftlich eröffnete Verfügung des IGE im Löschungsverfahren Nr. AN vom AM (Beilage 79) und mit Noveneingabe vom 19. Mai 2025 die Bestätigung der

4 SK ZPO-LEUENBERGER, 3. Aufl. 2016, Art. 229 N. 9 m.w.N. 5 SK ZPO-LEUENBERGER (Fn. 4), Art. 229 N. 9. 6 Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7341. 7 Vgl. altes Merkblatt des Handelsgerichts, den Parteien mit Verfügung vom 22. November 2024 zugestellt; LEUENBERGER (Fn. 4), Art. 229 N. 9a.

Löschung der Marke Nr. AB der Beklagten per AO (Beilagen 80 f. der Noveneingabe vom 19. Mai 2025) ein. Dabei handelt es sich um Tatsachen, die erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind und damit um echte Noven. Die Klägerin reichte die Verfügung innert elf Tagen nach deren Erlass ein, wobei der zehnte Tag auf einen Sonntag fiel, und die Bestätigung der Löschung innert sieben Tagen. Die Eingaben erfolgten damit ohne Verzug im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a aZPO und sind zulässig.

4.

Verhandlungsmaxime Vorliegend gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Auf die sich daraus ergebenden Obliegenheiten der Parteien ist vorab einzugehen:

4.1

Behauptungslast Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Den Prozessparteien obliegt die Behauptungslast.8 Die Aufteilung der Behauptungslast zwischen den Parteien folgt der Beweislastverteilung nach Art. 8 ZGB.9 Somit trägt die Behauptungslast für rechtserzeugende Tatsachen, wer ein Recht oder Rechtsverhältnis behauptet; für rechtsaufhebende Tatsachen, wer die Aufhebung oder den Untergang eines Rechts behauptet (z.B. Verwirkung, Erlass etc.) und für rechtshindernde Tatsachen, wer sich darauf beruft (z.B. Verjährung, Stundung etc.).10 Dementsprechend hat das Bestehen einer vertraglichen Verpflichtung zu behaupten, wer einen vertraglichen Anspruch erhebt.11

Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden rechtlichen Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden.12 Was offensichtlich in anderen, ausdrücklich vorgebrachten Parteibehauptungen enthalten ist, muss nicht explizit behauptet werden (sog. implizite bzw. mitbehauptete Tatsachen).13 Blosse Mutmassungen stellen jedoch keine rechtsgenüglichen Tatsachenbehauptungen dar.14 Ist ein Tatsachenvortrag im erwähnten Sinne vollständig, so wird er als

8 Vgl. BGer 5A_83/2019 vom 23. Juli 2019 E. 4;4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 4.2.2; SCHNEUWLY, Lange Rechtsschriften – Wieso? Und was tun?, Anwaltsrevue 2019, S. 444. 10 SK ZPO-SUTTER-SOMM/SCHRANK, 4. Aufl. 2025, Art. 55 N. 18. 11 BGE 128 III 271 E. 2.a.aa; weitergehend ZK ZGB-JUNGO, 3. Aufl. 2018, N. 387. 12 BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGer 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 4.1. 13 BGE 144 III 519 E. 5.3; BGer 4A_243/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.2.1 m.w.N.; JOSI, Behaupten, Bestreiten und Beweisen – praktische Fragen im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Markus/Eichel/Rodriguez (Hrsg.), Der handelsgerichtliche Prozess, Chancen und Gefahren – national und international, 2019, S. 80.

schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.15

Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich in den Rechtsschriften aufzustellen (Art. 221 Abs. 1 lit. d und Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO).16 Der bloss pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht.17 Durch einen Verweis auf Urkunden können Sachverhaltselemente jedoch ausnahmsweise als behauptet gelten, wenn es überspitzt formalistisch wäre, eine Übernahme des Urkundeninhalts in die Rechtsschrift zu verlangen. Die Zulässigkeit des Verweises bedingt, dass die Partei die Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen in der Rechtsschrift behauptet.18 Aus dem in der Rechtsschrift aufzuführenden Verweis muss zudem für das Gericht und die Gegenpartei klar ersichtlich sein, dass Informationen aus einem Aktenstück zum Tatsachenfundament erhoben werden sollen. Weiter hat die Rechtsschrift ein spezifisches Aktenstück zu nennen und es muss ersichtlich sein, welche Teile des Aktenstücks als Parteibehauptung gelten sollen.19 Weil ein Verweis auf Akten nicht dazu führen darf, dass die Gegenpartei und das Gericht die relevanten Tatsachen aus der Beilage selbst zusammensuchen müssen, muss auf die fragliche Information bzw. Tatsache problemlos zugegriffen werden können und es darf kein Interpretationsspielraum bestehen.20 Ein problemloser Zugriff ist gewährleistet, wenn eine Beilage selbsterklärend ist und genau die verlangten (bzw. in der Rechtsschrift bezeichneten) Informationen enthält. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein Verweis nur genügen, wenn die Beilage in der Rechtsschrift derart konkretisiert und erläutert wird, dass die Informationen ohne weiteres zugänglich werden und nicht interpretiert und zusammengesucht werden müssen.21 Die in der Praxis beliebten Pauschalverweise auf eingereichte Akten bzw. die allgemeine Erklärung, diese würden "integrierenden Bestandteil" der Rechtsschrift bilden, stellen deshalb keine hinreichenden Behauptungen dar bzw. können fehlende Behauptungen nicht ersetzen.22

4.2

Bestreitungslast Die Kehrseite der Behauptungslast ist die sog. Bestreitungslast: Bestreitet eine Partei eine Tatsachenbehauptung ihres Gegners nicht, gilt diese als

15 BGer 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 2.1 m.w.N.;4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1;

SCHNEUWLY (Fn. 8), S. 445. 16 BGE 144 III 519 E. 5.2.1; 144 II 67 E. 2.1; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften,

SJZ 2019, S. 534; JOSI (Fn. 13), S. 60. 17 BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1 m.w.N.; JOSI (Fn. 13), S. 61. 18 Vgl. BGer 4A_398/2018 vom 25. Februar 2019 E. 10.4.1;4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2;

BRUGGER (Fn. 16), S. 535 f.

30. April 2018 E. 2.2.2; eingehend BRUGGER (Fn. 16), S. 536 ff. 20 BGer 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.4.2;4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2;

4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.2 f. 21 BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2;4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.3; eingehend BRUGGER (Fn. 16), S. 538 ff. 22 BK ZPO I-HURNI, 2012, Art. 55 N. 21 m.w.N.; BRUGGER (Fn. 16), S. 540 Fn. 50 m.w.N.

unbestritten und die betreffende Tatsache kann dem Entscheid ohne weiteres zugrunde gelegt werden, da über nicht bestrittene Tatsachen kein Beweis geführt zu werden braucht (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).23 Art. 222 Abs. 2 ZPO verlangt von der beklagten Partei, darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Es ist deshalb empfehlenswert, die Tatsachenbehauptungen der Klägerin detailliert, d.h. Punkt für Punkt zu bestreiten.24 Bestreitungen sind dabei so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen damit bestritten werden; die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so bestimmt sein, dass die Gegenpartei weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptung sie beweisen muss. Pauschale Bestreitungen reichen indessen selbst dann nicht aus, wenn sie explizit erfolgen. Erforderlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird.25 Auch ein implizites Bestreiten genügt unter diesen Voraussetzungen den Anforderungen der rechtsgenügenden Bestreitung.26

4.3

Substantiierungslast Bestreitet aber der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei in rechtsgenüglicher Weise, so greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann.27 Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, ein ungenügendes Parteivorbringen zu vervollständigen.28 Der nicht oder nicht substantiiert vorgebrachte Sachverhalt ist im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen.29

4.4

Bezechnung der Beweismittel Die Parteien haben im Rahmen der Verhandlungsmaxime die einzelnen Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO, wonach die Klage die Tatsachenbehauptungen sowie die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen zu enthalten hat). Dazu gehört auch, dass aus dem Zusammenhang klar wird, inwiefern die angerufenen

23 BK ZPO I-HURNI (Fn. 22), Art. 55 N. 37 mit Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO; JOSI (Fn. 13), S. 57. 24 Ähnlich DROESE, Bestreitungsbedürftige Beilagen – ein Hinweis zur bundesgerichtlichen Speisekarte, Note zu Urteil 4A_11/2018, SZZP 2019, S. 19. 25 BGE 141 III 433 E. 2.6; BGer 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 2.3; SCHNEUWLY (Fn. 8),

S. 445 f. 26 SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, ZZZ

2016, S. 285 m.w.N. 27 BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; BGer 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 4.1. 28 DOLGE, Anforderungen an die Substanzierung, in: Dolge (Hrsg.), Substantiieren und Beweisen,

2013, S. 21; JOSI (Fn. 13), S. 86; vgl. auch BGE 108 II 337 E. 3. 29 BGer 4A_210/2009 vom 7. April 2010 E. 3.2; KUKO ZPO-OBERHAMMER/WEBER, 3. Aufl. 2021,

Art. 55 N. 12; ähnlich JOSI (Fn. 13), S. 62.

Beweismittel den angestrebten Beweis erbringen sollen. Es genügt nicht, in der Klage Behauptungen aufzustellen und pauschal auf die Klagebeilagen zu verweisen.30 Ein Beweismittel ist nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt und umgekehrt.31 Deshalb sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die entsprechenden Tatsachenbehauptungen aufzuführen, welche durch sie bewiesen werden sollen ("Prinzip der sog. Beweismittelverbindung").32 Es ist hingegen unzureichend, einen ganzen Sachverhaltskomplex zu behaupten und lediglich pauschal auf eine Vielzahl von Urkunden oder eine Anzahl Zeugen zu verweisen.33 Bei umfangreichen Urkunden ist zudem die für die Beweisführung erhebliche Stelle zu bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO).34

5.

Nichtigkeitsklage gemäss Art. 52 MSchG

5.1

Parteibezeichnung

5.1.1

Beklagte Die Beklagte behauptet, die Klägerin sei im Rubrum der Klage wie auch im Swissreg als "A._____" aufgeführt, im Handelsregisterauszug der Beilage

6.1

der Klage stehe hingegen "F._____". Somit existiere eine Diskrepanz zwischen der in der Klage aufgeführten Klägerin und der mit Handelsregisterauszug belegten Partei. Folglich sei die Aktivlegitimation nicht gegeben (Antwort Rz. 15 f.).

5.1.2

Klägerin Die Klägerin bestreitet, dass eine Diskrepanz bestehe. Die Beklagte verkenne, dass "CIA" die Abkürzung für "COMPAÑIA" sei und dasselbe bedeuten würde (Replik Rz. 81 ff.).

5.1.3

Rechtliches Die Parteien sind in der Klage genau zu bezeichnen (Art. 221 Abs. 1 lit. 1, ZPO, 1. Halbsatz). Die Angaben richten sich bei juristischen Personen nach dem Eintrag im Handelsregister.35 Beruht eine unrichtige Parteibezeichnung auf einem offensichtlichen Versehen, kann diese auf Antrag oder von Amtes wegen berichtigt werden, sofern ein einfacher

30 BGer 4A_195/2014 und 4A_197/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.3 m.w.N. (nicht publ. in BGE

140 III 602). 31 BGer 4A_291/2018 vom 10. Januar 2019 E. 4.4.2;4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 3.3

m.w.N. 32 BK ZPO II-KILLIAS, 2012, Art. 221 N. 29; DIKE ZPO-PAHUD, Art. 221 N. 16 ff.; BRUGGER (Fn. 16),

S. 537. 33 BK ZPO II-KILLIAS (Fn. 32), Art. 221 N. 29; JOSI (Fn. 13), S. 86; ähnlich BGer 4A_360/2017 vom

30. November 2017 E. 4. 34 BK ZPO II-RÜETSCHI, 2012, Art. 180 N. 17 ff.; SK ZPO-WEIBEL, 4. Aufl. 2025, Art. 180 N. 10 ff., je

m.w.N. 35 BSK ZPO-WILLISEGGER, 4. Aufl. 2025, Art. 221 N. 7.

redaktioneller Fehler vorliegt, keine Zweifel an der wahren Identität der Parteien bestehen und jede Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen ist.36

5.1.4

Würdigung Die Klägerin reichte ihre Klage unter der Bezeichnung "A._____" ein. Sie hat dargelegt, dass das spanische Wort "COMPAÑIA" mit "CIA" abgekürzt wird, ebenso wie S.A. DE C.V. die Abkürzung für "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" darstellt. Die Steuerbescheinigung in KB 6.1 weist daher keine andere Person aus, sondern lediglich die ausgeschriebene Form ihrer Firma, nämlich "F._____". Im Übrigen erscheint auch in den notariell beglaubigten Unterlagen "A._____" (KB 6.2) und ist als Inhaberin der Marken Nrn. G, J, M und N die "A._____" im Swissreg eingetragen (KB 7 - 10). An der Identität der Klägerin besteht daher kein Zweifel. Eine unrichtige Parteibezeichnung liegt nicht vor.

5.2

Aktivlegitimation und Rechtsschutzinteresse Eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke gemäss Art. 52 MSchG kann erheben, wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist. Ein solches besteht bereits dann, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann, sofern die Fortdauer der Ungewissheit der klagenden Partei nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit hindert.37 Ein Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, weist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse auf.38

Die Klägerin ist Inhaberin unter anderem der Schweizer Marke Nr. G "C._____" (KB 7). Da die klägerische Marke denselben Wortlaut wie die beklagtische Marke aufweist, in derselben Warenklasse registriert ist (KB 7, 17) und die Beklagte gestützt auf ihre Marke Nr. AD mehrere Widerspruchsverfahren gegen die Klägerin eingeleitet hat, womit diese behindert wird, ist das rechtliche Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitsklage ohne Weiteres ausgewiesen und die Klägerin ist aktivlegitimiert.

5.3

Relative Ausschlussgründe Für die Nichtigkeit beruft sich die Klägerin auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind.

36 BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 35), Art. 221 N. 10. 37 BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 52 N. 21. 38 SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 52 N. 53.

5.3.1

Alterspriorität Das Markenrecht steht gemäss Art. 6 MSchG demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Hinterlegungspriorität).39 Die klägerische Marke wurde am H hinterlegt (KB 7), die beklagtische Marke am AE (KB 17). Damit ist die klägerische Marke älter i.S.v. Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG.

5.3.2

Zeichenidentität Die Schweizer Marken der Klägerin und der Beklagten sind in ihrem Zeichen identisch (KB 7, 17). Beide sind Wortmarken mit dem Wortlaut:

5.3.3

Warenidentität Entsprechend dem Spezialitätsprinzip beschränkt sich der Schutz einer Marke grundsätzlich auf die gleichen und gleichartigen Waren, für die sie bestimmt ist.40 Die relativen Ausschlussgründe von Art. 3 MSchG stellen demgemäss auf das Kriterium der gleichen oder gleichartigen Waren ab. Die Waren sind gleich, wenn die Waren des jüngeren Zeichens vollständig von den Waren erfasst werden, für welche die ältere Marke geschützt ist,41 die von der jüngeren Marke beanspruchte Ware also unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt.42

Sowohl die klägerische als auch die beklagtische Marke wurden für Waren der Klasse 14 und dabei spezifisch für Edelmetalle, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente hinterlegt (KB 7, 17), womit sie für die gleichen Waren bestimmt sind. Die Legierungen und Halbedelsteine der beklagtischen Marke werden von den Edelmetallen bzw. Edelsteinen der klägerischen Marke erfasst und sind somit ebenfalls gleich i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG.

5.4

Klägerische Marke ihrerseits nicht vom Markenschutz ausgeschlossen

5.4.1

Parteibehauptungen

5.4.1.1

Beklagte Die Beklagte behauptet, zwischen den von der Marke […] Nr. AB beanspruchten Waren der Beklagten und den von der Marke Nr. G beanspruchten Waren der Klägerin bestehe Warenidentität bzw. hochgradige Warengleichartigkeit. Die Beklagte habe daher das bessere Recht an der prioritätsälteren "C._____"-Marke Nr. AB. Die Klägerin habe ihre Ansprüche auf einer jüngeren Marke basiert. Der Markengebrauch der Klägerin sei unbefugt und ihr Interesse nicht schutzwürdig. Dass sie eine Klage basierend auf angeblichen Rechten an einer Marke in die Wege leite, die

39 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 172. 40 Vgl. SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 252. 41 SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 20. 42 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 41), Art. 3 N. 274.

offensichtlich hinter den Rechten der prioritätsälteren Marke der Beklagten zurücktrete, sei rechtsmissbräuchlich (Antwort Rz. 22 f.; Duplik Rz. 20 ff.).

5.4.1.2

Klägerin Die Klägerin bestreitet, dass sie eine Klage basierend auf Rechten an einer Marke in die Wege leite, die offensichtlich hinter den Rechten einer prioritätsälteren Marke zurückträten (Replik Rz. 98). Mit Verfügung vom AM habe das IGE die Löschung der beklagtischen Marke Nr. AB wegen Nichtgebrauchs verfügt. Die Verfügung sei rechtskräftig geworden und die Marke am AO aus dem Register gelöscht worden. Da die Marke Nr. AB im Urteilszeitpunkt nicht mehr existiere, könne der Einwand der Beklagten nicht greifen (Schlussvortrag Rz. 11 f.).

Überdies habe die Klägerin am BB die Marke […] Nr. BC hinterlegt, welche bis zum BD Bestand gehabt habe (Replik Rz. 29; Schlussvortrag Rz. 15; KB 29).

5.4.2

Würdigung Die beklagtische Marke Nr. AB wurde am AO gelöscht (Beilagen 80 f. der Noveneingabe vom 19. Mai 2025). Damit steht dem Schutz der klägerischen Marke Nr. G keine ältere Marke i.S.v. Art. 3 Abs. 2 MSchG entgegen, welche mit der klägerischen Marke identisch oder ähnlich und für gleiche und gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt wäre, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergeben könnte.

5.5

Fazit Die beklagtische Marke ist mit der älteren, klägerischen Marke identisch und für die gleichen Waren bestimmt wie diese. Somit ist die beklagtische Marke vom Markenschutz ausgeschlossen. Die beklagtische Marke Nr. AD "C._____" ist nichtig.

6.

Verwirkung

6.1

Parteibehauptungen

6.1.1

Beklagte Die Beklagte behauptet, die Klägerin hätte spätestens ab dem Zeitpunkt der am BE durchgeführten Benutzungsrecherche Kenntnis von der streitgegenständlichen Marke gehabt. Seither habe die Klägerin deren Existenz geduldet. Die Klägerin habe so lange zugewartet, ihre Ansprüche gegenüber der streitgegenständlichen Marke geltend zu machen, dass ihre Rechte verwirkt seien (Antwort Rz. 19; Duplik Rz. 16).

6.1.2

Klägerin Die Klägerin behauptet, die streitgegenständliche Marke sei am AF im Markenregister eingetragen worden. Es sei zunächst während Jahren keine Gebrauchsaufnahme erfolgt. Diese sei erst für Mitte 2024 geplant gewesen. Die Verwirkungsfrist hätte daher frühestens Mitte 2024 zu laufen beginnen können (Replik Rz. 87). Selbst wenn man wie die Beklagte für den Beginn der Verwirkungsfrist auf den BE (Einreichen des ersten Löschungsantrags/Erscheinen der streitgegenständlichen Markeneintragung in der dort eingereichten Benutzungsrecherche) abstellen würde, würde die ca. zweieinhalbjährige Periode bis zur Klage am 20. November 2024 nicht ausreichen, damit die Klägerin allfällige Rechte verwirkt hätte (Replik Rz. 89).

6.2

Rechtliches Markenrechtliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche sowie die Feststellungsklage nach Art. 52 MschG können unter gewissen Voraussetzungen verwirken.43 Für den Eintritt der Verwirkung ist erforderlich, dass die Berechtigte Kenntnis von der Markenverletzung hatte oder diese für sie zumindest erkennbar war und sie die Verletzung während einer längeren Zeit duldete. Überdies muss die Verletzerin inzwischen in gutem Glauben einen wertvollen Besitzstand erworben haben.44 Die Verwirkung ist nicht leichthin anzunehmen45 und wird kaum vor vier Jahren seit Kenntnis der jüngeren Marke einsetzen. Eine Dauer unter vier Jahren ist nur in Spezialfällen ausreichend für den Eintritt der Verwirkung.46

6.3

Würdigung Die Klägerin hat die Klage am 20. November 2024 eingereicht und damit etwas über zwei Jahre, nachdem sie gemäss der Beklagten von der streitgegenständlichen Marke Kenntnis hatte. Die Klägerin war nach dem Gesagten nicht verpflichtet, unverzüglich gegen die Markenregistrierung vorzugehen. Ein Spezialfall ist vorliegend nicht gegeben, weshalb die Verwirkung nicht vor vier Jahren eintritt. Die Beklagte behauptet selbst, dass die Parteien "eine gemeinsame, eng verwobene Vergangenheit [haben], die zeigt, dass sie sich nicht davor scheuen, gegeneinander vorzugehen" (Antwort Rz. 19). Die Beklagte konnte daher nicht in gutem Glauben darauf vertrauen, dass die Klägerin keine rechtlichen Schritte gegen sie einleiten werde (Antwort Rz. 19). Hinzu kommt, dass die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand dargetan hat. Insbesondere hat sie keinen Gebrauch ihres Zeichens aufgezeigt, der über die Einleitung dreier Widerspruchsverfahren gegen die Marke der Klägerin hinausgeht. Eine tatsächliche marktrelevante Nutzung ihres Zeichens und eine dadurch im Wettbewerb errungene Stellung hat die Beklagte nicht behauptet und ist auch nicht ersichtlich. Die Klägerin hat ihren markenrechtlichen Anspruch nicht verwirkt.

44 BSK MSchG-FRICK (Fn. 37), Vor Art. 51a-60 N. 61; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 69. 45 BGE 117 II 575 E. 4; 130 III 113 E. 4.3.

7.

Rechtsmissbrauch

7.1

Parteibehauptungen

7.1.1

Beklagte Die Beklagte erblickt ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin weiter auch darin, dass diese innert kurzer Zeit mehrere voneinander unabhängige Verfahren gegen sie initiiert habe, davon zweimal hintereinander einen Löschungsantrag gegen dieselbe Marke. Dieses Vorgehen kurz nach der ablehnenden Erstentscheidung des IGE sowie die im selben Jahr erfolgte Initiierung der vorliegenden Klage sei eine Verfahrens- und Prozesshäufung mit dem primären Ziel, die Beklagte durch einen unnötig hohen Aufwand von ihrem eigentlichen Geschäft abzulenken und sie wirtschaftlich zu belasten. Die Klägerin verwende die zivilrechtlichen Institute offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Die Neueinreichung der Löschungsanträge und der Zivilklage in Kombination mit der gesamten Vorgeschichte, dem zu langen Zuwarten der Klägerin sowie dem fehlenden eigenen rechtsgenüglichen Markengebrauch sei insbesondere in der Gesamtwürdigung des Verhaltens rechtsmissbräuchlich (Schlussvortrag Rz. 16 ff.).

7.1.2

Klägerin Das Verhalten der Klägerin sei weder schikanös, noch bezwecke sie, die Beklagte wirtschaftlich unter Druck zu setzen (Replik Rz. 98).

7.2

Rechtliches Verpönt ist nach Art. 2 Abs. 2 ZGB nur, aber immerhin der offenbare Rechtsmissbrauch. Ein solcher liegt insbesondere vor bei zweckwidriger Verwendung eines Rechtsinstituts, bei unnützer Rechtsausübung und gegebenenfalls auch bei widersprüchlichem Verhalten.47 Im Zivilprozess fallen insbesondere die nutzlose oder schikanöse Rechtsausübung unter die Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs.48 Eine schikanöse Rechtsausübung liegt vor, wenn eine materiell aussichtslose Klage wider besseres Wissen, d.h. mutwillig oder leichtsinnig erhoben wird.49

7.3

Würdigung Die Einreichung der vorliegenden Nichtigkeitsklage durch die Klägerin ist eine nachvollziehbare Reaktion darauf, dass die Beklagte im Jahr 2024 gestützt auf ihre Marke Nr. AD dreimal Widerspruchsverfahren gegen Marken der Klägerin anstrengte. Unter diesen Umständen ist es nur nachvollziehbar, dass die Klägerin die Rechtsbeständigkeit der Marke Nr. AD gerichtlich in Frage stellen möchte. Aussichtslosigkeit liegt nach den vorstehenden Ausführungen gerade nicht vor.

47 BGer 5c.247/2003 E. 3.1 vom 21. April 2004 E. 3.1. 48 BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N. 68 ff. und 71 ff. 49 BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL (Fn. 48), Art. 2 N. 71.

Auch die Löschungsverfahren betreffend die Marke Nr. AB begründen keinen Rechtsmissbrauch. Der Gebrauch der Marke ist eine der Voraussetzungen des Markenschutzes (Art. 11 MschG).50 Die Abweisung eines Löschungsantrags nach Art. 35b MschG entfaltet daher auch keine materielle Rechtskraftwirkung und der Antrag kann – unter Vorbehalt des Missbrauchs – immer wieder neu eingereicht werden.51 Dass der Löschungsantrag der Klägerin begründet war und die Beklagte einen Markengebrauch nicht glaubhaftmachen konnte, ergibt sich aus dem rechtskräftigen Löschungsentscheid des IGE vom AM (Beilage 79 zur Noveneingabe vom 5. Mai 2025). Anhaltspunkte für ein missbräuchliches Vorgehen der Klägerin bestehen nicht.

Insgesamt ergeben sich aus dem Verhalten der Klägerin keine Anhaltspunkte für eine schikanöse, mutwillige oder zweckwidrige Prozessführung. Die Erhebung der Klage ist weder offensichtlich aussichtslos noch widerspricht sie einem legitimen Interesse. Ein Rechtsmissbrauch liegt daher nicht vor.

8.

Prozesskosten Abschliessend sind die Kosten entsprechend dem Verfahrensausgang zu verlegen. Sie bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und werden der unterliegenden Partei, vorliegend der Beklagten, auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

8.1

Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz für die Gerichtsgebühr beträgt bei einem Streitwert von Fr. 100'000.00 gestützt auf § 7 Abs. 1 GebührD Fr. 7'770.00. Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss von der Beklagten zu tragen und werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'770.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 aZPO). Die Beklagte hat der Klägerin die Gerichtskosten von Fr. 7'770.00 direkt zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 aZPO).

8.2

Parteientschädigung Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung der Parteien (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist von den kantonalen Tarifen auszugehen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Gemäss § 3 ff. AnwT bemisst sich die Parteientschädigung grundsätzlich nach dem Streitwert. Dieser beträgt vorliegend Fr. 100'000.00. Die Grundentschädigung beläuft sich somit gestützt auf § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT auf Fr. 12'930.00, womit eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten sind (§ 6 Abs. 1 AnwT). Für die

50 SHK MSchG-WANG, 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 1.

zusätzlichen Rechtsschriften der Klägerin – die Replik, die Noveneingaben und der Schlussvortrag – wird ein Zuschlag von zusammen 30 % gewährt (§ 6 Abs. 3 AnwT). Dem eingesparten Aufwand der behördlichen Verhandlung wird praxisgemäss mit einem Abschlag von 20 % Rechnung getragen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Hinzu kommt der pauschale Auslagenersatz von praxisgemäss rund 3 % (§ 13 AnwT). Die Parteientschädigung beläuft sich somit gerundet auf insgesamt Fr. 14'649.70. Diesen Betrag hat die Beklagte der Klägerin zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 aZPO).