IGE 103369:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 10.05.2019 mit einer DE-Priorität vom 15.11.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 25.05.2022 mit einer EU-Priorität vom 26.11.2021 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt: 9 Logiciels informatiques (logiciels téléchargeables); applis mobiles; logiciels informatique sà utiliser comme interfaces de programmation d'applications (API); Cartes d'identité électroniques; bases de données interactives; supports de données lisibles par machine; lecteurs de cartes à puce; dispositifs de communication en réseau pour la gestion de prises électriques et de compteurs, à savoir interfaces de réseau local et étendu avec ou sans fil; cartes à valeur stockée; appareils et instruments de charge électrique et électronique pour accumulateurs et batteries; terminaux électroniques de paiement; appareils pour la validation, la lecture et le débit de valeurs monétaires ou d’autres données stockées dans ou sur des cartes à mémoire ou des clés; appareils à carte ou à clé pour la distribution d'électricité. 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; promotion des produits et services des tiers par le biais de programmes de rabais; services d'obtention de contrats [pour des tiers]; marketing basé sur l’exploitation d’une plateforme de programmes de fidélisation de la clientèle sur des réseaux informatiques, y compris l’Internet; organisation et gestion de programmes d'encouragement et de fidélisation; services d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; analyse des réponses de consommateurs; services de facturation dans le domaine de l'énergie; services de collecte de données; compilation et systématisation d'informations et de données; services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe. 36 Traitement de paiements en rapport avec des programmes de fidélisation, de bons et de remises; émission, traitement et échange de bons d’achat et de codes de réduction; émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et récompenses; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d'affiliation de la clientèle.

37 Service de location de piles et de stations de recharge; mise à disposition d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 39 Alimentation en énergie pour automobiles, en particulier au moyen de la conduite, du transport et de la distribution d'énergie électrique par le biais de systèmes de réseau, transport et stockage d'accumulateurs; service de location de véhicules électriques, de places de stationnement pour véhicules, de garages et de places de stationnement; contrôle de flottes de véhicules électriques à l’aide d’appareils de navigation et de positionnement; informations en matière de trafic; services de conseillers en matière de distribution d'électricité; mise à disposition d’installations de stationnement pour voitures, d’options de stationnement pour voitures et de services de stationnement pour voitures; services de distribution; services de stationnement de véhicules; distribution d'énergie; stockage d'électricité. 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; location de logiciels; exploration de données; hébergement d’un portail en ligne proposant des logiciels non téléchargeables; services d'hébergement de plateformes et bases de données (logiciels informatiques) sur Internet; mise à disposition de plateformes de gestion de données par le biais de réseaux informatiques, y compris réseaux d'informatique en nuage; exploitation d’une plateforme pour un programme de fidélisation de clients sur un réseau informatique, y compris l’Internet; services de conseils en lien avec la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique; services d'enregistrement de données en rapport avec la consommation d'énergie; développement, programmation et implémentation de logiciels; prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d'économie d'énergie; exploitation d’une plateforme de partage de bornes de recharge pour véhicules électriques sur un réseau informatique, y compris l’Internet.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: 9 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder; Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder; elektrische Akkumulatoren für Fahrzeuge; Ladegeräte für elektrische

Akkumulatoren; Ladesäulen; Elektrotankstellen; Automaten zur Verteilung und Bereitstellung von Elektrizität für die Aufladung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen und Fahrrädern; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; elektronische und elektrische Signal-, Alarm- und Funkgeräte sowie daraus zusammengestellte Anlagen, insbesondere für Alarm- und Sicherungszwecke; Kontroll- und Überwachungssysteme für die Sicherung von Fahrzeugen; Datenverarbeitungsgeräte; Computerhard- und -software; Software für mobile Endgeräte, insbesondere Apps. 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere hinsichtlich Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Elektrotankstellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf sowie die Vermietung von Elektrofahrzeugen und Elektrofahrrädern; Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken. 37 Betrieb, Vermietung und Verpachtung von Elektrotankstellen; Betrieb, Vermietung und Verpachtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder; Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder, insbesondere Aufladen, Austausch sowie Wartung von Akkumulatoren. 39 Vermietung von elektrischen Fahrzeugen und Fahrrädern; Vermittlung und Organisation der Benutzung von Verkehrsmitteln, insbesondere in Form von CarSharing; Vermietung von Akkumulatoren für Fahrzeuge; Vermietung von Stellflächen für Fahrzeuge; Vermietung von Garagen; Vermietung von Parkplätzen; Lieferung und Verteilung von Elektrizität an Verbraucher, Kommunen, Gewerbe, Industrie und sonstige gewerbliche Abnehmer; Energieversorgung für Kraftfahrzeuge und Elektrofahrräder, insbesondere mittels Durchleitung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie mittels Versorgungs- oder Verteilernetzen; Vermietung und Verpachtung

von Energie- und Elektrizitätsversorgungsnetzen; Transportwesen; Transport, Lagerung und Entsorgung (Abtransport) von Akkumulatoren; Beförderung von Personen und Gütern mit Kraftfahrzeugen; Abschleppen von Fahrzeugen, insbesondere im Rahmen der Pannenhilfe; Vermittlung und Organisation der Benutzung von Kraftfahrzeugen; Reservierung von Kraftfahrzeugen. 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, insbesondere im Bereich der Anbindung von Elektrofahrzeugen an das Energiesystem einer Tankstelle, eines Hauses oder Parkhauses; Erarbeitung von technischen Konzepten im Bereich energietechnischer Planung; technische Entwicklung, Beratung und Steuerung von Projekten (Projektmanagement), insbesondere im Bereich der mobilen Energieversorgung und E-Mobilität sowie hinsichtlich Elektrotankstellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder; Entwurf, Entwicklung, Bereitstellung, Vermietung und Wartung von Computerhard- und -software. Angefochtene Waren in Klasse 9

5.

Der breite Oberbegriff Computersoftware der Widerspruchsmarke umfasst folgende Waren der angefochtenen Marke: Logiciels informatiques (logiciels téléchargeables); applis mobiles; logiciels informatiques à utiliser comme interfaces de programmation d'applications (API). Es besteht nicht weiter zu diskutierende Warengleichheit.

6.

Die Formulierung Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität der Widerspruchmarke ist identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu dispositifs de communication en réseau pour la gestion de prises électriques et de compteurs, à savoir interfaces de réseau local et étendu avec ou sans fil der angefochtenen Marke.

7.

Unter den breiten Begriff Computerhardware der älteren Marke fallen folgende Apparate der jüngeren Marke: lecteurs de cartes à puce; terminaux électroniques de paiement; appareils pour la validation, la lecture et le débit de valeurs monétaires ou d’autres données stockées dans ou sur des cartes à mémoire ou des clés. Es besteht mithin Identität.

8.

Die Waren Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder; elektrische Akkumulatoren für Fahrzeuge; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Ladesäulen; Elektrotankstellen; Automaten zur Verteilung und Bereitstellung von Elektrizität für die Aufladung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen und Fahrrädern der Widerspruchsmarke umfassen die appareils et instruments de charge électrique et électronique pour accumulateurs et batteries; appareils à carte ou à clé pour la distribution d'électricité. Auch diesbezüglich besteht somit Warengleichheit.

9.

Mit supports de données lisibles par machine sowie cartes à valeur stockée beansprucht die angefochtene Marke zwei unterschiedliche Arten von Datenträgern. Diese stehen in einem klaren Ergänzungsverhältnis zu Computerhardware der Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Waren werden überdies über die gleichen Vertriebskanäle angeboten und sie werden regelmässig von den gleichen Herstellern auf dem Markt angeboten. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen. Ebenfalls Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Cartes d'identité électroniques sowie Computerhard- und -software der Widerspruchsmarke auszumachen. Bei den angefochtenen Waren handelt es sich u.a. um elektronische Zutrittsbadges in Kartenform. Diese Karten benötigen entsprechende Lesegeräte, die wiederum unter die breite Formulierung Computerhard- und -software der Widerspruchsmarke fallen. Die konkurrierenden Waren stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis. Zudem werden diese Waren von den gleichen Anbietern hergestellt und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.

10.

Die bases de données interactives der angefochtenen Marke sind gleichartig zu Computerhard- und - software der Widerspruchsmarke. Die angefochtenen Waren stellen organisierte Datensammlungen dar, die elektronisch gespeichert und elektronisch zugänglich sind. Sie weisen daher klare Überschneidungen mit der Software der Widerspruchsmarke auf, da sie zumindest auf dieselben Verbraucher abzielen und die gleichen Vertriebskanäle und Verkaufsstellen aufweisen. Zudem werden Anbieter von Software regelmässig auch Datenbanksoftware auf den Markt bringen. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

11.

Die Widerspruchsmarke beansprucht mit Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten die Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation.

12.

Die angefochtenen Services de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; promotion des produits et services des tiers par le biais de programmes de rabais; marketing basé sur l’exploitation d’une plateforme de programmes de fidélisation de la clientèle sur des réseaux informatiques, y compris l’Internet; organisation et gestion de programmes d'encouragement et de fidélisation fallen unter den Obgegriff Werbung. Es besteht diesbezüglich somit Identität.

13.

Unter den breiten Begriff Geschäftsführung der Widerspruchsmarke fallen services d'obtention de contrats [pour des tiers]; services d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; analyse des réponses de consommateurs; services de facturation dans le domaine de l'énergie der angefochtenen Marke. Es besteht mithin Dienstleistungsidentität.

14.

Die Dienstleistung Büroarbeiten der Widerspruchsmarke umfasst eine Vielzahl administrativer Tätigkeiten. Darunter fallen auch die angefochtenen services de collecte de données; compilation et systématisation d'informations et de données. Auch hier besteht somit Identität.

15.

Da die Dienstleitungsgleichheit gegenüber allen in Klasse 35 beasnspruchten Diensteistungen bejaht wurde, sind auch die services de location d'objets en rapport avec la mise à disposition des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe als gleich zu Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten der Widerspruchsmarke zu qualifizieren. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

16.

Bei den angefochtenen Dienstleistungen émission, traitement et échange de bons d’achat et de codes de réduction; émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et récompenses; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d'affiliation de la clientèle; Traitement de paiements en rapport avec des programmes de fidélisation, de bons et de remises handelt es sich zwar im weitesten Sinn um eine Finanzdienstleistung. Diese wird aber im Rahmen von Werbemassnahmen bzw. entsprechenden Geschäftsführungsdienstleistungen erbracht. Die Adressaten von Werbung sowie

Geschäftsführung und den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 36 sind somit identisch. Diese konkurrierenden Dienstleistungen ergänzen sich denn auch und dürften von den gleichen Anbietern auf dem Markt angeboten werden. Vgl. für das Verhältnis von Finanzdienstleistungen und Geschäftsführung auch RKGE in sic! 2000, 797 ff. [04.07.2000], E. 10 – KISS / K.i.s.s. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

17.

Die Dienstleistung Betrieb, Vermietung und Verpachtung von Elektrotankstellen der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtenen Dienstleistungen Service de location de piles et de stations de recharge; mise à disposition d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 39

18.

Die Dienstleistung Energieversorgung für Kraftfahrzeuge und Elektrofahrräder, insbesondere mittels Durchleitung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie mittels Versorgungs- oder Verteilernetzen der Widerspruchsmarke ist identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu Alimentation en énergie pour automobiles, en particulier au moyen de la conduite, du transport et de la distribution d'énergie électrique par le biais de systèmes de réseau, transport et stockage d'accumulateurs.

19.

Die Dienstleistungen Vermietung von elektrischen Fahrzeugen und Fahrrädern; Vermietung von Stellflächen für Fahrzeuge; Vermietung von Garagen; Vermietung von Parkplätzen der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtene Dienstleistungen service de location de véhicules électriques, de places de stationnement pour véhicules, de garages et de places de stationnement; mise à disposition d’installations de stationnement pour voitures, d’options de stationnement pour voitures et de services de stationnement pour voitures; services de stationnement de véhicules.

20.

Die Dienstleistungen Lieferung und Verteilung von Elektrizität an Verbraucher, Kommunen, Gewerbe, Industrie und sonstige gewerbliche Abnehmer; Transport und Verteilung von elektrischer Energie mittels Versorgungs- oder Verteilernetzen der Widerspruchsmarke sind identisch bzw. zumindest hochgradig gleichartig zu services de conseillers en matière de distribution d'électricité; services de distribution; distribution d'énergie; stockage d'électricité der angefochtenen Marke.

21.

Die Widerspruchsmarke beansprucht mit der Dienstleistung Transportwesen einen breiten Oberbegriff in Klasse 39. Dieser umfasst die angefochtenen Dienstleistungen contrôle de flottes de véhicules électriques à l’aide d’appareils de navigation et de positionnement sowie informations en matière de trafic. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

22.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 42 u.a. Entwurf, Entwicklung, Bereitstellung, Vermietung und Wartung von Computerhard- und -software. Die angefochtenen Dienstleistungen SaaS, PaaS sowie die verschiendenen services d'hébergement […] umfassen cloudbasierte Software- und Hardwarebereitstellungsmodelle sowie unterschiedliche Hostingdienstleistungen im Bereich von Software. Die breite Formuierung der Widerspruchsmarke deckt somit die folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke ab oder ist zumindest hochgradig gleichartig: Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; location de logiciels; exploration de données; hébergement d’un portail en ligne proposant des logiciels non téléchargeables; services d'hébergement de plateformes et bases de données (logiciels informatiques) sur Internet; mise à disposition de plateformes de gestion de données par le biais de réseaux informatiques, y compris réseaux d'informatique en nuage; exploitation d’une plateforme pour un programme de fidélisation de clients sur un réseau informatique, y compris l’Internet; développement, programmation et implémentation de logiciels;.

23.

Die Dienstleistung technische Entwicklung, Beratung und Steuerung von Projekten (Projektmanagement), insbesondere im Bereich der mobilen Energieversorgung und E-Mobilität sowie hinsichtlich Elektrotankstellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder der Widerspruchsmarke weist markenrechltich relevante Gemeinsamkeiten mit den services de conseils en lien avec la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique; services d'enregistrement de données en rapport avec la consommation d'énergie; prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d'économie d'énergie; exploitation d’une plateforme de partage de bornes de recharge pour véhicules électriques sur un réseau informatique, y compris l’Internet auf. Die konkurrierenden Dienstleistungen stehen alle im

Zusammenhang mit der Energieversorgung. Unternehmen im Bereich der Beratung und Projektentwicklung im Bereich mobiler Energieversorgung und E-Mobilität können auch Dienstleistungen im betreffend Energieeffizienz bzw. Energieverbrauch erbringen. Im Übrigen stehen die Dienstleistung Energieversorgung für Kraftfahrzeuge und Elektrofahrräder, insbesondere mittels Durchleitung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie mittels Versorgungs- oder Verteilernetzen in Klasse 39 der Widerspruchsmarke und exploitation d’une plateforme de partage de bornes de recharge pour véhicules électriques sur un réseau informatique, y compris l’Internet der angefochtenen Marke dergestalt in einem Ergänzungsverhältnis, in dem der Verbrauch mit Hilfe letztgenannter Dienstleistung sich informieren kann, wo er die Energieversorgungsdienstleistung der Widerspruchsmarke in Anspruch nehmen kann. Die konkurrierenden Dienstleistungen richten sich denn auch an die gleichen Abnehmerkreise. Dementsprechend werden die angesprochenen Verkehrskreise die konkurrierenden Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

24.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Bildmarke "((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "&Charge ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei einer aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marke der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3.

Das angefochtene Zeichen besteht aus einem Bildelement (Kombination eines Herzens mit einem Kabel mit Stecker) sowie der Wortkombination "&Charge". Beide Zeichenelemente machen ca. je die Hälfe des jüngeren Zeichens aus. Zumindest in Verbindung mit denjenigen Waren und Dienstleistungen, die nicht mit "Charge" (= Ladung bzw. laden) in Verbindung stehen, sind sowohl das Bildelement wie auch das Wortelement als kennzeichnungskräftig einzustufen. Entsprechend vermögen beide Zeichenelemente das Erinnerungsbild gleichermassen zu prägen. Zu beachten gilt es hingegen, dass gemäss Praxis bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren kann (vgl. BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE [fig.] / AVENUE [fig.]). Das sich in casu die Übereinstimmungen in den streitverfangenen Zeichen einzig auf das Bildelement beziehen und eine allfällige Verwechslungsgefahr somit nur über das Bildelement resultieren könnte, wird sich der nachfolgende Zeichenvergleich auf die beiden Bildelemente konzentrieren.

4.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildmarken sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

5.

Beide Konfliktzeichen weisen je ein Bildelement auf, das aus der Kombination eines Herzens mit einem Kabel mit zweipoligem Stecker besteht. Das Widerspruchszeichen vermittelt den Eindruck, dass es mit einem Pinselstrich gezeichnet bzw. gemalt wurde, beginnend in der Herzmitte und nach oben rechts fortfahrend. Der das Herz zeichnende Pinselstrich wird durch die Herzmitte hinaus nach rechts fortgeführt und endet in der Darstellung eines zweipoligen Steckers, der nach oben rechts zeigt. Demgegenüber weist die Linienführung des Bildelements der angefochtenen Marke keinen handschriftlichen Charakter auf. Im Gegensatz zum älteren Zeichen handelt es sich um eine klare Linienführung, die immer die gleiche Dicke aufweist. Die Linienführung beim jüngeren Zeichen beginnt unten in der Herzmitte, ist kurz unterbrochen und fährt dann nach oben links fort. Das Herz der angefochtenen Marke ist nicht in sich geschlossen, sondern wird im untersten Punkt nach oben links weitergeführt um anschliessend etwas rechts von der Herzmitte in einem zweipoligen Stecker zu enden, der nach unten links zeigt. Für das Herzinnere wird ein Farbanspruch "bleu pétrole" und für die Linienführung "noir" geltend gemacht.

6.

Mit der widersprechenden Partei ist dafür zu halten, dass beide Zeichen im Motiv "Herz + Kabel mit zweipoligem Stecker" übereinstimmen. Hingegen sind wesentliche Abweichungen in der Darstellung dieses Grundmotivs auszumachen. Während die ältere Marke einen Eindruck wie von Hand gemalt vermittelt, ist das jüngere Zeichen wie von einem Zeichenprogramm gezeichnet. Weiter endet das Element "Kabel mit zweipoligem Stecker" einmal ausserhalb des Herzens (Widerspruchsmarke), einem innerhalb (angefochtene Marke). Dadurch ergibt sich beim jüngeren Zeichen auf der linken Herzseite eine parallele, doppelte Linienführung, die das angefochtene Zeichen nicht aufweist. Somit ist die konkrete Ausgestaltung des Motivs beim jüngeren Zeichen, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, klar unterschiedlich.

7.

Zusammenfassend ist somit einzig von einer entfernten Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übereinstimmungen im Sinngehalt auszugehen und nachfolgend zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben resp. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Waren der hier massgeblichen Klasse 9 werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs von Durchschnittskonsumenten und Fachkreise tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE; BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1– VIEW / SWISSVIEW [fig.]). Geschäftsführungs- und Werbedienstleistungen der Klasse 35 werden mit einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]). Die Dienstleistungen der Klasse 37 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere, wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb von leicht erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Dienstleistungen der Klasse 37 werden sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen nachgefragt. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100137, II. D. Ziff. 4 – "SUNCAR (fig.)" / "SUNCAR (fig.)", abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml). Die strittigen diversen Vermietungsdienstleistungen in Klasse 39 werden

mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Die im Zusammenhang mit der Energieverteilung stehenden Dienstleistungen setzen demgegenüber eine intensivere, wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb von leicht erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist. Bei den «wissenschaftlichen, technologischen und industriellen Dienstleistungen» der Klasse 42 ist von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6, mit Verweis auf BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.); BVGer B- 3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die Widerspruchsmarke zeigt die Kombination eines Herzens mit einem Kabel mit zweipoligem Stecker. Das Zeichen vermittelt den Eindruck, dass es mit einem Pinselstrich gezeichnet bzw. gemalt wurde, beginnend in der Herzmitte und nach oben rechts fortfahrend. Der das Herz zeichnende Pinselstrich wird durch die Herzmitte hinaus nach rechts fortgeführt und endet in der Darstellung eines zweipoligen Steckers, der nach oben rechts zeigt (vgl. oben III. C. Ziff. 5). Es ist institutsnotorisch, dass das Element "Stecker" in Verbindung mit Ladestationen für Elektroautos üblich ist. Hingegen erschöpft sich die Kombination mit einem Herz in der gewählten Art weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch handelt es sich um eine banale geometrische Form oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben. Die konkrete bildliche Darstellung ist in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren- und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 39 und 42 weder direkt beschreibend noch üblich. Die Widerspruchsmarke verfügt daher als Ganzes über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, aufgrund des üblichen Elements "Stecker" hingegen über einen leicht reduzierten Schutzumfang.

5.

Die Tatsache, dass beide im Konflikt stehenden Marken als Kombination eines Herzens mit einem Kabel mit zweipoligem Stecker wahrgenommen werden, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler (fig) / Glycine (fig.)). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.), BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.) und BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – Polospieler (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)).

6.

Vorliegend stimmen die Zeichen lediglich im abstrakten Motiv "Herz mit Kabel und zweipoligem Stecker" überein. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen jedoch die erwähnten gestalterischen Abweichungen (vgl. oben III. C. Ziff. 5 f.). Insbesondere weisen die im Konflikt stehenden Zeichen eine klar unterschiedliche, zeichnerische Sprache auf, in dem ihr Zeichenstil klar differiert (vgl. diesbezüglich auch BVGer B-2387/2023, E. 7.2 – [Raubtierkopf (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)). Während die ältere Marke einen Eindruck wie von Hand gemalt vermittelt, ist das jüngere Zeichen wie von einem Zeichenprogramm gezeichnet. Weiter endet das Element "Kabel mit zweipoligem Stecker" einmal ausserhalb des Herzens (Widerspruchsmarke), einem innerhalb (angefochtene Marke). Dadurch ergibt sich beim jüngeren Zeichen auf der linken Herzseite eine parallele, doppelte Linienführung, die das angefochtene Zeichen nicht aufweist. Die Darstellungen des beiden Zeichen gemeinsamen Motivs sind somit in einem deutlich anderen Zeichenstil ausgeführt. Dabei handelt es sich bei diesen Ausführungsarten um Gestaltungen, die den jeweiligen Gesamteindruck der im Konflikt stehenden Zeichen wesentlich beeinflussen und deshalb auch im verschwommenen Erinnerungsbild der angesprochenen Abnehmer ohne weiteres haften bleiben.

7.

Während die Widerspruchsmarke als ein von Hand gezeichnetes bzw. gemaltes Herz mit Kabel und Stecker rechts neben dem Herz wahrgenommen wird, weist die jüngere Marke eine klare, wie von einem Computer vorgenommene Linienführung auf, bei welcher das Element Kabel mit Stecker innerhalb des Herzens endet und nach unten zeigt. Das Gesamtbild des Bildelements der angefochtenen Marke weicht folglich, aufgrund der genannten, deutlichen Unterschiede hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs, klar von demjenigen der Widerspruchsmarke ab. Die jüngere Marke wird demzufolge nicht als blosse Variation der älteren Marke wahrgenommen. Vielmehr stellt die angefochtene Marke eine eigenständige Gestaltung des Motivs "Herz mit Kabel mit zweipoligem Stecker" dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Die beim angefochtenen Zeichen vorhandenen Abweichungen können denn auch nicht als blosse Verzierungen qualifiziert werden, die im verschwommenen Erinnerungsbild der Abnehmer nicht haften bleiben würden.

8.

Die Vergleichszeichen unterscheiden sich folglich im ausschlaggebenden Gesamteindruck rechtsgenüglich voneinander. Auch bestehen keine Übereinstimmungen im weiteren Zeichenelement des jüngeren Zeichens, d.h. der Begriffskombination "&Charge". Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Die angefochtene Marke verfügt aus den genannten Gründen über einen in dem Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, dass eine rechtsgenügliche Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)). Als Gemeinsamkeit bleibt einzig das abstrakte Motiv haften. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen deutlich voneinander unterscheiden, ist – auch unter Berücksichtigung des aufgrund der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu verneinen. Aufgrund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv der angegriffenen Marke und des zusätzlichen verbalen Elements der angefochtenen Marke erscheint es unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103369 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird