IGE 103738: EMPOWER

1. L’enregistrement de la marque suisse n° 803411 - "EMPOWER" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 19.09.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants : Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. En date du 19.12.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l’encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.

3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1507903 "U-Power Don't worry... be happy! ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants : Classe 9 : Chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles chaussants de sécurité de protection contre les accidents ou risques de blessure; tenues de protection [contre les accidents et les blessures]; vestes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; gants pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; écrans de protection du visage contre les accidents, les irradiations et le feu; lunettes étanches de protection; lunettes de protection pour le sport; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; verres pour la protection du visage; couvre-chefs de protection pour activités sportives; écrans de protection pour le visage; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures. Classe 25 : Vêtements; peignoirs de bain; costumes de bain; ceintures [vêtements]; cravates; gavroches; gants [vêtements]; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; bas; collants; châles; écharpes; articles chaussants; coiffures.

4. Le 27.12.2023, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.

5. Par courrier du 22.01.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.

6. Le 24.01.2024, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.

7. Par courrier du 26.03.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).

8. Le 28.03.2024, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.

9. Le 17.04.2024, la partie défenderesse a indiqué renoncer à présenter une duplique dans le délai imparti.

10. Le 22.04.2024, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

11. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 15.06.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 22.11.2019. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).

2. L’opposition vise les produits suivants de la marque attaquée : Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 9 : Chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles chaussants de sécurité de protection contre les accidents ou risques de blessure; tenues de protection [contre les accidents et les blessures]; vestes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; gants pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; écrans de protection du visage contre les accidents, les irradiations et le feu; lunettes étanches de protection; lunettes de protection pour le sport; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; verres pour la protection du visage; couvre-chefs de protection pour activités sportives; écrans de protection pour le visage; cagoules de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures. Classe 25 : Vêtements; peignoirs de bain; costumes de bain; ceintures [vêtements]; cravates; gavroches; gants [vêtements]; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; bas; collants; châles; écharpes; articles chaussants; coiffures.

4. Les produits contestés de la marque attaquée sont identiques aux produits de la marque opposante « Vêtements; articles chaussants; coiffures » ; seule leur formulation diffère.

5. La partie défenderesse fait valoir qu’il ne peut y avoir de similitude entre les produits en question dès lors que la partie opposante distribue ses produits de marque exclusivement par le biais de ses propres canaux de distribution (son propre point de vente, son propre site Internet, les deux étant actuellement encore en cours d'élaboration) et qu’elle utilise sa marque en Suisse pour des vêtements de travail (workwear), des vêtements de sécurité, des chaussures de travail/de sécurité, des gants de travail, des casques de protection et des accessoires tels que des bonnets d'hiver. La partie défenderesse indique qu’elle ne propose pas de vêtements, de chaussures ou de couvre-chefs dans ce domaine.

6. Cet argument ne peut être suivi. En effet, seuls sont déterminants les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec celle-ci (Directives, Partie 6, ch. 6.1).

7. Il est dès lors à constater que les produits en question sont identiques et il convient de passer à l’examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque combinée avec une marque verbale.

3. Pour les marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

5. En l’occurrence, le signe opposant est une marque combinée qui se présente comme suit : Elle est composée de la lettre « U » et du terme « Power » écrits dans une police d'écriture légèrement stylisée qui ne s’écarte quoi qu’il en soit pas des polices d’écritures usuelles ou banales ; au-dessous, se trouve le slogan « Don't worry… be happy ! » dans une police d'écriture standard, sous forme légèrement italique et en gras, dans une taille inférieure. Entre la lettre « U » et le terme « POWER » se trouve un élément graphique représentant un carré sombre sur fond noir ainsi que le profil d'une tête de lion en train de rugir. Le prolongement de la crinière du lion souligne l'élément verbal POWER. Aucune couleur spécifique n'a été revendiquée.

6. Le signe est attaqué est une marque verbale composée du terme « EMPOWER » en lettre majuscules.

7. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure des lettres « Power / POWER ». Cette concordance est toutefois à relativiser de manière importante dès lors que les signes diffèrent dans la mesure des éléments supplémentaires contenus dans les deux signes, à savoir pour la marque opposante la lettre « U », le slogan « Don’t worry … be happy ! » ainsi que l’élément graphique sous forme d’un carré et d’une tête de lion, et pour la marque attaquée les lettres « EM » » au début du terme « EMPOWER ». Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les signes sont similaires visuellement, mais à un faible degré.

8. Sur le plan auditif, il est à relever que la marque opposante comprend la lettre « U » et cinq mots de respectivement cinq (POWER), quatre (Don’t), cinq (worry), deux (be) et cinq (happy) lettres, représentant un total de neuf syllabes (U-PO-WER-Dont-wor-ry-be-hap-py), alors que la marque attaquée comprend un seul mot de sept lettres comprenant trois syllabes (EM-PO-WER). Les signes ne concordent ainsi que sur le son des lettres « Power / POWER ». Dans ces conditions, il convient d’admettre que les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan auditif.

9. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

10. Sur le plan sémantique, la marque opposante comprend la lettre « U », à savoir la vingt-et-unième lettre de l’alphabet, qui est aussi utilisée comme abréviation du pronom anglais « you » (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/U_(disambiguation), consulté le 27.06.2024). Elle comprend également le terme anglais « POWER », à savoir un substantif anglais qui signifie « ability to control people and events » (cf. Cambridge Dictionary, disponible sous https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/power [consulté le 27.06.2024]) et se traduit en français par « pouvoir, puissance, force, énergie » (cf. dictionnaire bilingue Pons français-anglais, disponible sous : https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/power, consulté le 27.06.2024). Selon la pratique de l’Institut, l’élément « POWER » est susceptible, selon la composition du signe et en fonction des produits et services revendiqués, de constituer une indication de qualité dans le sens de « force », « avec force », « puissant ». De plus, le terme est, en raison de sa signification première de « force », « énergie », « puissance » et selon les produits et les services désignés, directement descriptif (p. ex. pour des moteurs, des véhicules, des ordinateurs, certaines denrées alimentaires, des produits de nettoyage, le nettoyage) (cf. règle d’examen relative à « power » dans l’Aide à l’examen de l’Institut [Aide à l’examen], disponible sous : https://ph.ige.ch [consulté le 27.06.2024]). Enfin, la marque opposante comprend le slogan anglais « Don’t worry .. Be happy ! » qui se traduit en français par « ne t’inquiète pas… sois heureux ! » (cf. dictionnaire bilingue Pons français-anglais sous : https://fr.pons.com/traduction-texte, consulté le 27.06.2024). Le signe attaqué comprend le terme anglais « empower » qui se traduit en français par « donner le droit à qn de faire qqch ; donner du pouvoir à qqn ; autoriser » (cf. dictionnaire bilingue Pons français-anglais sous : https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/empower, consulté le 27.06.2024). Il est à relever que le terme « POWER » contenu dans la marque opposante fait partie du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch [Klett], consulté le 27.06.2024). A l’inverse, le terme anglais « EMPOWER » n’en fait pas partie et doit être considéré comme

un terme de fantaisie (cf. Klett, consulté le 27.06.2024). Au vu de ces éléments, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d’un faible degré de similarité conceptuelle dans la mesure où ils contiennent tous les deux l’élément « POWER ». Il est toutefois à mentionner que la marque opposante contient des termes additionnels avec un contenu sémantique différent. Ces différences sémantiques ne sont cependant pas à même d’écarter les similitudes visuelle et phonétique précédemment évoquées Quant à la présence de l’élément figuratif (représentation d’un carré et d’une tête de lion) dans le signe opposant, elle ne fait pas passer l’élément verbal au second plan ni ne lui confère une autre signification.

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de faibles similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les produits en cause étant identiques, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l’occurrence, les produits de la classe 25, en particulier les vêtements, font l’objet, de manière générale et en comparaison avec des articles d’usage courant et de grande consommation, d’un degré d’attention légèrement plus élevé que la moyenne étant donné qu’ils sont fréquemment essayés avant d’être achetés (cf. TAF B-1342/2018, consid. 6.2 - [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE ; TAF B- 6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA).

5. La partie défenderesse fait valoir que les cercles de destinataires des deux marques ne se recoupent pas et indique que la partie opposante s'adresse à un public intéressé par la protection et la sécurité des travailleurs et par la protection de la santé physique sur le lieu de travail alors que la partie défenderesse s'adresse à un public intéressé par une alimentation sportive saine.

6. Cet argument ne peut être suivi. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. III. B. 5), la procédure d’opposition est fondée sur le registre, en ce sens que ne sont prises en considération que les indications figurant dans le registre pour comparer les listes de produits et les marques et déterminer le risque de confusion. Les indications relatives à l’usage effectif des signes ne sont pas déterminantes, sauf dans le cas où le nonusage est allégué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

8. En l’espèce, la marque opposante n'est pas directement descriptive en lien avec les produits contestés (pour la signification, cf. III. C. 10 ci-avant). Elle ne représente pas non plus une indication laudative ou de qualité. En particulier, contrairement à l’avis de la partie défenderesse, l’élément « POWER » ne peut être qualifié de faible mais doit au contraire être qualifié d’indéterminé en relation avec les produits de la classe 25 (voir dans ce sens la décision de l’Institut dans la procédure d’opposition n° 11931, consid. III. D. 3 – POWER BALANCE / POWER BALANCE, disponible dans l’Aide à l’examen). La marque opposante jouit ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

9. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d’une marque ou d’un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d’ajouter et d’enlever des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

10. En l’espèce, les signes opposés coïncident certes dans la mesure des lettres « Power / POWER », ce qui permet de reconnaître des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, mais à un très faible degré. L’impression d’ensemble de la marque attaquée est toutefois modifiée de manière essentielle par la lettre « U » et le slogan « Don’t worry… Be happy ! », qui la distingue sous les angles visuel, phonétique et sémantique de la marque attaquée. Deuxièmement, le signe opposant comprend un élément figuratif supplémentaire (représentation d’un carré et d’une tête de lion) qui ne se retrouve pas dans la marque attaquée. En outre, la marque attaquée est constituée d’un seul terme dans lequel l’élément « POWER » est à ce point intégré qu’il y perd son individualité et qu’il n’y est pas perçu de façon indépendante, permettant à cette dernière de se différencier suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion. Dans l'ensemble, ces divergences permettent de créer une distance suffisante entre les signes.

11. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le consommateur n’aura pas les signes en même temps sous les yeux et qu’il gardera qu’un souvenir – par nature imparfait - de la marque antérieure. De plus, pour déterminer la perception par les destinataires du signe opposant, il faut partir du principe que ces derniers vont naturellement déchiffrer la marque opposante en prenant en compte toutes ses composantes donc également les éléments verbaux « U » et « Don’t worry… Be happy ! » et leur impact sur l’impression d’ensemble. Le fait que la marque opposante comporte plusieurs éléments différents est de nature à marquer de manière décisive son impression d’ensemble.

12. Dès lors, au vu des faibles similitudes entre les signes, il n’est pas vraisemblable que le public concerné, dont le degré d’attention est légèrement plus élevé, confonde les signes ou qu’il soit amené à faire de fausses associations, même en présence de produits identiques. Un risque de confusion peut dès lors être dénié.

13. L’opposition n° 103738 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges d’écritures et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. Il est toutefois à noter que la partie défenderesse n’a pas présenté de duplique. Dès lors, en application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie défenderesse qui obtient au total une indemnisation de CHF 1'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 103738 est rejetée.

2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’Institut.

3. Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 28 juin 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).