34 II 362

1. Die Kläger haben am 15. November 1902 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum folgenden Patentanspruch angemeldet :

„Anlage für Tonverarbeitung mit einem Misch- und Press- „flügel aufweisenden Tonschneider und einem oder mehreren Kol- „lergängen, dadurch gekennzeihnet, dass der Tonschneider direkt „Unter dem oder den Kollergängen sich befindet, wobei eine ge- „meinsame BVertikalwelle für Tonschneider und Kollergang oder „Kollergänge vorgesehen ist, welche die Läufer für die Kollergänge, „sowie die Misch- und Pressflügel des Tonschneiders trägt, zum „Zwecke, die ourch Einwirtung des Tonschneiders auf das dem- „selben zugeführte Tonmaterial auf die BVertikalwelle ausgeübte „Pressung nah oben durch die vom Gewicht der Läuferwelle her- „rührende Pressung nach unten aufzunehmen, beziehungsweise mehr „Lder weniger auszugleichen, so dass die Lager dieser Welle einen „verbältnismässig geringen axialen Druckk aufzunehmen hahen.“ &ür diesen Patentanspruch wurde den Klägern am 31. Oktober 1903 ein provisorisches, gemäss gesezlicher Vorschrift auf den

15. November 1902 zurücfdaliertes, und am 31. Januar . 1905 ein vesinitives Patent (Nr. 27,123) erteilt.

Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Litisdenunziaten die im NRechtsbegehren der Klage beschriebene Maschine. Diese wurde dem Beklagten am 30. Juni 1905 zum Preise von zirka 6000 Fr. geliefert und von demselben im Laufe des Sommers in Betrieb gesegzt.

Diese Maschine bezeichnen die Kläger als eine Nachahmung der ihrigen, während der Beklagte behauptet, es handle sich dabei um eine ganz andere Maschine. Der Beklagte bestreitet ferner die gewerbliche Verwertbarkeit der Élägerishen Erfindung. Ausserdem, behauptet er, treffe der Erlöshungsgrund von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesesszes betreffend die Ersindung spatente, vom 29. Juni 1888, zu. Übrigens habe die Klagpartei es unterlassen, das zum Patent gehörige Modell beim eidgenössishen Amt für geistiges

Eigentum zu hinterlegen. Eventuell treffe den Beklagten bei der Nachahmung kein Verschulden, da die Konstruktion der Maschine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei. Endlich werde das Borhandensein eines Schadens, eventuell dessen Höhe, bestritten.

Der Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unterfügung des Beklagten beteiligt.

2. Mit der Vorinstanz ist zunächst der Einwand des Beklagten zurückzuweisen, welcher sih auf die angebliche Nichthinterlegung des zum klägerischen Patent gehörigen Modelles bezieht. Denn die Untersuchung über das Vorhandensein der in Art. 14 des Patentgesesszes von 1888 ausgestellten formellen Nequifite ist — im Gegensass zur Prüfung der in Art. 10 angepührten materiellen Voraussetzungen — ausschliezlich Sache der Administrativbehörden. Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Mai 1908 in Sachen Falconuier und Adler gegen Barraud *.

Was nun die auf Art. 10 gestühte Einwendung des Beklagten betrifft, wonach die klägerische Erfindung nicht gewerblich verwertbar sei, so ist die Unbegründetheit dieses Standpunktes dur die Expertise dargetan. Ein Anlass dazu, in dieser rein technischen Frage von der Ansicht der Sachverständigen, welche der kantonale Nichter zu der seinigen gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht.

3. Ebenfalls in erster Linie durch die Sachverständigen zu beantworten war die von den Experten bejahte Frage, ob sich die Maschine des Beklagten als eine Nachahmung der klägerischen Erfindung darstelle. Der Richter hat dabei wesentlich nur zu prüfen, ob die Experten von dem richtigen Begriff der „Nachahmung“ ausgegangen seien. Dies ist hier der Fall.

Im übrigen ist zwar festgestellt, dass die Maschine des Beklagten gegenüber der Erfindung der Kläger eine nicht unbedeutende Verbefserung aufweist, weshalb der Beklagte bezw. der Litisdenunziat, die Patentierung seiner eigenen Erfindung vorausgesehsst, nah Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung des klägerischen Patentes von den Klägern die Erteilung einer Lizenz hätte verlangen fönnen. Da aber die Erfindung des Beklagten oder Litisdenunziaten ihrerseits nicht patentiert worden ist, und übrigens im Sommer 41905 noch keine drei Jahre seit Anmeldung der fläge- * Oben Ne. 38 S. 334 fff., spez. 8, 310 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung in diesem Zusammenhange keine Berücksichtigung finden.

Die Einrede des Beklagten, es treffe ihn eventuell deshalb kein Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion der Maschine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei, erweist sich als unstichhaltig. Denn, abgesehen davon, dass nah Art. 24 Ziff. 1 des . Patentgesezes die blosse Benutzung der Nachahmung durch den Beklagten genügt, stellt die Vorinstanz fest, dass der Beklagte „die Direktiven für die Konstruktion der streitigen Maschine gegeben“ hatte. An diefe Feststellung if das Bundesgericht gebunden, da diefelbe keineswegs aftenwidrig ist, sondern genau dem Jnhalt der Vernehmlassung des Litisdenunziaten entspricht, auf welche Rechtsschrift der Beklagte sich felber berufen hat. Sind aber demnach die Direktiven für die Konstruktion der nahgeahmten Maschine vom Betlagten gegeben worden, so ist es ihm zum Verschulden anzurechnen, dass er sich dabei über das flägerishe Patent, welches gehörig publiziert worden war und welches er als Ziegelfabrikant kenneu musste (vergl. Art. 22 und 23 des Gefeyes und Art. 34 der VoUziehungsverorduung) hinwegsegte. Einer groben Fahrlässigkeit des Beklagten bedarf es nah Art. 24 und 25 zur Anhebung der KZivilklage nicht.

4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der llägerischen Erfindung schuldig gemacht, so ist die klägerishe Schadenersaysorderung grundsäglih gutzuheissen. Ebenso ist die Jnhibitionsflage gutzuheissen, sofern nicht etwa, wie die Vorinstanz angenommen hat, der vom Beklagten behauptete, in Art. 9 Ziffer 3 des Gesetzes vorgesehene Erlöshungsgrnnd für das fklägerische Patent zutrifft. Denn dass der in Urt, 20 Abs. 3 vorgefehene Verwirkungsgrund zutreffe, ist eine erst in der heutigen Verhandlung aufgestellte und daher nah Art. 80 OG nicht zu berücksichtigende Behauptung des Beklagten, Nun ift allerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Ziff. 3 betrifft, in prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, dass die klägerische Erfindung innert drei Jahren von der Anmeldung des Pateatanspruches an nicht zur gewerblichen Verwendung, d. h. zur Berwendung in Ziegeleien, getonmmen ist, sondern dass lediglich ein naturgrosses Modell der Maschine existierte. Es würde somit nach dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angeführte Er- [ôshungsgrund im vorliegenden Falle zutreffen. Denn einerseits fann unter „Anwendung“ (application) nah der Entstehungsgeschichte des Geseges (vergl. BBl 1888 I S. 253 zu Art. 7) nicht shon eine „Ausführung“ im Sinne von Art. 14 Ziff. 3, sondern nur die gewerbliche Verwertung (exploitation) verstanden werden (vergl. auh die Botschaft zum Gesetze von 1907, BB! 1906 IV S. 252 oben); und anderseits ist unter „Anmeldung“ des Patentes zweifellos die - Einreihung des in Art. 14 vorgesehenen Gesuches zu verstehen. Wenn diesem Gesuche ausnahmsweise der in Art. 14 Ziff. 3 geforderte Beweis, dass ein Modell des erfundenen Gegenstandes existiert, nicht beigegeben wird und infolgedessen gemäss Art. 16 guf dieses Gesuch hin nur ein provisorisches Patent erteilt wird, so handelt es sich dabei doch nicht minder um das in Art. 14 vorgesehene „Gesuch“ bezw. um die „Anmeldung“ des Patentes im Sinne von Art. 6 Abf. 1, wie auch im Sinne der Überschrift zu den Artikeln 14—23.

Wäre somit nah dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmung das flägerische Patent als erloschen zu betrachten, so ift dagegen zu konstatieren, dass es unmöglich die Absicht des Gesessgebers gewesen sein kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung auch diejenigen Patente erlöschen zu lassen, welche zuerst nur als provisorische Patente erteilt wurden. Denn da der Jnhaber eines provisorischen Patentes nah Art. 16 Abs, 2 während der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung an, von der Verpflichtung zur Erstellung eines Modelles befreit ist, fo muss er während dieser drei Jahre auh von der Verpflichtung zur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung besreit sein ; dies schon deshalb, weil eine Erfindung, für welche noch nicht einmal ein Modell besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden fann; sodann aber auch deshalb, weil nach Art. 16 Abs. 2 Say 2 dem Jnhaber eines provisorischen Patentes kein Klagreht wegen Nachahmung oder Benugung der Erfindung zusteht, so dass ihm also vernünstigerweise nichl zugemutet werden kann, durch Fnangrif\nahme der gewerblichen Verwertung seine Erfindung dem Befanntwerden auszusegzen. Das Recht, mit der Herstellung eines ten Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abs, 2 genau drei Jahre. Einerseits hat also der Erfinder, der am legten Tage dieser dreijährigen Frist den Beweis der Existenz eines Modelles leistet, nah Art, 16 Abs. 2 und 3 ein Necht auf Erteilung des definitiven Patentes ; anderseits aber würde nach Arl. 9 Ziff. 3 dieses definitive Patent im gleichen Momente erlöschen. Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1, wonach das provisorische Patent „dem Juhaber desselben während der Dauer von drei Jahren, vom Tage des Gesuches an gerechnet“, „das Necht auf ein definitives Patent“ „Zusichert“, wäre somit vôllig illusoris{.

Dass dieses widersinnige Nesultat nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht, dürfte klar sein. Bei Ausstellung der Bestimmungen von Art, 9 hatte denn auch offenbar der Gesetzgeber lediglih den normalen Fall der Patentanmeldung und Patenterteilung im Auge, den Fall nämlich, wo der Erfinder gleich von Anfang an sämtliche in Art. 14 aufgestellten Requisite erfüllt und daher auch sofort ein definitives Patent erhält. Auf diesen Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesetzes vom 29. Juni 1888 eine ahnliche, wenn auch nicht genau dieselbe Wirkung wie die dabei offenbar vorbildliche Bestimmung von § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom

29. Mai 1877, oder wie Art. 18 des neuen schweizerischen Gelees, vom 21. Juni 1907.

Für die Annahme, dass der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundesgelesses von 1888 nur definitive Patente im Auge gehabt habe, spricht Übrigens auch der Umstand, dass im ganzen ersten Ab- |<nitt des Gesees, welcher im wesentlichen die materiell-rechtlichen Grundsätze des schweizerischen Ersindungsrechtes enthält, von provisorischen Patenten überhaupt nirgends die Rede ilt, die Erteilung von folchen vielmehr erst im zweiten Abschnitte des Gejeges, welcher die formellen Erfordernisse der Patenterteilung behandelt, als eine blosse Modalität im Verfahren, vorgesehen ist. Darauf deuten denn auh noh andere Bestimmungen des ersten Abschnittes des Geseyes hin, wie z. B. Art. 6 Abs. 1, in welchem unter den „Patenten“ auch nur die definitiven Patente verstanden werden können.

Endlich hätte eine wörtliche Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 auf die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese ja gemäss Art. 19 Abjs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so erlöschen.

Sit, nah dem gesagten, Art, 9 Abf. 3 in erfter Linie auf diejenigen Fälle amvendbar, in welchen sofort ein. desiniiives Patent nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sih daraus von selbst die einzig mögliche Art seiner Anwendung auf den Fall, wo zuerst nur ein provisorisches Patent erteilt wird : in- diesem Falle ist einfa der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung eines Modelles und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besige eines provisorischen Patentes ift.

Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, dass die Kläger bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besassen, so war ihr (definitives) Patent nicht nur am 15. April 1905, dem Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am 30. Juni 1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgültig. Es ist daher die damals gestellte Jnhibitionsklage gutzuheissen.

5. Was endlich die Höhe der den Klägern zuzusprechenden Entschädigung für die vom Beklagten im Fahre 1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ilt insofern auf das Gutachten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annehmen, der vom Beklagien für die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr. würde sich im Fall der Bestellung bei den Klägern um zirka 1500 Fr. („für Erfinderrehte und Anteil an Patentunkosten und Pröbeleien“) erhöht haben, und es würde sich dabei für sie ein Reingewinn von 209%/, = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklärt, die Kläger „den anteilmässigen Ersa an ihren Patentunkosten (inklusive Kosten für Pröbeleien), der ihnen bei einem Preife von 7500 Fr. zugekommen wäre, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen würden“, erscheint nicht als gerechtfertigt. Anderseits ift aber auh der von der Vorinstanz angenommene Reduktionsgrund (Erlöschen des klägerischen Patentes am 15. November 1905) nach den Ausführungen in Erw. 4 VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° AH. S889 hievor ausgeschlofsen. Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf, dass, wie die Erperten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische Maschine „schlecht arbeitete“, so dass erst durch ihre Kombination mit einer vom Litisdenunziaten erfundenen Vorrichtung eine „sehr leistungsfähige Maschine“ entstand.