66 II 179

I. i. S. Ebner u. Kons. gegen Fen A.-G. u. Kous.

1. Zivilrechiliche Beschwerde nach Art. 87 Ziff. 3 OG kann erhoben werden wegen Verletzung von Art. 42 PatG, nicht wegen Verletzung von Art. 4, 58 u. 59 BV und nicht wegen Missachtung einer Gerichtstandsvereinbarung. Erw. 1.

2. Ist für einen bundesrechtlichen Gerichisstand die Natur des streitigen Anspruches massgebend, so bestimmt sich diese grundéätzlich nach dem Klagebegehren und dessen Begründung.

3. Die Gültigkeit eines ausländischen Patentes kann von den schweizerischen Gerichten vorfrageweise geprüft werden. Erw. 3.

180 Prozessrecht. N° 39, 1. Le recours de droit civil ouvert par l’art. 87 ch. 3 OJ peut être formé dans le cas de violation de l’art. 42 de la loi sur les brevets d'invention, mais non pas lorsqu'il s’agit d’une atteimte, soit aux art. 4, 58 et 59 CF, soit à une clause portant prorogation de for. Consid. I.

2. Lorsque l'application d'une règle de droit fédéral sur le for dépend de la nature du droit litigieux, cette dernière se détermine, en principe, sur le vu des conclusions et des motifs de la demande. Consid. 2.

3. Le juge suisse peut examiner préjudiciellement la validité d’un brevet étranger. Consid. 3.

1. Il ricorso di diritio civile a’sensi dell'art. 87 cp. 3 OGF pud essere interposto per violazione dell’art. 42 della legge sui brevetti d’invenzione, ma non qualora si tratti di una violazione degli art. 4, 58 e 59 CF o della cilausola che proroga il foro. Consid. I.

2. Quando l’applicazione d’una norma di diritto federale in materia di foro dipende dalla natura del diritto litigioso, quest’ultima si determina, in principio, in base alle conclusion! e ai motivi deila petizione. Consid. 2.

3. La validità di una patente straniera pud essere esaminata a titolo pregiudiziale dal giudice svizzero. Consid. 3.

A. — Die beschwerdebeklagten Firmen Fen A.-G. Basel, Egloff & Ole A.-G., Niederrohrdorf bei Baden, Schwabenland & Cie A.-G., Zürich, und Josef Stolz, St. Gallen, reichten am 8. Januar 1940 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein gegen die Beschwerdeführer Otto Ebner & C'e Basel, Otto Ebner-Huster, Basel, Emil Bäggli, Zürich, und Nussbaum & Cie A.-G., Olten.

Mit der Klage wurden folgende Begehren gestellt : « Es sei gerichtlich zu erkennen :

1. Die von den Beklagten hergestellten, in den Handel gebrachten und in Betrieb genommenen Express-CaféMaschinen, System Otto Ebner sen, bezw. Otto Ebner & Cie, stellen widerrechtliche Verletzungen der zu Gunsten der Kläger patentierten Express-Café-Maschine, Modell Universal, dar und zwar in dem Sinne, dass die beklagtische Caté-Maschine speziell die klägerischen Patente : Schweizer Patent Nr. 162,955 und das gleichlautende deutsche Patent Nr. 613,010, Schweizer Patent Nr. 162,956 mit ZusatzPatent Nr. 162,960, Schweizer Patent Nr. 189,620 und Nr. 191,815 verletzt.

Prozessrecht. N° 39. 18i 2. Den Beklagten sei die weitere Herstellung, der weitere Vertrieb und die weitere Benützung dieser patentverletzenden Café-Maschine verboten.

3. Die Beklagten seien den Klägern gegenüber unter solidarischer Haftbarkeiït für den aus dem Titel der Patentverletzung entstandenen Schaden verantwortlich und Pilichtig, den Klägern aus diesem Titel einen Betrag von Fr. 10,000.—, eventuell einen Betrag nach gerichtlicher Expertise und Ermessen des Richters, unter Vorbehalt der Erhôhung oder Reduktion, anzuerkennen und zu bezahlen.

4 Die Fabrikation der beklagtischen Express-CaféMaschine sei sofort einzustellen, die bereits fertig gestellten, in Betrieb, auf Lager oder in den Fabrikationswerkstätten befindlichen fertigen und halbfertigen Maschinen seien mit Beschlag zu belegen.

5. Mit dem Schutz der Patentverletzungsklage seien die fertigen und halbfertigen, in der Fabrikation, in den Fabrikwerkstätten und in Betrieb befindlichen ExpressCafé-Maschinen zu konfiszieren, ebenso die vorhandenen Bestandteile, die Zeichnungen seien zu vernichten. » B. — Die Beklagten erhoben die Einrede der ôrtlichen und sachlichen Unzuständigkeit des Handelsgerichtes. Sie wiesen daraufhin, dass nur Bäggli seinen Wohnsitz in Zürich habe, die andern Beklagten dagegen in Basel und Olten. Der besondere Gerichtsstand des Art. 42 PatG sei nicht gegeben, weil den Klägern, mit Ausnahme der Firma Fen A.-G. mit ihrem Schweizer Patent Nr. 162,960, gar keine Rechte zustehen, die sie zu einer Patentverletzungsklage legitimieren würden. Sodann fehle es bei allen Beklagten an einer Patentverletzung. Ausserdem künne nicht vor schweïzerischen Gerichten geklagt werden.

Der Beklagte Otto Ebner berief sich ferner für sich persônlich noch auf eine Gerichtsstandsklausel in seinem Lizenzvertrag mit der Firma Egloff & Cie A.-G., wo als Gerichtsstand Basel oder St. Gallen bestimmt worden selen. :

182 Prozessrecht. N° 39.

C,. — Das Handelsgericht bejahte durch Beschluss vom 12. Juni 1940 seine Zuständigkeit.

Hiegegen rekurrierten die Beklagten an das Obergericht, indem sie die vor Handelsgericht erhobenen Einreden wiederholten. Das Obergericht wies die Rekurse durch Entscheid vom 29. Juli 1940 ab.

D. — Gegen diesen Entscheid haben die Beklagten Otto Ebner und Otto Ebner & Cie einerseïits, die Beklagten Bäggli und Nussbaum & Cie anderseits zivilrechtliche Peschwerden gemäss Art. 87 Ziff. 3 OG eingereicht.

Mit der ersten Beschwerde wird Aufhebung des angefochtenen Entscheides verlangt wegen Verletzung von Art. 42 PatG und Art. 59 BV, sowie wegen Missachtung der Gerichtsstandsvereinbarung ; das Handelsgericht des Kantons Zürich sei in ôrtlicher und mit Bezug auf die Klageansprüche aus dem deutschen Patent Nr. 613,010 auch in sachlicher Hinsicht als unzuständig zu erklären.

Der Antrag der zweiten Beschwerde geht auf Aufhebung des obergerichtlichen Entscheides und Gutheissung der Unzuständigkeitseinrede, soweit diese die Klageansprüche aus dem deutschen Patent betreffe. Es wird Verletzung von ÂArt. 42 PatG und eventuell von Art. 4, 58 und 59 BV geltend gemacht.

Die Kläger beantragen, die erste Beschwerde sei abzuweisen, auf die zweite sei nicht einzutreten, oventuell sei sie ebenfalls abzuweisen.

Das Bundesgericht z1eht in Erwägung :

1. — Auf die beiden Beschwerden ist einzutreten, soweit unrichtige Anwendung von Art. 42 PatG geltend gemacht wird, da diese Vorschrift eine Gerichtsstandsbestimmung eidgenôssischen Rechts im Sinne von Art. 87 Ziff. 3 darstellt. Dass die zu Grunde liegende materielle Streitsache der Berufung unterliegt, steht den Beschwerden nicht entgegen. Ist die Gerichtsstandsfrage nicht zusammen mit der Hauptsache, sondern in einem letztinstanzlichen Zwischenentscheid erledigt worden, so hat die AnProzessrecht. No 39. -183 fechtung durch das Rechtsmittel der zivilrechtlichen Beschwerde zu geschohen (BGE 57 II 134 : ; vel. auch 62 II 222).

Dagegen kann die Verletzung von Art. 58 ‘und 59 BV nicht mit zivilrechtlicher, sondern nur mit staatsrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 178 OG gerügt werden ; denn diese Verfassungsvorschriften sind nicht Gerichtsstandsbestimmungen im Sinne von Art. 87 Ziff. 3 OG (BGE 56 I 87 und 57 II 548). Das gilt selbstverständlich erst recht auch für Art. 4 BV.

Ebensowenig ist die zivilrechtliche Beschwerde gegeben, um eine Gerichtsstandsvereinbarung (Prorogationsklausel) zur Anerkennung zu bringen ; die zivilrechtliche Beschwerde dient nur der Gewährleistung der gesetzlichen Gerichtsstände (BGE.56 IE 387, 57 II 115), Zu entscheiden bleibt somit nur die Frage, ob das zürcherische Handelsgericht unter dem Gesichtspunkte des Art. 42 PatG für die Beurteilung der Klage zuständig ist.

2. — Art. 42 PatG bestimmt als Gerichtsstände für Patentyerletzungsklagen den Begehungsort und den Wohnort des Beklagten oder eines der Beklagten.

Im vorliegenden Falle hat einer der Beklagten, Bägoli, semen Wohnsitz unbestrittenermassen in Zürich. Die Mitbeklagten Otto Ebner und Otto Ebner & C'e stellen sich jedoch auf den Standpunkt, dass überhaupt nicht aus Patentverletzung geklagt werden kôünne, weil den Klägern keinerlei Rechte aus. den in Frage stehenden Patenten zustehen und weil auch an sich keine Verletzung vorliege.

Dieser Einwand ist von den kantonalen Instanzen in zutreffender Weise zurückgewiesen worden. Für die Natur eines Anspruches, nach der sich der Gerichtsstand bestimmt, ist grundsätzlich der Inhalt der Klage massgebend, die Begehren, die gestellt, und die Gründe, die dafür vorgebracht werden (vgl. BGE 9 $. 33 Erw. 1 ; 23 I 37 und 58 : 24 I 660 ; 45 EL 307 ; BURCKHARDT, Komm. z. BV, 3. Aufl., S. 556 ; LEeucx, Komm. z. bern. ZPO, 2. Aufl..S. 37:

SrräuLx, Komm. z. zürch. ZPO, 2. Aufl., S. 21). Darauf, 184 Prozessrecht. No 39.

ob der Kläger zur Erhebung des Anspruches legitimiert ist und ob dieser auch sonst rechtlich standhält, kann nichts ankommen ; hierüber muss eben gerade im Prozess geurteilt werden. Wenn man der Auffassung der Beschwerdeführer folgen wollte, so dürfte sich ein Richter überhaupt erst zuständig erklären, nachdem er den Klageanspruch vorher materiell geprüft und begründet gefunden hätte. Darnach käme es überhaupt nie zur Abweïisung einer Klage ; denn einmal zugelassen, müsste sie immer auch gutgeheissen werden.

Nicht entscheidend für die Zuständigkeit wäre die Darstellung des Anspruches in der Klage nach der angeführten Praxis nur dann, wenn die Kläger in der Absicht, den ordentlichen Gerichtsstand der Beklagten zu umgehen, dem Anspruch eine Form gegeben hätten, die sich mit seiner wahren Natur nicht vertrüge. Dass es sioh so verhalte, konnte von den Beschwerdeführern nicht dargetan werden.

Die Kläger machen Rechte an den streitigen Patenten und den durch diese geschützten Erfindungen geltend. indem sie teils als Trüäger von Patentrechten selber, teils als Inhaber von Pfand-, Lizenz- oder Alleinvertriebsrechten auftreten. Hiefür berufen sie sich auf Unterlagen, welche unbestreitbar im Sinne dieser Anspruchsberechtigungen lauten. Den Beklagten wird Verletzung der klägerischen Rechte vorgeworfen mit der Begründung, Otto Ebner und Otto Ebner & Cle hätten eine gegen die Streitpatente verstossende neue Expresskaffeemaschine herstellen lassen und in den Handel gebracht, die Firma Nussbaum & Cie A.-G. habe die Herstellung der Maschine übernommen und Bäggli verwende eine solche in seinem Betrieb. Die Klage stellt sich somit nicht nur nach ihrem Wortlaute, sondern auch nach ihren tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen als ausgesprochene Patentverletzungsklage dar. Wie die Vorinstanz ausführt, spricht nichts dafür, dass die Kläger sie nur dem äussern Scheine nach in dieser Weise ausgestaltet hätten, um damit den Prozessrecht. N°9 39. 185 Beklagten einen Prozess vor unzuständiger Instanz aufzunôtigen. Die Einwendungen der Beschwerdeführer laufen in Wirklichkeit immer wieder darauf hinaus, dass sie die Legitimation der Kläger, aus Patentverletzung zu klagen, bestreiten und ihre Ansprüche als unbegründet hinstellen. Diese Fragen haben jedoch nach dem bereits Gesagten mit dem Gerichtsstand nichts zu tun, sondern gehôren in die materielle Entscheidung des Rechtsstreites.

3. — Mit beiden Beschwerden wird geltend gemacht, die schweizerischen Gerichte seien nicht zuständig, über zu urteilen. Dabei handelt es sich um eine Frage der sachlichen Zuständigkeit, die nach der Praxis gleich wie die ôrtliche mit zivilrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 87 Ziff. 3 OG zur bundesgerichtlichen Prüfung gebracht werden kann (BGE 56 II 2 und 56 III 246 Erw. 3).

Allein unzuständig sind die schweïzerischen Gerichte lediglich für die Nichtigerklärung bezw. Bestätigung ausländischer Patente, weïl das ausschliesslich Sache der betreffenden ausländischen Patentbehôürde ist ; hingegen kônnen die schweïzerischen Gerichte die Gültigkeit eines ausländischen Patentes vorfrageweise prüfen, z. B. bei Beurteilung von Lizenzverträgen (vgl. statt vieler BGE 42 II 413, ferner aus jüngster Zeit das Urteil vom 24. September 1940 i. S. Hossmann gegen Stäubli, Erw. 2).

Nun hat schon die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass der Berufung der Kläger auf das deutsche Patent überbaupt keine selbständige Bedeutung zukommt, und die Kläger haben das in der Beschwerdeantwort mit folgender Erklärung ausdrücklich bestätigt :

« Auch in unserem Falle verlangen ja die Kläger und Rekursbeklagten nicht etwa einen Entscheid über die Gültigkeit oder die Nichtigkeit des deutschen Patentes, sondern sie führen dieses Patent in ihrer Argumentation deshalb an, weil sie damit sagen wollen, dass ein mit dem materiell gleichen Inhalt versehenes deutsches Patent von den deutschen Patentbehôrden nach durchgeführter Vor- 186 Prozessrecht. No 40.

beratung erteilè worden sei, was natürlich für die Wertbeständigkeit des materiell gleichlautenden Schweizer Patentes von einer gewissen Bedeutung sein kann. » Es bleibt also nur von dieser Erklärung Kenntnis zu nehmen. Darnach leiten die Kläger aus dem deutschen Patent keinerlei Ansprüche ab, weshalb seine Gültigkeit nicht einmal vorfrageweise zu prüfen ist ; vielmehr wird lediglich auf die Tatsache der deutschen Patenterteilung hingewiesen, um dadurch die Gültigleit des Schweizer Patentes zu erhärten.

Damit erweist sich die Aktenwidrigkeitsrüge der Beschwerdeführer, mit der sie die Übereinstimmung des Wortlautes der beiden Patente bestreiten, als bedeutungslos. Im übrigen hat die Vorinstanz die Übereinstimmung nicht selber festgestellt, sondern bloss die Angabe wiedergegeben, welche die Kläger darüber gemacht haben.