IGE 101841: SHELBYSHELBY

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 26.07.2012 hinterlegt, die angefochtene Marke am 23.10.2020. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese.

Weiter sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen: Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine und Halbedelsteine; Uhren, Armbanduhren und Zeitmessinstrumente; Armbänder; Halsketten; Ringe; Anhänger; Ohrringe; Schlüsselanhänger; Klasse 18: Reisegepäck und Tragetaschen; Sporttaschen; Seesäcke; Reisetaschen; Handtaschen; Rucksäcke; Koffer; Gepäck; Gepäckanhänger; Brieftaschen; Regenschirme.

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente. Klasse 14:

4.

Die Vergleichszeichen beanspruchen beide identisch Uhren und Zeitmessinstrumente und insoweit gleiche Waren. Die angefochtenen Armbanduhren sind offensichtlich unter den Oberbegriff Uhren zu subsumieren, weshalb auch insoweit Gleichheit vorliegt.

Zwischen den angefochtenen Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbänder, Halsketten, Ringe, Anhänger, Ohrringe und den Uhren und Zeitmessinstrumenten der Widerspruchsmarke bestehen enge markenrechtliche Berührungspunkte: Diese Waren teilen sich die gleichen Vertriebskanäle und werden in den gleichen Spezialgeschäften (Uhren- und Schmuckgeschäfte) angeboten. Diese Warenkategorien können untereinander auch substituierbar sein, zumal bei den sogenannten Schmuckuhren die Schmuckfunktion im Vordergrund steht. Folglich basieren die unter einem Dach hergestellten Waren zumindest teilweise auf einem gleichen oder ähnlichen herstellungstechnischen Know-how. Daraus folgt, dass zwischen diesen Waren (starke) Gleichartigkeit besteht (vgl. z.B. ebenso z.B. Entscheide des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102073, B. Ziff. 4, ROYCE / ROYCE; im Widerspruchsverfahren Nr. 15623, B. Ziff. 13, CARAVELLE NEW YORK [fig.] / Caravelle [fig.], jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph). Die angefochtenen Schlüsselanhänger können aus denselben Materialien hergestellt sein wie die Uhren der Widerspruchsmarke und aufgrund dieser Herstellungsmaterialien über dasselbe Herstellungs-Knowhow wie diese verfügen. Zudem werden sie auch über dieselben Vertriebskanäle, wie beispielsweise Juweliergeschäfte, Schmuckläden und Uhren-Bijouterien, angeboten (vgl. z.B. https://www.uhrenbijou.ch/Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-p578132431, besucht am 11.12.2024) und richten sich an dieselben Abnehmer. Insbesondere aufgrund der Übereinstimmung in den Herstellungsmaterialien, den Abnehmerkreisen und den Vertriebskanälen ist folglich eine entfernte Gleichartigkeit auch insoweit zu bejahen. Die angefochtenen Edelsteine und Halbedelsteine sind gemäss Rechtsprechung gleichartig zu Uhren. Zwar werden Edelsteine nicht auf die gleiche Weise wie die Uhrenprodukte hergestellt. Sie können jedoch wie Uhren selbst als Schmuckstücke angesehen werden und haben somit dieselbe Zweckbestimmung, sie werden über dieselben Vertriebskanäle (Juweliergeschäfte, Bijouterien) vertreiben und richten sich an denselben Kreis von Endabnehmern (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer], B-5467/2011, E. 5.3.3, NAVITIMER / Maritimer, abrufbar unter http://www.bvger.ch).

Die angefochtenen Edelmetalle und deren Legierungen sind gemäss Rechtsprechung und ständiger Praxis nicht gleich bzw. gleichartig zu Fertigwaren. Zwar können sie bei der Herstellung von Uhren verwendet werden, es gibt jedoch grundlegende Unterschiede zwischen diesen beiden Produktgruppen; bei den angefochtenen Waren handelt es sich um sog. Rohstoffe, bei den Waren der Widerspruchsmarke demgegenüber um bearbeitete und fertiggestellte Produkte. Die Vergleichswaren richten sich an unterschiedliche Abnehmer; so richten sich die Edelmetalle und deren Legierungen vorwiegend an die Industrie, die Uhren hingegen an die Endabnehmer. Die Vergleichswaren werden über unterschiedliche Vertriebskanäle vertrieben. Uhrmacher beziehen ihre Rohstoffe nämlich entweder von spezialisierten Unternehmen oder von der Nationalbank und verkaufen sie nicht unverändert an die breite Öffentlichkeit, sondern erst, nachdem sie sie bearbeitet haben. Edelmetalle und deren Legierungen haben daher nicht denselben Zweck wie die Uhren und Zeitinstrumente; ihre Herstellung erfordert zudem nicht dieselben Technologien. Die angefochtenen Edelmetalle und deren Legierungen sind aus diesen Gründen und trotz übereinstimmender Klasseneinteilung (vgl. III. B. Ziff. 1 hiervor) nicht gleichartig zu den Uhren und Zeitinstrumenten der Widerspruchsmarke (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2, vgl. BVGer, B-5467/2011, E. 5.3.3, NAVITIMER / Maritimer, ebenso z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 103688, B. Ziff. 4, CARAT [fig.] / MACARAT [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

Klasse 18:

5.

Nach der teilweisen Löschung (vgl. I. Ziff. 2 hiervor) werden für die Widerspruchsmarke keine Waren in der Klasse 25 mehr beansprucht. Aus diesen Gründen sind auch ihre Ausführungen zur Gleichartigkeit Letzterer und den angefochtenen Waren der Klasse 18 obsolet geworden.

6.

Die angefochtenen Waren in der Klasse 18, nämlich Reisegepäck und Tragetaschen, Sporttaschen, Seesäcke, Reisetaschen, Handtaschen, Rucksäcke, Koffer, Gepäck, Gepäckanhänger; Brieftaschen; Regenschirme haben keine Berührungspunkte zu den nach der teilweisen Löschung verbleibenden Uhren und Zeitmessinstrumenten der Klasse 14 der Widerspruchsmarke. Diese Vergleichswaren haben eine unterschiedliche Zweckbestimmung, sie ergänzen sich nicht und sind auch nicht austauschbar. Auch werden sie normalerweise an unterschiedlichen Verkaufsstellen erworben und erfordern nicht dasselbe Herstellungs-Know-how. Folglich ist eine Warengleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren in der Klasse 18 und den Uhren und Zeitmessinstrumente der Widerspruchsmarke in der Klasse 14 zu verneinen.

7.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren, nämlich Edelmetalle und deren Legierungen in der Klasse 14 sowie sämtlichen Waren der Klasse 18 bereits wegen fehlender

Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive (starker) Gleichartigkeit auszugehen.

C. Zeichenidentität

1.

Die Zeichen sind identisch: Das Widerspruchszeichen «SHELBY» stimmt vollständig mit dem jüngeren überein. Letzteres weist keine zusätzlichen Elemente auf.

2.

Soweit die streitverfangenen Marken für gleiche Waren beansprucht werden, ist der Widerspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bereits gutzuheissen, ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss.

3.

Soweit die Marken lediglich für gleichartige Waren beansprucht werden, ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG noch zu prüfen, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Bei «SHELBY» handelt es sich um einen englischen, weiblichen Vornamen bzw. um einen Familiennamen, denen amerikanische Ortsnamen zugrunde liegen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Shelby und www.munzinger.com, beide jeweils besucht am 11.12.2024) und welche in der Schweiz nicht geläufig sind (vgl. https://tel.search.ch/?was=shelby, besucht am 11.12.2024). Für die verschiedenen Ortschaften «SHELBY» in den Vereinigten Staaten von Amerika lassen sich keine Hinweise für eine Bekanntheit feststellen. Die Ortschaften verfügen weder über touristische noch besondere kulturelle oder politische Bedeutung, weshalb «SHELBY» beim hiesigen Publikum als unbekannt zu werten ist und somit keine Herkunftsangabe darstellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. Ziff. 8.4.2.1 und Ziff. 8.4.2.3). Die Abnehmer (Fachkreise, Durchschnittskonsumenten) werden das Widerspruchszeichen somit in erster Linie als Fantasiewort oder als Name wahrnehmen (vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102101, D. Ziff. 2, SHELBY / SHELBY, abrufbar in der Prüfungshilfe).

3.

Der Widerspruchsmarke «SHELBY» kann als Fantasiewort bzw. Name in Verbindung mit den hier Interessierenden Waren der Klasse 14 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. «SHELBY» beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)

5.

Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird. Betreffend Uhren hat das Bundesgericht präzisiert, dass aufgrund der abstrakten Produktebenennung zwar von einer «durchschnittlichen» Aufmerksamkeit auszugehen sei. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass auch billige Uhren in der Regel vor dem Kauf geprüft und anprobiert würden, weshalb die Aufmerksamkeit der Abnehmer zumindest leicht erhöht sei (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Die Vergleichszeichen sind vorliegend identisch (vgl. III. C. hiervor), weshalb der Widerspruch für die als gleich beurteilten Waren bereits ohne das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr gutzuheissen ist (vgl. III. A hiervor); bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ist aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen und die angefochtenen widerspruchsgegnerischen Waren müssen sich umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht, dass die hier noch interessierenden Waren der angefochtenen Marke mehrheitlich stark gleichartig sind, nicht der Fall, so dass die Gefahr der Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der identischen und normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Dies gilt, unter diesen Voraussetzungen und insbesondere unter Berücksichtigung, dass vorliegend Zeichenidentität besteht, auch in Bezug auf die lediglich normal und entfernt gleichartigen Waren. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, trotz des teils (leicht) erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise.

7.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101841 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der angefochtenen Waren (vgl. III. B. Ziff. 7 hiervor), gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 754026 SHELBY für Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine und Halbedelsteine; Uhren, Armbanduhren und Zeitmessinstrumente; Armbänder; Halsketten; Ringe; Anhänger; Ohrringe; Schlüsselanhänger (Klasse 14) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, zu rund einem Drittel, durchgedrungen. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen ist und daher bei der in Art. 34 MSchG vorgesehenen Möglichkeit einer Kostenauferlegung entsprechend Zurückhaltung geboten ist (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 14/97 in sic! 1998, 583, E. 3 – Groupe Schneider / Schneider und zuletzt BVGer B-6734/2023, E. 9.1 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]).

Aus diesen Gründen wird