IGE 102112:

1. L’enregistrement international n° 1580166 - "RISEN (fig.)" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 11.03.2021 dans la Gazette des marques internationales Nr. 08/2021. Il revendique les produits suivants: Classe 12: Pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; bandes de roulement pour le rechapage de pneus.

2. En date du 01.07.2021, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.

3. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° 318096 "RIKEN ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants : Classe 12: Fahrzeugreifen.

4. Le 07.07.2021, l’Institut a émis à l’encontre de l’enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l’art. 42 LPM.

5. Dans le délai imparti, la partie défenderesse n’a pas élu de domicile de notification en Suisse et n’a pas non plus désigné de mandataire suisse.

6. Le 12.10.2021, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

7. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 02.12.2020. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 30.03.1982. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

3. Si la partie défenderesse qui n’a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l’Institut, comme dans le cas d’espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d’office sans qu’elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l’art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23bis Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l’intermédiaire de l’OMPI.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants : Classe 12 : Pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; bandes de roulement pour le rechapage de pneus.

3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 12 : Fahrzeugreifen.

4. A l’évidence, les produits contestés « Pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette » sont identiques à ceux de la marque opposante. En effet, le terme allemand « Fahrzeugreifen » se traduit en français par « pneus de véhicule » (cf. dictionnaire PONS, version électronique, disponible https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch/reifen, consultés le 25.01.2022). Le terme « Fahrzeug » signifie « u. a. mit Rädern, Kufen oder Tragflächen ausgerüstete Konstruktion mit Eigen- oder Fremdantrieb zur Beförderung von Personen und Lasten » (cf. dictionnaire Duden, version électronique, disponible sous https://www.duden.de/rechtschreibung/Fahrzeug, consulté le 25.01.2022), à savoir en français « construction équipée de roues, de patins ou d'ailes, autopropulsée ou non, destinée au transport de personnes et de charges ». Cette définition inclut par conséquent également les automobiles et les bicyclettes qui sont des constructions équipées de roues destinées au transport de personnes. Dès lors, les produits contestés « Pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette » tombent sous l’indication « Fahrzeugreifen ». Les produits « bandes de roulement pour le rechapage de pneus » sont fortement similaires aux produits de la marque opposante. En effet, une bande de roulement désigne la partie extérieure d'un pneumatique en contact avec le sol (cf. dictionnaire Larousse, version électronique, disponible sous https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/roulement/70053#166575, consulté le 25.01.2022); les bandes de roulement sont notamment utilisées dans le recyclage par rechapage des pneus (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication_de_pneumatiques#Recyclage_par_rechapage, consulté le 25.01.2022). Il s’agit de pièces et accessoires pour pneumatiques ou pour la réparation des pneumatiques. Bien que ces produits soient de nature et d'usage différents, ils coïncident au niveau du fabricant, des canaux de distribution, des utilisateurs et sont complémentaires. Ces produits sont donc fortement similaires à ceux de la marque opposante (cf. dans ce contexte également la décision de l’EUIPO dans l’opposition No B 3 081 356, ROADY / ROADX, page 2).

5. Sur la base de ce qui précède, il est à constater que les produits en question sont en partie identiques et en partie fortement similaires et il convient de passer à l’examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque combinée avec une autre marque combinée.

3. Pour les marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S’agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

5. La marque opposante se présente comme suit :

Elle est constituée par le mot "RIKEN" en lettres majuscules dans une écriture stylisée en gras et en noir.

6. La marque attaquée se présente comme suit :

Elle est constituée par le mot "RISEN" en lettres majuscules et italiques dans une écriture stylisée en gras et en noir. Le mot « RISEN » est souligné d’un trait noir épais.

7. Compte tenu de leurs caractéristiques, il faut admettre que les marques opposées sont essentiellement dominées dans leur impression d’ensemble par leur élément verbal. Leur élément graphique respectif se limite en effet à une police d’écritures particulière qui ne s’écarte clairement pas des polices usuelles. Quant au soulignement de l’élément verbal de la marque attaquée, il ne fait pas passer l’élément verbal au second plan ou ne lui confère pas, comme nous le verrons ci-après, une autre signification. Dans ces conditions, l’Institut retient que les marques opposées devront être essentiellement comparées dans la mesure de leur élément verbal.

8. Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure des lettres « « R I E N » et diffèrent par les lettres médianes « K » (marque opposante) et « S » (marque contestée) (RIKEN / RISEN). Les marques en litige coïncident ainsi sur les deux premières et les deux dernières lettres ("RI" et "EN"). Il est à remarquer que le nombre de lettres est identique (cinq) et que les signes ont quatre lettres en commun sur cinq (RI EN). Il convient de relever également que l’élément figuratif de la marque attaquée, à savoir un soulignement, a un impact très limité sur l’impression d’ensemble qui reste ainsi proche d’une simple marque verbale. En outre, compte tenu qu'ils s’imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, partie 6, ch. 6.3.1; arrêt du Tribunal Fédéral [TF] 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon) et il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel.

9. Sur le plan auditif, les deux marques en litige présentent deux syllabes ("RI-KEN" et "RI-SEN") et coïncident ainsi sur la première syllabe ainsi que sur les deux dernières lettres de la seconde syllabe, éléments qui se trouvent être particulièrement caractérisants (cf. ch. 8 ci-dessus), et par conséquent importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une forte similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées.

10. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

11. Sur le plan sémantique ou conceptuel, et contrairement à l’avis de la partie opposante, la marque attaquée dispose d’une signification en langue anglaise dès lors qu’elle correspond au participe passé du verbe « to rise » qui se traduit en français notamment par « se lever, monter, s’élever » (cf. Le Grand Robert & Collins, version électronique, disponible sous https://grc.lerobert.com/, consulté le 25.01.2022). Il convient néanmoins de constater que la connaissance des participes passés des verbes irréguliers anglais (et partant leur signification), est faible chez les destinataires concernés dont on ne saurait présumer des connaissances d’anglais particulières. La marque opposante ne dispose quant à elle d’aucune signification dans les langues nationales ni même en anglais. Au regard de ce qui précède, les marques opposées ne présentent pas de similitudes sémantiques. Cette absence de coïncidence ne permet toutefois pas d’écarter les similitudes non négligeables que présent les marques opposées sur les plans phonétique et visuel.

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les produits en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l’occurrence, les produits concernés de la classe 12 sont des produits plutôt techniques dont l’achat fait l’objet d’une recherche et d’une réflexion particulière et non des biens de consommation courante, raison pour laquelle il faut s’attendre à un degré d’attention plus élevé.

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public, ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes. Les marques connues bénéficient d’un caractère distinctif accru. En procédure d’opposition, l’appréciation d’un caractère distinctif accru ne peut être admise d’office que de façon limitée. Ainsi, si l’opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l’Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque. (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. La partie opposante fait valoir que la marque suisse no 318096 « RIKEN » est exploitée depuis près de cinquante ans pour la production et la distribution des pneus pour automobiles dans le monde entier et que des efforts substantiels ont été déployés afin de développer la connaissance dont jouit aujourd’hui la marque RIKEN dans le domaine des pneumatiques. Elle constituerait ainsi auprès du public concerné une marque forte et jouirait ainsi d’une zone d’exclusion plus large. Selon la partie opposante, il pourrait être admis que la marque opposante bénéficie d’un champ de protection au moins moyen et d’une force distinctive au moins normale.

7. Selon la jurisprudence, le fait d'être connue en raison d'une utilisation intensive peut conférer à une marque – même originairement faible – une force distinctive accrue (arrêt du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2 "SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]"). Sauf s'il s'agit d'un fait notoire, le caractère connu d'une marque doit être établi par la partie qui l'invoque. Il est toutefois suffisant de le rendre vraisemblable (arrêt du TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.1.3.1 "RICHARD MILLE/Richard Man (fig.)"). Le caractère connu d'une marque peut être constaté – de manière directe – sur la base d'un sondage et peut également ressortir de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception de la marque par le public, par exemple, un volume d'affaires très important sur une longue période ou des efforts publicitaires intenses (arrêt du TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.1.3.2 et

6.1.3.3 "RICHARD MILLE/Richard Man (fig.)").

8. En l’espèce, la partie opposante n’a pas soumis de preuves faisant état de volumes de vente importants ou de dépenses publicitaires intenses, et par conséquent n’a pas démontré que sa marque est connue. L’Institut ne dispose pas non plus d’éléments allant dans ce sens. Dès lors, un caractère distinctif accru ne peut être pris en compte. L’Institut relève que la marque opposante n’a pas de signification dans les langues nationales ni même en anglais et n’a dès lors aucune signification descriptive en relation avec les produits sur lesquels elle se fonde. Elle dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en relation avec eux.

9. Les marques opposées coïncident sur la syllabe « RI » et la terminaison « EN » et contiennent le même nombre de lettres (5) avec pour seule différence la lettre médiane (« K » / « S »). Ceci constitue un élément fort de convergence qui a une influence déterminante sur leur impression d’ensemble, qui est ainsi très proche (RIKEN / RISEN). En outre, ni l'adjonction graphique sous la forme d’un soulignement ni la modification de la police d’écriture ne permettent à la marque attaquée de se différencier suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion. En effet, bien qu’il soit de nature à créer une légère différence sur le plan visuel avec la marque opposante, le soulignement ne permet pas d’exclure la similarité. Il est d’ailleurs à noter que sur le plan auditif, la présentation graphique ne joue aucun rôle et n’atténue donc pas la similarité existante. Dans ces conditions, même en tenant compte du degré d'attention plus élevé, la différence constatée entre les deux signes n'est pas suffisamment significative dans l'impression d'ensemble pour permettre d'exclure le risque de confusion.

10. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, du degré d’attention plus élevé pour les produits en question, ainsi que de la similitude entre les signes, il y a lieu d’admettre le risque de confusion. L’Institut est en effet d’avis que, lors de l’acquisition d’un produit de la classe 12 muni de la marque attaquée, le public, qui dispose d’un souvenir de la marque opposante, est à même de l’associer de manière erronée à cette dernière, dès lors que les marques comportent le même nombre de lettres, la même syllabe d’attaque et la même terminaison et qu’elles ne diffèrent que dans la mesure de leur lettre médiane (« K » / « S »). L’opposition n° 102112 est donc bien fondée et l’enregistrement international n° 1580166 "RISEN (fig.)" est refusé à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l’opposition n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s’il obtient gain de cause. Lorsqu’une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l’art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l’opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures. Les écritures des parties qui n’ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d’opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2. L’opposition n° 102112 est admise.

3. La protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1580166 - "RISEN (fig.)" sera définitivement refusée pour tous les produits (Déclaration selon la règle 18ter 3) du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques et au protocole relatif à cet arrangement).

4. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l‘Institut.

5. Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d’opposition).

6. La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l’intermédiaire de l’OMPI selon la règle 23bis RexC.

Berne, le 28 janvier 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).