IGE 102938: QOQA

1. L’enregistrement de la Marque suisse n° 783939 - "OOQA ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 11.07.2022 dans Swissreg. Il revendique entre autres les produits et services suivants: Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles pour fumeurs.

2. En date du 10.10.2022 la partie opposante a formé opposition partielle à l’encontre de cet enregistrement dans la mesure des services précités.

3. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° 713610 "QOQA" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants : Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail par le biais d'un réseau global d'ordinateurs (Internet); services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée; service de e-commerce, à savoir publicité sous la forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tous types, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée; services de traitement de données par ordinateur, notamment services de traitement de commandes et de bons de commande et facturation, traitement administratif de commandes d'achats; recueil et systématisation de données dans des banques de données; mise à disposition d'informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment mise à disposition et présentation d'informations sur des marchandises de toutes sortes disponibles en ligne; promotion des ventes pour des tiers. Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services (limités dans le temps) dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe; transmission électronique de données dans le domaine de la vente au détail; transfert électronique de données (messaging). Classe 39: Livraison de marchandises commandées par correspondance, notamment de marchandises commandées en ligne; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

4. Le 17.10.2022, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.

5. Le 30.12.2022, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction, la partie défenderesse n’ayant pas présenté de prise de position dans le délai imparti..

6. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 27.01.2022. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 25.08.2017. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. L’opposition vise les services suivants de la marque attaquée : Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles pour fumeurs.

3. La marque opposante est enregistrée pour les services suivants : Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail par le biais d'un réseau global d'ordinateurs (Internet); services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée; service de e-commerce, à savoir publicité sous la forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tous types, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée; services de traitement de données par ordinateur, notamment services de traitement de commandes et de bons de commande et facturation, traitement administratif de commandes d'achats; recueil et systématisation de données dans des banques de données; mise à disposition d'informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment mise à disposition et présentation d'informations sur des marchandises de toutes sortes disponibles en ligne; promotion des ventes pour des tiers. Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services (limités dans le temps) dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe; transmission électronique de données dans le domaine de la vente au détail; transfert électronique de données (messaging). Classe 39: Livraison de marchandises commandées par correspondance, notamment de marchandises commandées en ligne; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

4. Les services contestés « Services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles pour fumeurs » sont à tout le moins fortement similaires à divers services de la classe 35 de la marque opposante. Cela vaut non seulement pour les services de « vente au détail par le biais d'un réseau global d'ordinateurs (Internet) », mais également pour des services tels que « Publicité ; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée; service de e-commerce, à savoir publicité sous la forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tous types, notamment sous forme d'offre d'un nouveau produit chaque jour en quantité limitée ; promotion des ventes pour des tiers ». En effet, selon la notice explicative de la Classification de Nice (accord de Nice sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, RS 0.232.112.8), les expressions « vente au détail » et « vente en gros » doivent être comprises dans le sens de : « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Il s’agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises (Directives, Partie 2, ch. 4.13).

5. Il est à constater que les services en question sont fortement similaires et il convient de passer à l’examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une marque combinée.

3. Pour les marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

5. La marque opposante est une marque verbale composée du terme « QOQA » écrit en lettres majuscules. La marque attaquée se présente comme suit :

6. Elle est constituée par l’élément verbal « OOQA » écrit en lettres majuscules dans une police d’écritures légèrement stylisée. Au-dessus de l’élément verbal se trouve un élément graphique composé des lettres « OOQA » disposées en carré, dans une police d’écriture de style cubique, les lettres « OO » figurant audessus des lettres « QA ». De part et d’autre sont représentés quatre triangles. Aucune couleur n’a été revendiquée.

7. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident sur leurs trois dernières lettres « QOQA / OOQA ». Ils diffèrent dans la mesure de leur lettre initiale (« Q » pour la marque opposante et « O » pour la marque attaquée) ainsi que dans la mesure du graphisme contenu dans la marque postérieure. Ces différences ont toutefois un impact très limité sur le plan visuel. En effet, les signes en question ont le même nombre de lettres (quatre) dont trois en commun et dans le même ordre. Il convient de relever également que l’élément figuratif du signe ne fait pas passer l’élément verbal au second plan ou ne lui confère pas une autre signification. En effet, il reprend les mêmes lettres « OOQA », certes agencées différemment, mais qui seront clairement perçues comme un renvoi à l’élément verbal « OOQA » figurant au-dessous. Il y a également lieu de retenir que les lettres majuscules « Q » et « O » sont fortement similaires puisqu’elles ne diffèrent que par la représentation d’une queue dans le lettre « Q ». Enfin, compte tenu qu'ils s’imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel.

8. Sur le plan auditif, les deux marques en litige présentent deux syllabes (« QO-QA » / « OO-QA ») et coïncident ainsi sur la deuxième syllabe (« -QA »), élément qui se trouvent être particulièrement caractérisant (cf. ch. 7 ci-dessus), et par conséquent important dans l'appréciation de l'effet auditif. Ils partagent également la même suite de voyelles (« QO-QA » et « OO-QA »). Par conséquent, il y a lieu de retenir également une similarité sur le plan auditif des marques opposées.

9. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

10. Sur le plan conceptuel, les termes en question (QOQA / OOQA) n’ont aucune signification dans les langues nationales ou en anglais, et ne correspondent à aucune abréviation courante. La présence de l’élément figuratif composé de quatre triangles ne permet pas non plus de conférer au signe attaqué une signification ou de véhiculer un concept. Les signes en question sont dès lors de nature fantaisiste et ne présentent par conséquent pas de similarité au niveau conceptuel ou sémantique, ce qui ne suffit cependant pas à écarter la similarité constatée sur les plans visuels et phonétique (cf. ch. 7-8 ci-avant).

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, partie 6, ch. 6.4.1)

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les services en cause étant fortement similaires, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels. S’agissant des services de la classe 35, on s’attend à un degré d’attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En effet, il faut partir du principe que ces services s'adressent en premier lieu à un public de professionnels et qu'ils font donc l'objet d'une attention accrue (TAF B-684/2017, consid. 3.2 - Quantex / Quantum CapitalPartners)

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l’espèce, la marque opposante n’a pas de signification dans les langues nationales ni même en anglais et n’a dès lors aucune signification descriptive en relation avec les services sur lesquels elle se fonde. Il ne s’agit pas non plus d’un terme usuel ni d’une indication laudative. Elle dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en relation avec eux.

7. La partie opposante fait valoir que sa marque est utilisée et est largement connue en Suisse pour des services de vente au détail de tous types de marchandises. Elle met en avant qu’elle rassemble plus de 750'000 membres sur sa plateforme de vente en ligne et qu’elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 130 millions de francs, à peine 15 ans après sa création, ce qui rendrait son signe hautement distinctif.

8. Les marques connues bénéficient d’un caractère distinctif accru. En procédure d’opposition, l’appréciation d’un caractère distinctif accru ne peut être admise d’office que de façon limitée. Si l’Institut ne dispose pas d’éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Les marques qui sont notoirement connues font exception à ce principe (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

9. Quiconque prétend que sa marque dispose d’un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l’intensité de l’usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Si l’Institut ne dispose pas d’éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l’opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l’Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. ég. TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).

10. En l’espèce, l’Institut estime que la question de savoir si la marque opposante jouit d’un caractère distinctif accru peut rester ouverte dès lors que, comme on le verra ci-après, l’opposition peut d’ores et déjà être admise en ne lui retenant qu’un champ de protection normal.

11. Les marques opposées contiennent le même nombre de lettres (quatre) dont trois sont identiques et dans le même ordre, coïncident sur la syllabe finale « -QA » et partagent la même suite de voyelles, avec pour seule différence la lettre initiale (« Q » / « O »), qui comme relevé précédemment sont très proches au niveau graphique (cf. III. C. 7). Ceci constitue un élément fort de convergence qui a une influence déterminante sur leur impression d’ensemble, qui est ainsi très proche (QOQA / OOQA). En outre, du fait qu’aucune des marques n’a de signification, le sens des signes ne saurait clairement les différencier. Enfin, l'adjonction d’un élément graphique (cf. III. C. 6 ci-avant) ne permet pas non plus à la marque attaquée de se différencier suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion. En effet, bien qu’il soit de nature à créer une différence sur le plan visuel avec la marque opposante et qu’il ne puisse être qualifié d’élément purement décoratif, cet élément graphique reprend le terme « OOQA » qui est très proche du signe opposant ; les autres éléments qui le composent, à savoir les quatre triangles ne lui confèrent pas une autre signification et ne permettent pas d’atténuer la similarité existante. Dans ces conditions, la différence constatée entre les deux signes n'est pas suffisamment significative dans l'impression d'ensemble pour permettre d'exclure le risque de confusion. Ainsi, en ayant le souvenir de la marque opposante, l’acquéreur d’un service commercialisé sous la marque attaquée risque à l’évidence de l’attribuer au titulaire de la marque opposante.

12. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la forte similarité des services ainsi que de la similitude entre les signes, il y a lieu d’admettre le risque de confusion et ce malgré le degré d’attention élevé pour les services en cause. En effet, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Un niveau d’attention élevé conduit effectivement à une mémoire plus aiguisée et peut rendre les différences entre les signes plus évidentes, mais il n’élimine pas les similitudes entre les signes.

13. L’opposition n° 102938 est donc bien fondée et l’enregistrement de la marque suisse attaquée n° 783939 "OOQA ((fig.))" doit être révoqué pour tous les services de la classe 35.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l’opposition n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s’il obtient gain de cause (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures (respectivement le mémoire d’opposition) et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d’opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 102938 est admise.

2. L’enregistrement de la marque suisse n° 783939"OOQA ((fig.))" est révoqué pour tous les services de la classe 35.

3. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l‘Institut.

4. Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d’opposition).

6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 3 avril 2023

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).