IGE 15043: BAXbux

Rubrum

Décision Procédure d’opposition n° 15043 Dans la cause

Bax-shop.nl B.V. sise Olympiastraat 2 NL-4462 GG Goes

Opposante

représentée par

LALIVE SA 35, rue de la Mairie 1207 Genève

Marque internationale n° 1293108 « BAX »

contre

MCM Institut Blumenbergplatz 9 CH-9000 St.Gallen

Défenderesse

représentée par

Dr. Paul Peyrot, LL.M. Beethovenstrasse 47 8002 Zürich

Marque suisse n° 687928 : « bux »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS considérant:

I. Faits et procédure

1. La marque suisse suisse n° 687928 « bux » a été publiée sur Swissreg le 20 mai 2016. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants: Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

Classe 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorerwähnten Dienstleistungen werden mit Hilfe einer Softwareanwendung erbracht, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorerwähnten Dienstleistungen beziehen sich auf eine Softwareanwendung, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

2. Par requête du 15 août 2016, l’opposante a formé une opposition totale contre cette marque. 3. L’opposition se fonde sur la marque internationale n° 1293108 « BAX », protégée en Suisse notamment pour les produits et services suivants :

Classe 9 : supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; disques et bandes magnétiques fonctionnant avec des équipements de traitement de données; publications électroniques téléchargeables ; les produits précités n’ayant pas pour thème la protéine pro-apoptotique BAX de la famille de Bcl-2 dont le gène est situé sur le chromosome 19 humain ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; commutateurs électriques; régulateurs [variateurs] [de lumière], électriques; relais, connecteurs, raccordements, prises mâles, prises femelles, cordons (fils), conduites, tubes et câbles, électriques; équipements laser, autres qu'à usage médical; appareils et instruments pour la transmission, la réception, l'enregistrement ou la reproduction de signaux de sons et d'images; haut-parleurs; tables de mixage; filtres pour le fractionnement de signaux audio en au moins deux bandes séparées (répartiteurs audio); circuits électroniques visant à garantir que le niveau sonore de signaux ne dépasse pas les valeurs de seuils prédéfinies (limiteurs audio); circuits électroniques pour la vérification de la polarité de haut-parleurs (testeurs de phases audio); câbles audio; câbles et connecteurs audiovisuels; câbles d'éclairage; casques à écouteurs; ordinateurs; bandes magnétiques pour l'enregistrement de sons et leurs cassettes; radios, téléviseurs, tourne-disques, phonographe, amplificateurs électroniques, chaînes hi-fi, chaînes stéréo, systèmes d'appel, capteurs, microphones; lecteurs de disques compacts; enregistreurs pour cassettes compactes de haute qualité pour le stockage numérique de sons à deux canaux

(magnétophones numériques), appareils de lecture et enregistrement de mini-disques et vidéos; lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduction d'images, sons ou données; affichages à diodes électroluminescentes; téléviseurs à cristaux liquides; panneaux à cristaux liquides à matrice de polysilicium haute température; moteurs optiques pour téléviseurs à cristaux liquides (LCD), moteurs optiques pour projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans de projection, écrans de projection pour téléviseurs de rétroprojection à cristaux liquides; ensembles de lentilles multiples pour projecteurs à cristaux liquides (LCD), logiciels informatiques pour la commande de fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans LCD (affichage à cristaux liquides) dotés d'un transistor pour chaque sous-pixel retenant des informations (transistors en couches minces); LCDTCM (écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces); écrans à cristaux liquides, appareils pour écrans numériques, projecteurs, capteurs optiques, capteurs d'images; mélangeurs/éditeurs de montage vidéo; appareils de prise de vues numériques; ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, scanneurs d'images; ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; équipements de traitement de texte, dispositifs périphériques pour ordinateurs, à savoir modems, écrans, mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, appareils d'enregistrement magnétique, tubes à faisceau d'électrons, circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à semi-conducteur, diodes, résonateurs à quartz, oscillateurs à cristaux de quartz, transmetteurs commandés par cristaux et mémoires optoélectriques, tous ces produits étant des dispositifs électroniques; cartes mémoire pour circuits intégrés, cartes optiques; appareils audiovisuels et appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; appareils de reconnaissance vocale, postes de télévision, antennes et imprimantes vidéo; mégaphones; appareils de mesurage; stroboscopes; parties des appareils précités. Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; relations publiques et promotion des ventes; importation et exportation, ainsi qu'achat et vente, et vente

au détail et vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, y compris ces services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques portant sur des biens de consommation, à savoir instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'importation et l'exportation, l'achat et la vente, ainsi que la vente au détail et la vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de traitement administratif de bons de commande; services de compilation de statistiques; analyse, recherche et prospection de marché; sondages d'opinion; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; administration de fichiers de données; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations et services de conseillers se rapportant aux services précités; tous les services précités étant fournis ou non par voie électronique, y compris Internet. 4. Le 25 août 2016, l’Institut a émis une notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus) à l’encontre de la marque internationale n°1293108. Le titulaire a été invité à prendre position sur l’appartenance au domaine public d’une partie des produits dans un délai de cinq mois soit au 25 janvier 2017. 5. Le 29 août 2016, l’Institut a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à qu’il ait été statué définitivement sur le refus de protection émis à l’encontre de la marque internationale n°1293108. 6. Le 20 décembre 2016, le titulaire a limité la liste des produits et services de la marque internationale n°1293108.

7. En date du 17 janvier 2017, l’Institut a émis une déclaration d’octroi partiel à l’encontre de la marque internationale n°1293108.

8. Le 19 janvier 2017, l’Institut a levé la suspension de la procédure et imparti un délai au 20 mars 2017 à la défenderesse pour présenter une réponse à l’acte d’opposition. 9. Le 20 mars 2017, la défenderesse a présenté sa réponse. Elle a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante. 10. Le 23 mars 2017, l’Institut a imparti un délai au 23 mai 2017 à l’opposante pour présenter une réplique. Ce délai a été prolongé une fois. 11. Le 3 avril 2017, l’opposante a présenté sa réplique. 12. Le 6 avril 2017, l’Institut a imparti un délai au 6 juin 2017 à la défenderesse pour présenter une duplique. Ce délai a été prolongé une fois. 13. Le 24 juillet 2017, la défenderesse n’ayant pas présenté de duplique, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. L’enregistrement international sur lequel est basée l’opposition a été enregistré le 11 décembre 2015, alors que la marque suisse attaquée a été déposée le 13 avril 2016. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques Sont déterminants uniquement les produits et les services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits et services actuellement identifiés par la marque (Directives en matière de marques [ci-après Directives], 1.1.2017, Partie 6, ch. 6.1ss https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_0101 2017.pdf). 2. L’opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée : Classe 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte. Classe 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorerwähnten

Dienstleistungen werden mit Hilfe einer Softwareanwendung erbracht, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt. Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorerwähnten Dienstleistungen beziehen sich auf eine Softwareanwendung, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants : Classe 9 : supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; disques et bandes magnétiques fonctionnant avec des équipements de traitement de données; publications électroniques téléchargeables ; les produits précités n’ayant pas pour thème la protéine pro-apoptotique BAX de la famille de Bcl-2 dont le gène est situé sur le chromosome 19 humain ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; commutateurs électriques; régulateurs [variateurs] [de lumière], électriques; relais, connecteurs, raccordements, prises mâles, prises femelles, cordons (fils), conduites, tubes et câbles, électriques; équipements laser, autres qu'à usage médical; appareils et instruments pour la transmission, la réception, l'enregistrement ou la reproduction de signaux de sons et d'images; haut-parleurs; tables de mixage; filtres pour le fractionnement de signaux audio en au moins deux bandes séparées (répartiteurs audio); circuits électroniques visant à garantir que le niveau sonore de

signaux ne dépasse pas les valeurs de seuils prédéfinies (limiteurs audio); circuits électroniques pour la vérification de la polarité de haut-parleurs (testeurs de phases audio); câbles audio; câbles et connecteurs audiovisuels; câbles d'éclairage; casques à écouteurs; ordinateurs; bandes magnétiques pour l'enregistrement de sons et leurs cassettes; radios, téléviseurs, tourne-disques, phonographe, amplificateurs électroniques, chaînes hi-fi, chaînes stéréo, systèmes d'appel, capteurs, microphones; lecteurs de disques compacts; enregistreurs pour cassettes compactes de haute qualité pour le stockage numérique de sons à deux canaux (magnétophones numériques), appareils de lecture et enregistrement de mini-disques et vidéos; lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduction d'images, sons ou données; affichages à diodes électroluminescentes; téléviseurs à cristaux liquides; panneaux à cristaux liquides à matrice de polysilicium haute température; moteurs optiques pour téléviseurs à cristaux liquides (LCD), moteurs optiques pour projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans de projection, écrans de projection pour téléviseurs de rétroprojection à cristaux liquides; ensembles de lentilles multiples pour projecteurs à cristaux liquides (LCD), logiciels informatiques pour la commande de fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans LCD (affichage à cristaux liquides) dotés d'un transistor pour chaque sous-pixel retenant des informations (transistors en couches minces); LCDTCM (écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces); écrans à cristaux liquides, appareils pour écrans numériques, projecteurs, capteurs optiques, capteurs d'images; mélangeurs/éditeurs de montage vidéo; appareils de prise de vues numériques; ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, scanneurs d'images; ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; équipements de traitement de texte, dispositifs périphériques pour ordinateurs, à savoir modems, écrans, mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, appareils d'enregistrement magnétique, tubes à faisceau d'électrons, circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à semi-conducteur, diodes, résonateurs à quartz, oscillateurs à cristaux de quartz, transmetteurs commandés par cristaux et mémoires optoélectriques, tous ces produits

étant des dispositifs électroniques; cartes mémoire pour circuits intégrés, cartes optiques; appareils audiovisuels et appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; appareils de reconnaissance vocale, postes de télévision, antennes et imprimantes vidéo; mégaphones; appareils de mesurage; stroboscopes; parties des appareils précités.

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; relations publiques et promotion des ventes; importation et exportation, ainsi qu'achat et vente, et vente au détail et vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, y compris ces services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques portant sur des biens de consommation, à savoir instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, leurs