Firma / Marke

II. Formelles

1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Die Klägerin führt an, die geltend gemachten Ansprüche seien allesamt delikti- scher Natur und stützt sich infolgedessen für die örtliche Zuständigkeit auf Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 f.), was von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wird. Sodann beziffern die Parteien übereinstimmend den Streitwert mit (mindestens) CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 5 ff.; act. 13 S. 4). Da sich der Sitz der Klägerin als präsumtiv geschädigte Person in Zürich befindet, ist die örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben. Wie die Klägerin sodann zutreffend und unbestritten ausführt, ergibt sich die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes – angesichts der geltend gemachten Ansprüche aus Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht – ge- mäss Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG (act. 1 Rz. 4).

Zusammengefasst ist sowohl die örtliche als auch sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich gegeben.

2. Weitere Prozessvoraussetzungen

Die geforderten Gerichtskostenvorschüsse wurden von der Klägerin geleistet. Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) geben zu keinen Bemer- kungen Anlass; auf die Klage ist dementsprechend einzutreten.

3. Noveneingaben

Es erfolgten Eingaben der Klägerin nach Feststellung des Aktenschlusses ge- mäss Verfügung vom 23. Februar 2022 (act. 35; act. 37; act. 39; act. 40). Unge- achtet der Frage der prozessualen Zulässigkeit der einzelnen Vorbringen ist nicht ersichtlich, dass vorerwähnten Eingaben irgendeine Entscheidrelevanz zukäme, womit sich Weiterungen erübrigen.

III. Materielles

1. Verwirkung

1.1 Unbestrittener Sachverhalt

Nach übereinstimmenden Ausführungen der Parteien monierte die Klägerin erst- mals mit Schreiben vom 12. November 2020 die Verwendung der zur Diskussion stehenden Firma respektive des Zeichens "A._____" (act. 13 Rz. 13; act. 29 Rz. 71; act. 3/15). Die Umfirmierung der Beklagten (C._____ A._____ SA) erfolgte unbestrittenermassen am tt.mm.2016, also rund 4 ½ Jahre früher (act. 1 Rz. 14; act. 29 Rz. 44; act. 33 "Ad Replik 44. bis 46"; act. 3/10).

1.2 Wesentliche Parteistandpunkte

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass die Ansprüche der Klägerin hin- sichtlich des von ihr beanstandeten beklagtischen Firmennamens, der eingetra- genen Marke sowie des Domainnamens "verwirkt" seien: Zunächst liege es an der Klägerin mit entsprechend bekannten Massnahmen neue immaterielle Rechte Dritter, insbesondere von Konkurrenten, zu überwachen (act. 13 Rz. 32 ff.). Die Klägerin habe diese offensichtlichen und grundlegenden Schritte jedoch nicht un- ternommen und viele Jahre verstreichen lassen, bevor sie bei der Beklagten in- terveniert habe (act. 13 Rz. 33). Weiter führt die Beklagte aus, sie habe ihre Akti- vitäten auf der Grundlage ihres geänderten Firmennamens im Jahr 2016 entwi- ckelt und eine neue visuelle Identität entworfen, die sich in ihrer Marke und ihrer Website konkretisiere (act. 13 Rz. 36). Sie habe erhebliche finanzielle Anstren- gungen unternommen (Änderung des Firmennamens, Eintragung ihrer Marke, Er- stellung einer neuen Website, Kommunikation mit den zuständigen Behörden und v.a. mit ihren Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten) (act. 13 Rz. 37). Zu- sammengefasst seien die drei von der Rechtsprechung aufgestellten Bedingun- gen der Verwirkung vorliegend erfüllt: (a.) Die Klägerin habe die angebliche (be- strittene) Verletzung ihrer Rechte ohne triftigen Grund geduldet und über einen langen Zeitraum nicht gehandelt, sodass die von ihr benutzten Güter (Firmenna- me, Marke und Domainname) einen gewissen Vermögenswert hätten erlangen können, (b.) aufgrund der positiven Auswirkung des Handels- und Markenregis- ters könne sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass sie den neuen Firmenna- men und die beklagtische Marke nicht gekannt habe, (c.) die Beklagte habe stets in gutem Glauben gehandelt (act. 13 Rz. 38).

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Tatsache, dass es im Kanton Genf eine Gesellschaft mit der Firma der Beklagten gebe, sei ihr erst durch die am 12. Oktober 2020 erfolgte telefonische Kontaktaufnahme der W._____ bekannt geworden (act. 29 Rz. 69). Selbst wenn man folgere, dass sie sofort nach Kennt- nisnahme der entsprechenden Registereinträge Bedenken hätte anmelden müs- sen, liesse sich daraus nicht schliessen, dass sie gegen die unrechtmässige Ver- wendung ihrer Kennzeichen durch die Beklagte hätte vorgehen müssen (act. 29 Rz. 70). Die für eine Verwirkung des klägerischen Anspruchs nötige langandau- ernde Duldung der Verletzung von Rechten sei nicht anzunehmen (act. 29 Rz. 71). Im Weiteren sei ihr, so die Klägerin, ein längerer Zeitraum zuzugestehen, um die Verletzung ihrer Rechte geltend zu machen: Bei der Beklagten handle es sich um ein jüngeres Unternehmen, dessen Auswirkungen auf den Wettbewerb bis heute noch nicht vollends abzuschätzen sein dürften. Zudem handle es sich um ein Unternehmen mit Sitz in E._____ (Genf), welches sich somit nicht im un- mittelbaren geographischen (Wettbewerbs-)Umfeld der Klägerin (Sitz in Zürich) befinde (act. 29 Rz. 72). Selbst bei einer gegebenen – bestrittenen – Duldung ob- liege der Beklagten der Beweis, dass sie zwischenzeitlich einen wertvollen und schutzwürdigen Besitzstand erworben habe (act. 29 Rz. 74). Weiter gehe aus den nicht hinreichend substantiiert behaupteten Ausführungen der Beklagten nicht hervor, ob und inwiefern sie in so kurzer Zeit einen wertvollen Besitzstand hätte aufbauen können, welcher ausserdem nicht schutzwürdig wäre, da der Beklagten aufgrund der Publizitätswirkung des Handelsregisters die Gutgläubigkeit abzu- sprechen sei (act. 29 Rz. 75 f.).

1.3 Rechtliches

Wurde eine Tatsache ins Handelsregister eingetragen, so kann gemäss Art. 936b Abs. 1 OR (Art. 933 Abs. 1 aOR) niemand einwenden, er habe sie nicht gekannt. Der Einwand, dass jemand einen veröffentlichten Eintrag des Handelsregisters nicht gekannt hat, ist ausgeschlossen (positive Publizitätswirkung). Der Gesetz- geber statuiert damit die Fiktion, dass der Registerinhalt allgemein bekannt ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_840/2020 vom 11. März 2021 E. 3.3.2.).

Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechts- ausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während länge- rer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mit- gebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwar- ten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zu- muten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1. [Lauterkeitsrecht]; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 956 OR; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Ge- schäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 34 zu Art. 956 OR). Die massgebliche Dauer des Duldens, nach welcher die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den kon- kreten Umständen des Einzelfalles ab; im Zeichenrecht schwankt die Rechtspre- chung zwischen vier bis acht Jahren (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.4.2.). Verzögerte Rechtsausübung kann auch miss- bräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Markenrechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (BGE 117 II 575 E. 4b). Zu- mindest im Zusammenhang mit einem Internetauftritt hat das Bundesgericht aller- dings festgestellt, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berech- tigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweize- rische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.4.).

Unter den gleichen Umständen können gleichermassen auch markenrechtliche Schutzansprüche untergehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9).

1.4 Würdigung und Fazit

Die Klägerin ist 4 ½ Jahre nach der Umfirmierung respektive der Markeneintra- gung erstmals gegen die Beklagte vorgegangen. Abstrakt betrachtet liegt die Zeitdauer von rund vier Jahren "Duldung" noch im von der Rechtsprechung als akzeptabel erachteten Rahmen. Dies im Einklang mit einem neueren Entscheid, bei welchem nach einer Zeitdauer der Duldung von rund drei Jahren die Verwir- kung abgelehnt wurde (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom E. 9.4.2. [markenrechtliche Schutzansprüche]). Ob eine Duldung im Sinne "fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung" (vgl. BGE 117 II 575 E. 4b) in Betracht kommt, kann offen bleiben, nachdem bereits weitere Voraussetzungen der Verwirkung – wie sogleich zu zeigen ist – nicht gegeben sind. Insbesondere legt die Beklagte (Art. 8 ZGB) nicht substantiiert dar, inwiefern ein wertvoller Besitzstand vorliegen soll. So beschränkt sie sich auf die pauschale Behauptung, sie habe "seit Beste- hen im Jahre 2005 einen wertvollen Besitzstand im Sinne des Gesetzes erwor- ben". Weiter führt die Beklagte vage – ohne weitere Erklärungen oder Nennung von Beweismitteln – aus, es sei die "Firma AA._____ gekauft [worden], welche D'._____-Generatoren im Ausland herstellt und diese auch im Ausland verkauft. Die ganze Gruppe ist seit 2016 vor allem im Ausland stark gewachsen" (act. 33 "Ad Replik 53. bis 59" [S. 10]). Damit weist die Beklagte nicht nach, dass sie unter dem Zeichen C._____ A._____ in der Schweiz eine Wettbewerbsstellung in derar- tigem Umfang geschaffen hat, dass der Verzicht auf das Zeichen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht einen ernsthaften Nachteil darstellt. Die Klägerin will, so ihre Argumentation, von den beklagtischen Kennzeichen erstmals mittels Korres- pondenz mit Dritten am 12. Oktober 2020 erfahren haben. Soweit man auf diese Behauptungen abstellt, dürfte das entsprechende Vorgehen innerhalb eines Mo- nats ohne Weiteres als unmittelbare Reaktion gelten, sodass diesbezüglich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ausscheidet. Grün- de, welche sonst für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen seitens der Klägerin sprechen würden, sind nicht ersichtlich, insbesondere ist nicht erstellt, dass sie tatsächlich bereits früher Kenntnis von den streitgegenständlichen Zeichen erlangt und zugewartet hätte. Auch hat die Beklagte nicht behauptet, dass die Klägerin in

irgendeiner Weise konkret Hinweise auf eine Duldung gegeben hätte.

Zusammengefasst sind die klägerischen Ansprüche aus Firmen-, Wettbewerbs- und Markenrecht nicht verwirkt.

2. Firmenrecht

2.1 Unbestrittener Sachverhalt

Die Altersprioriät der klägerischen Firma erhellt ohne Weiteres aus den Handels- registereinträgen und ist nicht strittig (vgl. oben E. Ia).

Weiter ist unbestritten, dass die Klägerin im geschäftlichen Verkehr immer in der Kurzform der Bezeichnung "A._____" auftritt und den am tt.mm.1997 registrierten Domainnamen <www.A._____.ch> als Grundlage ihres Internetauftritts benutzt (act. 1 Rz. 10 f.; act. 13 S. 8; act. 3/5-6). Die Beklagte tritt im Internet unter dem am tt.mm.2017 registrierten Domainnamen <www.C._____-A._____.eu> auf, wo- bei als Domaininhaberin offenbar die C._____-AB._____ S.R.L. fungiert (act. 1 Rz. 15; act. 13 S. 9; act. 3/11-12).

2.2 Wesentliche Parteistandpunkte

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass den Zusätzen SA und C._____ der beklagtischen Firma eine selbständige kennzeichnende Bedeutung abzuspre- chen sei (act. 1 Rz. 34; act. 29 Rz. 106). Der kennzeichnungskräftige Bestandteil und damit das prägende Element der beklagtischen – wie der klägerischen – Fir- ma sei "A._____". Der Zusatz C._____ könne nicht als einprägsamer Nebenbe- standteil eingestuft werden und sei als geringfügige Abweichung zur Firma der Klägerin zu qualifizieren (act. 1 Rz. 34 ff.; act. 29 Rz. 111 f., Rz. 115 f.). Aufgrund ihrer Bedeutung könne beschreibenden Elementen und insbesondere beschrei- benden Wortkombinationen erhöhte Kennzeichnungskraft beigemessen werden, weshalb sich die jüngere Firma C._____ A._____ SA zur Vermeidung einer Ver- wechslungsgefahr deutlich von der älteren, etablierten Firma abzuheben habe (act. 1 Rz. 38). Aufgrund des identischen prägenden Firmenbestandteils "A._____" und der ansonsten geringfügigen und unbedeutenden Abweichungen in der Firma würden in der Wahrnehmung üblicher Geschäftspartner Verwechs- lungen höchstwahrscheinlich sein. Zumal beide Unternehmen in der (gleichen) D._____-Branche tätig seien, sei davon auszugehen, dass die Firmen in der Erin- nerung kaum auseinandergehalten werden könnten (act. 1 Rz. 39). Die in den Handelsregistereinträgen enthaltenen Zweckumschreibungen der Parteien über- schnitten sich (act. 1 Rz. 40).

Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass sich die beiden Firmen der Parteien nach allen Untersuchungskriterien (akustisch, visuell und semantisch) unähnlich seien (act. 13 Rz. 63): So fehle (i) eine klangliche Ähnlichkeit, nachdem die Anzahl der Silben und die Geschwindigkeit [der Aussprache] unterschiedlich seien, (ii) fehle die optische Ähnlichkeit angesichts der unterschiedlichen Anzahl der Buchstaben sowie Anzahl und Länge der Wörter, ausserdem fehle (iii) die semantische Ähn- lichkeit, da es sich bei C._____ um ein Akronym ohne Bedeutung handle, das un- terscheidungskräftig und einprägsam sei; demgegenüber seien alle Wörter der klägerischen Firma beschreibend und nicht schutzfähig (act. 13 Rz. 62 [S. 20 ff.]; act. 33 "Ad Replik 124" [S. 16]). In ihrer Duplik ergänzt die Beklagte zum letzten Punkt, "C._____" sei die Abkürzung von "C1._____", allerdings in Alleinstellung ohne Bedeutung. Es handle sich um ein Fantasiezeichen in der Firmenbezeich- nung, welches indes problemlos ausgesprochen werden könne, wobei sich in der Aussprache Vokale und Konsonanten abwechselten (act. 33 "Ad Replik 111. bis 112." S. 15). Es sei "C._____", das als erstes Wort dem Publikum im Gedächtnis bleibe (act. 13 Rz. 56). In ihrer Duplik stellt die Beklagte nunmehr in Abrede, dass es tatsächlich bereits zu einer Verwechslung gekommen sein soll, da es sich le- diglich um Abklärungen Dritter gehandelt habe (act. 33 "Ad Replik 122. bis 123." [S. 16]). Weiter weist die Beklagte darauf hin, dass die Inhaber der beiden umstrit- tenen Firmen ihren Sitz an sehr weit voneinander entfernten Orten hätten und sich zudem nur an einen bestimmten Personenkreis richteten (act. 13 Rz. 73 f.).

2.3 Rechtliches

2.3.1 Firmenrechtliche Grundlagen

Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschrie- benen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hin- weisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der In- halt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Die Handelsgesellschaften können un- ter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wäh- len (Art. 950 Abs. 1 OR). Die Firma einer Handelsgesellschaft muss sich nach Art. 951 OR von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handels- gesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu aus- schliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann laut Abs. 2 von Art. 956 OR auf Unterlassung der weite- ren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (siehe Ur- teil des Bundesgerichts 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1.).

2.3.2 Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen

Unbestrittenermassen kann der Firmenschutz insbesondere dann in Anspruch genommen werden, wenn zwischen den betroffenen Firmen Verwechslungsge- fahr besteht (zum Ganzen BURKARD/KRAUS, Die Verwechslungsgefahr im Firmen- recht, in: sic! 2020 457, S. 458). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist im Grundsatz für das gesamte Kennzeichenrecht von einem einheitlichen Be- griff der Verwechslungsgefahr auszugehen, wobei es sich um eine Rechtsfrage handelt (BURKARD/KRAUS, a.a.O., S. 459; BGE 128 III 146 E. 2a; Urteil des Bun- desgerichtes 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2.). Im Marken- sowie Lau- terkeitsrecht wird die Verwechslungsgefahr ausdrücklich erwähnt (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG; Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG). Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn die Firma des einen Unternehmens für jene des anderen Unternehmens gehalten werden kann (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn die Gefahr besteht, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen Unter- nehmen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (sog. mittelbare Verwechslungs- gefahr) (CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: Streuli-Youssef (Hrsg.), Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen Bd. III/2, 2019, N. 306 m.w.H.; RINO SIF- FERT, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 23 zu Art. 951; BGE 118 II 322 E. 1).

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich (i) aufgrund des Gesamteindrucks sowie unter Berücksichtigung charakteristischer Firmenbestandteile (optisch, akustisch oder nach Sinngehalt), (ii) unter Berücksichtigung, ob es sich um Personen-, Phantasie- oder Sachbezeichnungen handelt und (iii) unter Berücksichtigung der geographischen Nähe, der Wettbewerbssituation sowie des Verkehrskreises (RINO SIFFERT, a.a.O., N. 29 ff. zu Art. 951). Im Gegensatz zum Markenrecht ist die Unterscheidbarkeit hier nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dient die firmenrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger der älteren Firma umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Entsprechend soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3.).

Grundsätzlich nicht prägend sind Worte des sprachlichen Gemeingebrauchs, Ortsbezeichnungen und gemeinfreie Sachbezeichnungen (Urteil des Bundesge- richts 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 951). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE 131 III 572, E. 3 m.H. = PRA 95 [2006] Nr. 67; Urteile des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG200048 vom 18. August 2020 E. 2.3. und HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 2.2.2.2. sowie HG160238 vom 19. Juni 2019 E. 2.3.). Da das Publikum Sach- bezeichnungen in erster Linie als blosse Hinweise auf Art und Tätigkeit des Un- ternehmens auffasst und ihnen daher für dessen Kennzeichnung nur geringe Be- deutung beimisst, pflegt es den übrigen Firmenbestandteilen erhöhte Aufmerk- samkeit zu schenken. Bereits ein verhältnismässig kennzeichnungsschwacher Zusatz kann deshalb ausreichen, um genügend Abstand zu einer älteren Firma zu schaffen, welche gleiche Sachbezeichnungen wie die jüngere aufweist (BGE 122 III 369 E. 1). Ausserdem soll eine erhöhte Kennzeichnungskraft Elementen am Anfang des Zeichens zukommen (MARTINA ALTENPOHL, a.a.O., N. 7 zu Art. 951; Urteil des Bundesgerichts 4A_170/ 2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.3.). Auch Abkürzungen und Buchstaben bzw. Akronyme können, wenn sie originell sind und wie Fantasieworte ausgesprochen werden können oder infolge Ver- kehrsgeltung stark individualisierend sind (z.B. "IBM", "BP", "BBC"), starke, kenn- zeichnungskräftige Firmenbestandteile darstellen (MARTINA ALTENPOHL, a.a.O., N. 8 zu Art. 951 m.w.H.). Eine Buchstabenfolge, die nicht ausgesprochen werden kann, sondern bloss buchstabiert wird, prägt sich dagegen dem Gedächtnis weni- ger leicht ein und bleibt daher, jedenfalls solange sie sich nicht aufgrund langjäh- riger Firmenführung durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt hat (wie zum Bei- spiel "IBM" oder "BP"), als Firmenbestandteil eher kennzeichnungsschwach (Ur- teil des Bundesgerichts 4A_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.4.3. ["SRC"]; Ur- teil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.4. ["RSP"]).

2.4 Würdigung

Wie bereits gesehen, ist unter dem Aspekt der Alterspriorität unbestritten, dass die Klägerin ihre Firma und Kennzeichen zeitlich vor der Beklagten in den ent- sprechenden Registern eintragen liess. Ein firmenmässiger Gebrauch ist gege- ben. Es liegen keine identischen Firmen vor, sodass unter Art. 956 Abs. 2 OR einzig zu prüfen ist, ob es sich um den Gebrauch einer ähnlichen Firma handelt, welche sich nicht hinreichend unterscheidet und eine Verwechslungsgefahr res- pektive die Gefahr unzutreffender Schlüsse geschaffen wird (vgl. BGE 131 III 572 E. 3 = PRA 95 [2006] Nr. 67). Massgeblich ist die Verwechslungsgefahr, sodass offen bleiben kann, ob es – wie die Klägerin behauptet – tatsächlich bereits zu ei- ner Verwechslung der Firmen gekommen ist (vgl. dazu unten E. 3.3.).

Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft

Werden die im Zentrum stehenden Firmennamen im Ganzen betrachtet, wie sie im Handelsregister eingetragen sind ("A._____, Schweizerische Aktiengesell- schaft B._____ und C._____ A._____ SA"), fällt auf, dass bereits anhand der Länge, der Zahl der Bestandteile und Silben der klägerischen Firma im Vergleich zur beklagtischen Firma keine Verwechselbarkeit vorliegt. Es besteht ein erhebli- cher Unterschied im Schriftbild (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.3.). Abzustellen ist zwar auf den Gesamteindruck, al- lerdings ist der Fokus zunächst auf die einzelnen Elemente zu legen, welche den Gesamteindruck prägen. Hier ist zu beachten, dass gewisse Teile als reine Be- zeichnung der Rechtsform respektive als beschreibende Sachbezeichnungen mangels Kennzeichnungskraft ohne Weiteres aus dem Blick bleiben müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.2.1. f.), so für die klägerische Firma [fett markiert]: A._____, Schweizerische Aktiengesell- schaft B._____ und für die beklagtische Firma: C._____ A._____ SA. So vergli- chen verbleibt auf Seiten der Klägerin das charakteristische, prägende Element "A._____" (gemäss ihrer Darstellung wird ohnehin lediglich diese verkürzte Form verwendet) und seitens der Beklagten "C._____ A._____".

A._____ selbst ist ein zusammengesetzter Begriff aus "A1._____" und "A2._____". Es handelt sich nicht um einen Fantasiebegriff, sondern an sich um ein rein beschreibendes Wort respektive eine Sachbezeichnung (entsprechend etwa: "AC._____"), womit im Grundsatz keine Monopolisierung möglich ist. Da es sich beim Element "A._____" der altersprioritären Firma um eine beschreibende Sachbezeichnung handelt, ist von einem schwach prägenden Zeichen auszuge- hen, weshalb grundsätzlich schon geringfügige Abweichungen eine hinreichende Abgrenzung bewirken können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom

23. August 2022 E. 3.4.2.; siehe zum Punkt der Verkehrsdurchsetzung bzw. Ver- kehrsgeltung nachfolgend E. 4.4. [S. 26 ff.]).

Der einzige Unterschied der Firmen besteht in der vorangestellten Buchstaben- kombination C._____. Dass beim Bestandteil "C._____" selbst die Verkehrsgel- tung, d.h. eine ausgeprägte Bekanntheit (wie z.B. "IBM", etc.) zum Tragen kommt, wurde nicht behauptet. Ob es sich dabei tatsächlich, wie die Beklagte in ihrer Duplik ausführt, um ein Akronym oder eine Fantasiekombination handelt, ist für die Verwechslungsgefahr irrelevant. Das Bundesgericht hat in Bezug auf Kombi- nationen von drei Buchstaben (so z.B. "SRC"; "RSP") regelmässig festgestellt, dass es diesbezüglich an klanglicher Originalität fehlt und solchen Akronymen generell keine hohe Kennzeichnungskraft zuzuschreiben ist. Wie erwähnt genügt vorliegend indes bereits eine geringfügige Abweichung für eine hinreichende Ab- grenzung. Mit dem prominent vorangesetzten Bestandteil C._____ (A._____ vs. C._____ A._____) liegt auch betreffend die charakteristischen Elemente ein ver- ändertes Schriftbild und eine klangliche Verschiedenartigkeit vor, sodass unter dem Aspekt der Zeichenähnlichkeit (optisch und akustisch) eine hinreichend deut- liche Unterscheidung anzunehmen ist.

Geographische Nähe und Nähe Geschäftsbranche

Die geographische Nähe zwischen den Parteien ist mit Blick auf ihren jeweiligen Sitz (Genf und Zürich) zu verneinen, was letztlich auch von der Klägerin (freilich in einem anderen Zusammenhang: vgl. act. 29 Rz. 72) zugestanden wird. Fraglich ist sodann, ob die Parteien im Wettbewerb stehen oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.2.). Massgeblich ist diesbezüglich zu- nächst die Zweckumschreibung des Handelsregistereintrags. Bereits aus den Re- gistereinträgen ergibt sich ein Bild von erheblich unterschiedlichen Verkehrskrei- sen, da sich der Zweck der Klägerin im Wesentlichen auf die Versorgung der Schweiz mit D._____ in jeder Form sowie die Wahrung der Interessen im In- und Ausland richtet und sich die Beklagte demgegenüber zusammengefasst mit Pro- dukten, Bestandteilen und Ersatzteilen für die Generierung von D'._____ beschäf- tigt. Im Einklang mit den beklagtischen Ausführungen lässt sich weder dem Han- delsregistereintrag noch ihrer Website Hinweise entnehmen, dass die Beklagte sich im D'._____-Handel oder der D'._____-Beschaffung betätigen würde, sodass sich schwerlich eine Wettbewerbssituation annehmen lässt. Es rechtfertigt sich somit nicht, dass ein strenger Massstab für die Unterscheidbarkeit angewendet wird.

2.5 Fazit

Die fehlende Zeichenähnlichkeit und die reduzierte Kennzeichnungskraft des Be- standteils "A._____" in Kombination mit der nicht vorhandenen geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Geschäftsbranchen und Verkehrskrei- sen sowie dem Fehlen einer Wettbewerbssituation führt zu geringeren Anforde- rungen an die Unterscheidbarkeit. Unter Berücksichtigung dieses Massstabs ist zusammengefasst die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen; ein Anspruch aus Art. 956 Abs. 2 OR besteht dement- sprechend nicht.

3. Lauterkeitsrecht

3.1 Wesentliche Parteistandpunkte

Die Klägerin führt im Weiteren das Lauterkeitsrecht ins Feld und stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beklagte mit der Registrierung und dem Gebrauch der Fir- ma C._____ A._____ SA und dem Auftreten unter dem Domainnamen <C._____- A._____.eu> Massnahmen im Sinne von Art. 3 lit. d UWG getroffen habe, welche eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können, was sich bereits realisiert habe (act. 1 Rz. 50; act. 29 Rz. 151 ff.). Der Begriff der Verwechslungsgefahr sei, so die Klägerin, für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher (act. 1 Rz. 26; act. 29 Rz. 152). Wie bereits festgehalten worden sei, bleibe im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeichnungskräftige Bestandteil A._____ haften. Aus lauterkeitsrechtlicher Sicht erschwerend komme hinzu, dass die beiden Un- ternehmen in der (gleichen) D._____-Branche tätig seien und sich die in den Handelsregistereinträgen enthaltenen Zweckumschreibungen der Parteien über- schneiden würden (act. 1 Rz. 51).

Die Beklagte bestreitet den geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Anspruch. Nachdem von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Recht der Kennzeichen auszugehen sei und sie weder die Firma noch die Marke der Klägerin verletzt habe, sei davon auszugehen, dass keine unlautere Wettbe- werbshandlung vorliege (act. 13 Rz. 98; act. 33 "Ad Replik 140. bis 147." ff. [S. 23 f.]). Es sei denn auch nie zu einer Verwechslung zwischen den Parteien gekom- men, insbesondere nicht durch die Kontaktaufnahme des Mitarbeiters von W._____ mit der Klägerin (act. 13 Rz. 100 ff.).

3.2 Rechtliches

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeig- net sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Ge- schäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Verhindert werden sollen Ver- wechslungen in Bezug auf die betriebliche Herkunft von Produkten sowie die Un- ternehmensidentität (HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 5 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Grundsätzlich ist der Begriff der Verwechs- lungsgefahr im ganzen Kennzeichen- wie auch im Lauterkeitsrecht derselbe, wenn auch abweichende Aspekte zu beachten sind (RETO ARPAGAUS, in: Basler Kommentar, UWG, 2013, N. 64 f. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; HEINEMANN, a.a.O., N. 39 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

Zu berücksichtigen ist u.a. die Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise, wobei bei Leistungen und Produkten des täglichen Bedarfs schneller von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist als bei teuren Produkten oder Investitions- gütern (RETO ARPAGAUS, a.a.O., N. 114 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als etwa im Marken- oder Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht einzig massgeblich, wie ein für den Marktauftritt eingesetztes Element im Markt tatsächlich gebraucht wird – und nicht, wie es allenfalls im Marken- oder Handelsregister eingetragen ist (RETO ARPAGAUS, a.a.O., N. 92 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

3.3 Würdigung

Als unlautere Massnahmen werden von der Klägerin im Wesentlichen die Regist- rierung und der Gebrauch der beklagtischen Firma sowie der Auftritt unter dem Domainnamen <www.C._____-A._____.eu> angeführt. Zur Registrierung und dem Gebrauch der Firma ist festzuhalten, dass vom gleichen Begriff der Ver- wechslungsgefahr wie im Firmen- und Markenrecht auszugehen ist, womit weit- gehend auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden kann (vgl. oben E. 2.4. und unten E. 4.4.). Im Lauterkeitsrecht ist nicht auf die Registereinträge, sondern auf den tatsächlichen Gebrauch abzustellen. Bereits beim Firmenrecht wurden in- des nicht lediglich die eingetragenen Firmen, sondern auch (als prägende Ele- mente) "A._____" und "C._____ A._____" gegenübergestellt, sodass daraus kei- ne weiteren Schlüsse folgen.

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass es angesichts der Tätigkeiten der beiden Partei- en nicht um Leistungen oder Produkte des täglichen Bedarfs geht. Konkrete Vor- bringen zu den beteiligten Verkehrskreisen liegen nicht vor. Zudem gelingt es der Klägerin nicht, eine tatsächliche Verwechslung (in der Schweiz) darzutun, wenn sie – ohne einen Bezug zur Schweiz zu behaupten – lediglich die Korrespondenz mit der offensichtlich ausländischen "W._____ Ltd. […] United Kingdom" (vgl. act. 1 Rz. 18) anführt. Ansonsten wurden keine tatsächlich erfolgten Verwechs- lungen behauptet.

Zum beklagtischen Auftritt unter dem Domainnamen <www.C._____-A._____.eu> ist erneut auf den grundsätzlich identischen Begriff der Verwechslungsgefahr hin- zuweisen. Mittels Gegenüberstellung von A._____ und C._____ A._____ wurde bereits dargelegt, dass diesbezüglich – unter firmenrechtlichen Aspekten – keine Verwechslungsgefahr und unzutreffende Schlüsse anzunehmen sind. Vorliegend geht es ausschliesslich um die Verwendung des Domainnamens <www.C._____- A._____.eu>; andere Vorkehren der Beklagten wurden nicht behauptet. Die Bil- dung des Domainnamens aus den prägenden Elementen ihrer Firma samt der vo- rangestellten Buchstabenkombination "C._____" ist allerdings nicht unlauter, um- so mehr, als mit <www.C._____-A._____.eu> gar eine unterschiedliche Top- Level-Domain als bei der klägerischen Domain (<www.A._____.ch>) verwendet wird. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern damit wettbewerbswidrige Massnahmen vorliegen sollen, zumal selbst dann noch nicht zwangsläufig eine UWG relevante Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn es tatsächlich bei der Internetsuche nach "A._____" vereinzelt zu Verwechslungen der Websites kommen sollte.

Weitere lauterkeitsrechtliche Aspekte, welche zu Gunsten der Klägerin zu berück- sichtigen wären, sind nicht ersichtlich. Nachdem bereits die vorausgesetzte Ver- wechslungsgefahr fehlt, muss auch nicht weiter geprüft werden, ob die Klägerin gegenüber der Beklagten überhaupt Rechte aus der Verwendung dieser Domain ableiten könnte, zumal offenbar nicht die Beklagte, sondern die C._____-

Zusammengefasst wurde keine wettbewerbswidrige Kennzeichenverwendung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG dargetan.

4. Markenrecht

4.1 Unbestrittener Sachverhalt

Nicht strittig ist, dass die Klägerin am 20. Dezember 2012 die folgenden zwei Wort-/Bildmarken (Marken Nr. 2 und Nr. 3 [Nizza Klassifikation Nr. 4, 35, 37, 39- 40, 42]) und die Wortmarke A._____ (Marken Nr. 4 [Nizza Klassifikation Nr. 35, 37, 39]) hinterlegen liess (act. 1 Rz. 12 f.; act. 13 S. 8; act. 3/7-9):

… [Abbildungen der Wort-/Bildmarken]

Die Beklagte liess am 23. März 2016 folgende Marke (Marken Nr. 5 [Nizza Klassi- fikation Nr. 7, 9, 11, 37, 42] hinterlegen (act. 1 Rz. 17; act. 13 S. 9):

… [Abbildung der Marke]

4.2 Wesentliche Parteistandpunkte

Die Klägerin beruft sich auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG (act. 1 Rz. 53). Sie stellt sich auf den Standpunkt, die Beklag- te verwende mit A._____ unzulässigerweise den prägenden Hauptbestandteil der klägerischen Marken (act. 1 Rz. 59). Durch ihre intensive Nutzung der Bezeich- nung A._____ habe sich dieses Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt und ver- diene als Marke daher einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Neben dem unverän- dert übernommenen Bestandteil A._____ hätten die Zusätze C._____ und SA keine selbständige kennzeichnungsfähige Bedeutung, sodass keine hinreichend deutliche Abhebung erfolge und Fehlzurechnungen des Publikums bzw. der Kun- den von Dienstleistungen und Waren zu befürchten seien (act. 1 Rz. 61). Hin- sichtlich der für den Markenschutz vorausgesetzten Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen führt die Klägerin aus, die Nizza Klassifikationen Nr. 37 und 42 ihrer Wort-/Bildmarken und der Wort-/Bildmarke der Beklagten überschnitten sich. Des Weiteren überschnitten sich die klägerische Wortmarke und die Wort- Bildmarke der Beklagten bezüglich Nr. 37 (act. 1 Rz. 63). Zusammengefasst schliesst die Klägerin, ein Durchschnittsverbraucher könne auf den Gedanken kommen, dass die unter dem identischen Kennzeichen A._____ angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammten oder zu- mindest unter der Kontrolle eines allenfalls mit der Klägerin verbundenen Unter- nehmens betrieben und angeboten würden; entsprechend liege eine marken- rechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (act. 1 Rz. 63; act. 29 Rz. 126 ff.).

Durch den langjährigen und beständigen Gebrauch der klägerischen Firma und des darin enthaltenen Bestandteils A._____ sowie der klägerischen Marken hät- ten sich die Marken im Verkehr durchgesetzt und seien als starke Marken mit ho- her Kennzeichnungskraft zu qualifizieren (act. 29 Rz. 134). Selbst wenn die Mar- ken bzw. der jeweils darin enthaltene Bestandteil A._____ als im Gemeingut ste- hendes Zeichen im Verkehr qualifiziert werden würde, sei die Verkehrsdurchset- zung der Marken und insbesondere des Bestandteils A._____ hinreichend belegt (act. 29 Rz. 135 i.V.m. Rz. 9 ff.). Die Beklagte vermöge mit der Verwendung des bildlich gestalteten Akronyms C._____, als nicht einprägsamer schwacher Ne- benbestandteil der Marke, die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend zu verrin- gern (act. 29 Rz. 135). Zu der Gemeinguteinrede stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, es liege weder ein Freihaltebedürfnis noch eine fehlende Unterschei- dungskraft vor und zudem habe sich die Wortmarke durch den langjährigen, un- angefochtenen und intensiven Gebrauch im Verkehr durchgesetzt (act. 29 Rz. 164 ff.).

Die Beklagte bestreitet eine Verletzung des Markenrechts (act. 13 Rz. 77 ff.). Sie stellt die Marken der Parteien einander gegenüber und führt aus, dass die Marke der Beklagten ein neues kombiniertes Element (C._____ und ein dieses Akronym kreuzendes und umgebendes grafisches Element) enthalte und am Anfang der jüngeren Marke platziert sei; der Wortbestandteil A._____ sei dagegen aus- schliesslich beschreibend für die geschützten Waren und Dienstleistungen (act. 13 Rz. 90). Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die jüngere Marke ei- ne bestehende Marke aufnehme, die vollständig beschreibend sei, und einen neuen und besonders unterscheidungskräftigen Bestandteil hinzufüge, wobei der Anfang der jüngeren Marke (C._____ fig.) im Verhältnis zum Rest (A._____) überwiege und der erste Bestandteil im Verhältnis zum zweiten, der vollständig beschreibend sei, unterscheidungskräftig sei (act. 13 Rz. 92; act. 33 Ziff. 13 [S. 20]). Schliesslich macht die Beklagte geltend, die klägerische Wortmarke Nr. 4 A._____ sei für alle beanspruchten Dienstleistungen nichtig, da das Zeichen be- schreibend sei und frei verfügbar sein müsse (act. 13 Rz. 104 ff.). Die kennzeich- nungskräftige Abkürzung C._____ fig. verhindere eine Verwechslungsgefahr (act. 33 Ziff. 14 [S. 22]).

Weiter führt die Beklagte unterschiedliche Verkehrskreise der Parteien an. Die Verkehrskreise, die mit den Dienstleistungen der Klägerin in Berührung kämen, bestünden aus Spezialisten im Bereich Beschaffung und Transport dieser Produk- produziere und vertreibe (act. 33 Ziff. 11 [S. 17]). Sodann weist die Beklagte da- rauf hin, dass ein D'._____-Generator eine technische Anlage zum … von Brenn- stoffen sei und nicht im Entferntesten gleichartig mit irgendeinem Produkt oder ei- ner Dienstleistung der Klägerin sei. Die Bedürfnisse der Verkehrskreise seien ver- schieden, die Vertriebskanäle seien verschieden, das Know-how zur Herstellung sei verschieden (act. 33 Ziff. 12 [S. 19]). Im Einzelnen argumentiert die Beklagte, dass keine Gleichartigkeit der angebotenen Produkte in den Klassen 07, 09, 11, 37 und 42 bestehe (act. 33 Ziff. 12 [S. 19 f.]).

4.3 Rechtliches

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es ei- ner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Zweck der Marke ist es, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unter- scheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 119 II 473 E. 2c S. 475, mit Hinweisen). Von dieser Kernaufgabe der Marke ist auszugehen, wenn geprüft werden soll, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Eine Verwechslungsge- fahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist demnach dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion be- einträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken ir- reführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechs- lungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammen- hänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produk- telinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbun- denen Unternehmen kennzeichnen (BGE 122 III 382 E. 1). Nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung ist auf den Gesamteindruck abzustellen (BGE 121 III 377 E. 2a). Für die Beurteilung, ob es sich um gleichartige Waren oder Dienstleis- tungen handelt, ist nicht zwingend auf die Nizzaklassifikationen abzustellen (STÄ- DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl.

2017, N. 125 zu Art. 3 MSchG).

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar- kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt, für die sie beansprucht werden.

Das Bundesgericht hat jüngst in BGE 145 III 178 E. 2.3.1 festgehalten, dass die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft lie- gen, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S.

132; BGE 139 III 176 E. 2 S. 178; BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 126; je mit Hinwei- sen). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsver- kehr angewiesen ist. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ih- res Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132; BGE 139 III 176 E. 2 S. 178 mit Hinweis). Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleis- tungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterschei- dungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasie- aufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachge- biet der Schweiz zutrifft (BGE 135 III 359 E. 2.5.5; BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228; BGE 128 III 447 E. 1.5 S. 451). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeu- tenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228; Urteile 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 297 ff.;4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109 ff.).

Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirt- schaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Mög- lich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums. Gemäss Bundesgericht ist eine solche demoskopi- sche Erhebung (Umfrage; sondage) das sicherste Mittel zum Beweis der Ver- kehrsdurchsetzung (BGE 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.2. ff. m.w.H.). Erweist sich so eine Marke als im Verkehr durchgesetzt und damit "stark", ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich dementsprechend erweitert (BGE 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.3.1.).

Abzustellen ist auf den markenmässigen Gebrauch: Unter markenmässigem Ge- brauch wird nach geltendem Recht der Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, der produktbe- zogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nach geltendem Recht nicht erfor- derlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderweitig her- gestellt werden, z.B. durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rech- nungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbe- zug erkennt (Urteil des Bundesgerichtes 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5, nicht publ. in BGE 130 III 267 m.w.H.).

4.4 Würdigung

Warengleichartigkeit und massgebende Verkehrskreise

Unter firmen- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ist, wie gesehen, eine Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen, sodass entsprechende Ansprüche nicht bestehen. Zu prüfen bleiben allfällige markenrechtliche Ansprüche der Klägerin (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Beide Parteien haben ihre Marken u.a. für die Nizza Klassifikationen Nr. 37 und 42 eingetragen, wobei für die Beurteilung der Gleich- artigkeit nicht zwingend auf diese Klassifizierung abzustellen ist. So geht es denn auch – trotz dem gemeinsamen Nenner "D'._____" – um sehr unterschiedliche Waren respektive Tätigkeiten, und die Betätigungsfelder überschneiden sich höchstens ganz am Rande, wenn sich die Klägerin konkret mit der (Gesamt- )Versorgung der Schweiz mit D._____ in jeder Form beschäftigt sowie auf die Wahrung der Interessen im In- und Ausland richtet und sich die Beklagte tatsäch- lich mit Produkten, Bestandteilen und Ersatzteilen für die Generierung von D'._____ beschäftigt.

Wie bereits festgehalten, liegen die Parteien nicht nur geographisch weit ausei- nander, sondern unterscheiden sich auch die Verkehrskreise erheblich, zumal sich weder im Handelsregistereintrag noch auf der Website der Beklagten oder in den Parteidarstellungen Hinweise darauf finden, dass sich die Beklagte wie die Klägerin im D'._____-Handel oder der D'._____-Beschaffung betätigen würde. Es kann in diesem Zusammenhang vollumfänglich auf die bereits unter dem Aspekt des Firmenrechts gemachten Ausführungen zur geographischen und branchen- spezifischen Nähe verwiesen werden, die auch hier unter dem Titel Markenrecht analog zur Anwendung gelangen (vgl. oben E. 2.4.). Nichts daran ändert der mar- kenrechtliche Blickwinkel, sodass schon die erste Voraussetzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a bzw. c MSchG, die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, nicht vorliegt. Abgesehen davon ist unter Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichenähnlichkeit und eine daraus folgende Verwechslungsgefahr vorausgesetzt.

Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr

Die Wort-/Bildmarken unterscheiden sich optisch deutlich:

… [Abbildungen der Wort-Bildmarken]

Einzig der Begriff "A._____" ist identisch. Abgesehen von der unterschiedlichen Typografie wird bei der klägerischen Marke "A._____" in blauen Grossbuchsta- ben, kombiniert mit einem gestalterischen Element eines (Schweizer-)Kreuzes und einem "G" (wohl als stilistische Darstellung für "AG"), dargestellt. In der zwei- ten Variante wird zusätzlich der ganze Firmenname in Deutsch, Französisch und Englisch hinzugefügt. Die Marke der Beklagten auf der anderen Seite weist vo- rangestellt ein grafisches Element mit den Buchstaben "C._____" auf, welchem in Gross-/Kleinschreibung "A._____" folgt. Zusammengefasst ist die Zeichenähn- lichkeit der Wort-/Bildmarken nicht gegeben. Es besteht weder Verwechslungsge- fahr noch die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen. In Bezug auf die Wortmarke wechslungsgefahr vollumfänglich auf die Erwägungen zum Firmen- und Lauter- keitsrecht verwiesen werden (vgl. oben E. 2.4. und E. 3.3.).

Verkehrsdurchsetzung

Zusätzlich ist noch auf den von der Beklagten ins Feld geführten Punkt des Ge- meingutes im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG einzugehen. Es wurde bereits er- wähnt, dass es sich bei "A._____" um einen zusammengesetzten Begriff handelt. Obschon ein Wort, dass es so nicht gibt, liegt kein Fantasiewort vor, sondern ein rein beschreibender Begriff (vgl. oben E. 2.4.). Als Sachbezeichnung fehlt die Un- terscheidungskraft, sodass im zweiten Schritt zu prüfen ist, ob sich das Zeichen als Marke durchgesetzt hat, wobei die Beweislast nach Art. 8 ZGB der Klägerin zukommt (vgl. zum Ganzen ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 175 f.). Ein absolutes Freihaltebe- dürfnis am Begriff "A._____" wurde nicht behauptet und steht nicht zur Diskussion (vgl. zu den Voraussetzungen BGE 134 III 314 E. 2.3; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK- HÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 57 zu Art. 2

MSchG).

Die Klägerin beruft sich hinsichtlich Verkehrsdurchsetzung bzw. (firmenrechtliche) Verkehrsgeltung (vgl. BGE 122 III 369 E. 1) zusammengefasst auf den langjähri- gen Gebrauch, hohe Werbeanstrengungen und die allgemeine Anerkennung der Firma insbesondere in der betreffenden Branche (vgl. act. 29 Rz. 135 i.V.m. Rz. 9 ff.). Zunächst stützt sich die Klägerin auf ihren Auftritt unter der Bezeichnung A._____ und führt diverse vertragliche Verhältnisse (act. 29 Rz. 13; act. 30/17- 22), Medienmitteilungen (act. 29 Rz. 14; act. 30/23-29) sowie nationale und inter- nationale Konferenzen/Veranstaltungen (act. 29 Rz. 15; act. 30/30-35) an. Weiter verweist sie auf Kontakte mit Behörden (act. 29 Rz. 16; act. 30/36-37), Geschäfts- bzw. Jahresberichte (act. 29 Rz. 17; act. 30/38-41) und den Auftritt auf ihrer Homepage (act. 29 Rz. 18; act. 30/43) unter der Bezeichnung A._____. Ferner seien, so die Klägerin, mit A._____ bezeichnet: die Arbeitsbekleidung der Mitar- beitenden (act. 29 Rz. 19; act. 30/44), die D._____-Leitungen (act. 29 Rz. 20; act. 30/46), Flugmarkierungen (act. 29 Rz. 22; act. 30/47), die klägerischen Büro- lokalitäten, Geschäftsfahrzeuge, Parkplätze und sämtliches Büromaterial und "gi- ve aways" (act. 29 Rz. 23 ff.; act. 30/48-50). Weiter bringt sie vor, dass ihre Mitar- beitenden via E-Mail stets mit der Signatur A._____ auftreten würden (act. 29 Rz. 27; act. 30/52). Schliesslich führt die Klägerin diverse Personen an und stellt sich auf den Standpunkt, diese könnten bestätigen, dass sie im Geschäftsverkehr und in der Öffentlichkeit unter der Bezeichnung A._____ auftrete und aufgetreten sei (act. 29 Rz. 28).

Zunächst fällt auf, dass die Klägerin in ihren Darstellungen zur Verkehrs- durchsetzung weder zwischen firmen- und markenmässigem Gebrauch noch den einzelnen registrierten Marken differenziert (vgl. act. 29 Rz. 9 ff.). Auf die marken- rechtliche Voraussetzung des produktbezogenen Gebrauchs (vgl. ADRIAN P. WYSS, a.a.O., S. 182) wird nicht eingegangen. Das massgebende Publikum legt sie nicht konkret dar. Sodann behauptet die Klägerin – was an sich erforderlich wäre – gar keinen Gebrauch der Firma, wie diese effektiv im Handelsregister eingetragen ist (A._____, Schweizerische Aktiengesellschaft B._____), sondern lediglich den Gebrauch von "A._____". Eine ausgesprochene Bekanntheit (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.2.2) wird nicht dargetan, sodass auch unter firmenrechtlichen Aspekten nicht von einer sog. Verkehrs-geltung ausgegangen werden kann. Weiter ist nicht nachvollziehbar, woraus sich "hohe Werbeanstrengungen" ergeben sollen; allein die Verwendung der Home-page und die einzelnen Bezeichnungen auf der Arbeitsbekleidung oder auf Lei-tungen etc. genügen jedenfalls nicht. Näheres dazu führt die Klägerin nicht aus. Es wird aus den Behauptungen und offerierten Beweismitteln auch nicht klar, wie sie eine "allgemeine Anerkennung der Firma" (in der Branche) belegen sollen. Die blosse Tatsache, dass die Klägerin geschäftlich aktiv ist, dabei Verträge ab- schliesst, mit Behörden in Kontakt steht und Geschäfts- und Jahresbericht heraus-gibt, genügt dafür nicht. Auch gelegentliche Medienmitteilungen oder Teilnahmen an Konferenzen oder Veranstaltungen beweisen die Bekanntheit nicht. Mangels substantiierter Behauptungen erschliesst sich nicht, inwiefern und wozu genau die diversen offerierten Zeugen zielführende Erkenntnisse liefern könnten. Ohnehin wenig aussagekräftig dürften in diesem Zusammenhang v.a. die Aussagen der Vertreter der Klägerin selbst sein, welche als Zeugen offeriert wurden. Beweismittel zum direkten Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, demoskopische Erhebungen o.ä. Massnahmen, wurden nicht angeboten. Insgesamt ergibt sich, dass das diesbezügliche Vorbringen und die offerierten Beweismittel der Klägerin nicht genügen, um eine kennzeichenrechtliche Verkehrsdurchsetzung darzutun.

Zusammengefasst sind markenrechtliche Ansprüche der Klägerin aus mehreren Gründen nicht gegeben: Zunächst fehlt (i) das Merkmal der identischen/ gleichar- tigen Waren und Dienstleistungen, sodann liegt (ii) v.a. hinsichtlich der Wort- /Bildmarken keine Zeichenähnlichkeit vor, welche Verwechslungen oder falsche Schlüsse nahelegt und (iii) fehlt "A._____", wie die Beklagte zu Recht einwendet, als Sachbezeichnung Unterscheidungskraft, wobei es der Klägerin nicht gelingt, eine massgebliche Verkehrsdurchsetzung darzutun.

5. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Zusammengefasst moniert die Klägerin aufgrund ihrer (altersprioritären) eigenen Firma sowie den eingetragenen Marken die Verwendung von "A._____" durch die Beklagte. Zunächst lässt sich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten durch Zu- warten oder (implizite) Billigung feststellen; die klägerischen Ansprüche aus Fir- men-, Wettbewerbs- und Markenrecht sind nicht als verwirkt zu erachten (E. 1.4. [S. 8 f.]).

Als zentralen Punkt bringt die Klägerin vor, sie werde durch den unbefugten Ge- brauch des beklagtischen Firmenbestandteils "A._____" beeinträchtigt, worauf sie einen firmenrechtlichen Unterlassungsanspuch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR geltend macht. Als prägende Elemente sind diesbezüglich "A._____" sowie "C._____ A._____" gegenüberzustellen. Unter Berücksichtigung der fehlenden (optischen) Zeichenähnlichkeit und der reduzierten Kennzeichnungskraft des Be- standteils "A._____" sowie der offensichtlich fehlenden geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Verkehrskreisen und dem Fehlen einer Wettbe- werbssituation hat sich ergeben, dass die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen ist, womit kein firmenrechtlicher An- spruch gemäss Art. 956 Abs. 2 OR gegeben ist (E. 2.4. [S. 14 ff.]).

Aufgrund desselben Verwechslungsbegriffs im gesamten Kennzeichenrecht führt der geltend gemachte lauterkeitsrechtliche Anspruch zum gleichen Ergebnis. Lau- terkeitsrechtliche Aspekte, welche zu Gunsten der Klägerin zu berücksichtigen wären, sind nicht ersichtlich. Eine wettbewerbswidrige Kennzeichenverwendung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG wurde nicht dargetan, so insbesondere auch nicht durch die simple Verwendung der beklagtischen Firma für die Domain

Aus mehreren Gründen sind schliesslich auch keine markenrechtlichen Ansprü- che gegeben (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG): Es liegen keine identi- schen/gleichartigen Waren und Dienstleistungen vor und es ist keine Zeichenähn- lichkeit der eingetragenen Marken gegeben. Des Weiteren fehlt dem Bestandteil "A._____" zufolge dem beschreibenden Charakter die Unterscheidungskraft, zu- mal die Klägerin keine Verkehrsdurchsetzung dartut (E. 4.4. [S. 25 ff.]).

IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1.1 Gerichtskosten

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenver- ordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Parteien gehen übereinstimmend von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 1 Rz. 5 ff.; act. 13 S. 4), was angemessen erscheint (Art. 91 Abs. 2 ZPO; vgl. ROLAND SCHMID, Das Verfahren vor Handelsgericht: aktuelle prozessuale Probleme, ZZZ 42/2017, Ziff. 2 (vi) S. 146). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 9'000.– festzusetzen und der Klägerin aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu decken.

1.2 Parteientschädigung

Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient; für jede zusätzliche Verhandlung und jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11

Abs. 1 und 2 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 100'000.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV beträgt die Parteientschädigung rund CHF 15'500.–.

Die Beklagte verlangt (in ihrer Duplik) einen Mehrwertsteuerzuschlag auf die Par- teientschädigung (act. 33 S. 2). Sie hat indes keine ausserordentlichen Umstände dargetan, welche in Anbetracht der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs eine zusätz- liche Berücksichtigung rechtfertigen würden (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5 sowie ZR 104 [2005] Nr. 76). Es ist daher kein Mehrwertsteuerzuschlag zusätzlich zur Parteientschädigung zuzusprechen.