Absolute Ausschlussgründe

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Mar- kenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

2.1 Zwischen der Schweiz und Liechtenstein gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP gilt das MMP vor den Bestimmungen des Madrider Abkommens vom 14. Juli 1967 über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3), da beide Staaten beide Abkommen ratifiziert haben. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.

2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannte Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die Marke Nr. IR 913'596 wurde der Vorinstanz am 8. März 2007 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 22. Februar 2008. Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.

2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR. 232.11), der Zugehörigkeit der Marke zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon).

3.

3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach der Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E 1.5 Première, BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Ist ein Zeichen in seinem Sinngehalt Gemeingut, kann es durch gestalterische Mittel wie Farbe, Schrift und figurative Elemente, die sich nicht im Naheliegenden erschöpfen, dennoch Unterscheidungskraft erlangen (BGE 103 Ib 19 E. 3 Banquet, BGer, sic! 2005, 651 E. 2.3 GlobalePost). Massgeblich ist deshalb der Gesamteindruck der Marke im Zusammenwirken ihrer Bestandteile (BGE 133 III 346 E. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter, BGer, sic! 2005, 649 E. 2 GlobalePost).

3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas, B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder

Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/ 2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).

3.3 Sloganmarken sind zulässig, wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen oder sogar banalen Redewendungen des Gemeinguts erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.2 We make ideas work, sic! 2005, 464 E. 2.2 C'est bon la vie; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 Feel'n learn/See'n learn, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 5.1 Engineered for men; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003, 802 E. 5 We keep our promises; vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, Rn. 412 f., CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 82).

3.4 Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis im Interesse des Verkehrs besteht, insbesondere ein Interesse der Mitbewerber des Markeninhabers oder -anmelders, die darauf angewiesen sind, das Zeichen ungehindert im Zusammenhang mit ihren Waren oder Dienstleistungen verwenden zu können (BGE 120 II 150 Valser). Bei Slogans ist ein Freihaltebedürfnis anzunehmen, wenn ihre Verwendung durch Konkurrenten und Mitanbieter ernsthaft in Betracht fällt (Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.3 We make ideas work; MARBACH, a.a.O., Rn. 259).

4. Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 913'596 im Wesentlichen Schutz für Baumaterial (Mörtel- und Klebstoffmasse), verschiedenartige Montageelemente, Werkzeuge und Geräte und deren Einzelteile für den Bau. Trotz einer detaillierten Aufzählung belegt ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einen eher schmalen Warenbereich. Mehrfach wird erwähnt, dass die Waren für gewerbliche Zwecke vorgesehen sind. Die massgeblichen Verkehrskreise setzen sich also in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammen, auch wenn einige der genannten Waren auch handwerklich versierten und interessierten Privatpersonen angeboten werden. Dagegen ist, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, bei derart spezifisch deklarierten Waren nicht auch auf die Auffassung von Hausbesitzern und Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren, Architekten und Waffenspezialisten abzustellen, werden doch selbst die in Klasse 13 beanspruchten Treibladungen und Kartuschen in der eingetragenen Formulierung ausschliesslich für pulverkraftbetriebene Werkzeuge und Geräte auf dem Bau verwendet.

5. Die strittige Marke ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, welchen je ein Punkt folgt. Zusammen ergeben sie einen Slogan, den die massgeblichen Verkehrskreise nach Ansicht der Vorinstanz mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." übersetzen. Dagegen vertritt die Beschwerdeführerin die Meinung, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden die Wörter mangels Fremdsprachenkenntnissen nicht und würden sie, wenn sie sie verstünden, mit einer unbestimmten Auswahl unterschiedlicher Sinngehalte interpretieren, nämlich für Outperform "hervorragen", "überbieten", übertreffen" oder "überflügeln" verstehen und für Outlast "überdauern" oder "überleben".

Wie die massgeblichen Verkehrskreise die englischen Vokabeln outperform und outlast verstehen und welchen Sinn sie ihnen beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (MARBACH, a.a.O., Rn. 209).

5.1 Die Fachhandwerker/innen, die die massgeblichen Verkehrskreisebilden, bedürfen für ihre berufliche Tätigkeit der englischen Sprache kaum und legen in ihrer Berufsausbildung keinen Schwerpunkt auf englisches Sprachwissen. Stehen darum keine etablierten oder für den konkreten Leistungsbeschrieb unentbehrlichen Fachwörter dieser Branche zur Diskussion, sind von diesem Personenkreis, im Unterschied zu Fachkreisen mit höherer Allgemeinbildung und intensiven internationalen Beziehungen, nur Englischkenntnisse im Umfang eines in der Schweiz alltäglichen und allgemeinen Grundwortschatzes zu erwarten (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2 Express Advantage, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men).

5.2 An der Vorsilbe Out- der Markenwörter und an den verhältnismässig bekannten Verbalstämmen "(to) perform" (ausführen) und "(to) last" (dauern) werden die Verkehrskreise erkennen, dass es sich um Wörter der englischen Sprache handelt, die aus diesen Komponenten zusammengesetzt sind. Damit ist zu prüfen, ob die Wörter zum massgeblichen und in der Schweiz verbreiteten englischen Grundwortschatz gehören.

Das Wort "Outperform" bedeutet "übertreffen", "leistungsfähiger sein" oder "bessere Leistungen erbringen", wird mit dem in der Schweiz gepflegten englischen Grundwortschatz allerdings kaum verstanden. Dies ergibt schon ein Vergleich von gebräuchlichen, englisch-deutschen Wörterbüchern. Die Vokabel wird zwar in KARL WILDHAGEN/WILL HÉRAUCOURT, Englisch-deutsches deutsch-englisches Wörterbuch in zwei Bänden, Wiesbaden 1963, S. 582, und Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität Englisch mit Daumenregister, Stuttgart 2002, S. 622, erwähnt, es fehlt jedoch sowohl im Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2001, ebenso Erweiterte Neuausgabe 1977, im Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1989, im Pons- Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1988, und sogar im Collins English Dictionary, Wrotham 1990, der die Begriffe für Personen englischer Muttersprache auf Englisch erläutert. Ist ein englisches Wort derart selten, dass es selbst in diesen bedeutenden Wörterbüchern nicht erwähnt wird, zählt es nicht zum Grundwortschatz des schweizerischen Publikums.

Dieselbe Beurteilung gilt für das Verb "outlast" mit der Bedeutung "überdauern", das nicht im Pons-Standardwörterbuch Englisch- Deutsch und im Pons-Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch erwähnt wird. Auch als Denkinhalt und Wortbedeutung wird „überdauern“ in der Alltagssprache selten benötigt. Damit zählt das Wort „outperform“ nicht zum Grundwortschatz von schweizerischen Baufachleuten und Handwerkskreisen. Die von der Vorinstanz auf internationalen, englischsprachigen Webseiten aufgespürten Anpreisungen, die die Begriffe "outperform" und/oder "outlast" enthalten, vermögen den Sprachgebrauch und das Sprachverständnis dieser Verkehrskreise in der Schweiz dagegen nicht zu belegen. Was die von der Vorinstanz ebenfalls eingereichten Belege über die Verbreitung zusammengesetzter Begriffe wie „leistungsfähiges Werkzeug“ oder „leistungsfähiges Gerät“ im Internet über die Schutzgewährung für die Marke Outperform.Outlast. aussagen sollen, bleibt unklar.

5.3 Die Verkehrskreise mögen zwar vielleicht versuchen, aufgrund von Vokabeln mit der Vorsilbe "out-", die sie kennen – z.B. "Output" (Leistung) oder "outsider" (Aussenseiter) –, den Sinn der unbekannten Begriffe "Outperform.Outlast." und ihrer Kombination zu erraten. Sie könnten sich einen beschreibenden Sinngehalt im Verwendungszusammenhang mit den gekennzeichneten Waren ausmalen. Doch schon die Bedeutung der Vorsilbe "Out-" für "Über-" anstelle des häufigeren "Aus-" oder "Draussen-" kommt selten vor und ist darum nicht notorisch, so dass auch eine derart, "volksetymologische" Deutung ("ausführen"?, "auslasten"?, "aus-dauern"?) zu keiner naheliegenden Sinngehaltsvorstellung führt, welche die betreffenden Produkte ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreiben würde. Auch in den anderen Landessprachen lässt sich aus den bekannten Begriffen kein naheliegender und beschreibend wirkender Sinngehalt ableiten. Die Markenwörter "outperform" und "outlast" werden darum in keinem beschreibenden Sinn wahrgenommen und wirken in der angemeldeten Kombination unterscheidungskräftig.

6. Es kann damit offen bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinnvarianten der beiden Wörter im Verwendungszusammenhang derart naheliegen, sich zugleich aber inhaltlich derart unterscheiden, dass das Zeichen in einem unentschieden-mehrdeutigen Sinn verstanden wird und dadurch bei Personen mit besonderen Englischkenntnissen eine unterscheidungskräftige Unbestimmtheit als Markenzeichen bewirken (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2005, 279 E. 3.3 Firemaster, sic! 1999, 30 E. 4 Swissline). Ebenso kann offen bleiben, ob die den Wörtern nachgestellten Punkte die Unterscheidungskraft der Marke massgeblich beeinflussen können und welche Bedeutung "to outperform" in Finanzfachkreisen besitzt.

7. Hingegen bleibt zu prüfen, ob der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Der Zusammenhang der gewählten Begriffe mit der Baubranche ist indessen gering, und es ist kein Bedürfnis des Marktes festzustellen, eine Kombination von zwei seltenen englischen Wörtern freizuhalten, nachdem die massgeblichen Verkehrskreise ihren englischen Sinn nicht verstehen, auch wenn diese Wörter gegenüber einem Publikum mit besonders guten Englischkenntnissen in einem allgemeinen und anpreisenden Sinn für entsprechende Waren verwendet werden können. Auch ein Freihaltebedürfnis an der Marke ist aus diesen Gründen zu verneinen.

8. Der Schutzgewährung gegenüber der zu prüfenden Marke steht vorliegend nicht entgegen, dass das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit Schreiben vom 25. Juni 2008 dem Zeichen den Schutz für die Benennung für das Gebiet der Europäischen Union mangels genügender Unterscheidungskraft verweigert hat. Dieser zur Begründung angeführte Schutzversagungsgrund von Art. 7(1)(b) der europäischen Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1, "GMV") findet nach Art. 7(2) GMV bereits Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft bestehen, wofür jede "territorial nicht ganz untergeordnete" Region, die auch nur ein Teil eines Mitgliedslandes der EU sein kann, genügt (GÜNTHER EISENFÜHR/DETLEV SCHENNEN, Gemeinschaftsmarkenverordnung,

2. Aufl. München 2007, GMV Art. 7 N 218). Es war darum für jene Beurteilung nur auf die Sprachverhältnisse im Vereinigten Königreich abzustellen, die vorliegend nicht entscheidend sind, weshalb sich ein Vergleich mit der Situation im Ausland – allerdings auch mit der angeblichen Zulassung der Marke in den USA, Liechtenstein, China und Japan, auf welche die Beschwerdeführerin nach dem Eintrag internationalen Register teilweise zu Unrecht hinweist – erübrigt. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gilt überdies auch innerhalb der EU, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind und dessen Anwendung von jedem nationalen System eines EU-Mitgliedstaates unabhängig ist (Urteil des EuGH vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssache C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG und Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), weshalb der Entscheid über die Eintragung oder Nichteintragung einer Gemeinschaftsmarke auch nicht präjudizierend für die Frage einer Schweizer Schutzanerkennung wirken kann. Dies ist denn auch nach der schweizerischen Rechtsprechung für ausländische Entscheide grundsätzlich so entschieden (BGE 129 III 229 E. 5.5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio).

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke IR 9913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren.

9. Bei diesem Ausgang sind keine Kosten aufzuerlegen, und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Zudem ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

10. Fehlt wie im vorliegenden Fall eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 173.320.2 [VGKE]). In Würdigung der fachlichen Darlegungen der Beschwerde und der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Sachverhaltsrecherchen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) angemessen.