IGE 104500: BU PowerSystemsBU PARTNERS

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 16.02.2023 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 16.09.2024 mit einer DE-Priorität vom 28.06.2024 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten. Vorsorgliche Nichtgebrauchseinrede

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

3.

Zwar erhob die widerspruchsgegnerische Partei die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 23.09.2025. Die Karenzfrist läuft hingegen erst am 06.03.2029 ab (fünf Jahre nach Publikation der definitiven Schutzgewährung in der Gazette; vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.2.1, auf www.ige.ch). Somit bleibt die Einrede des Nichtgebrauchs in casu unbeachtlich (vgl. BVGer B- 3923/2023, E. 2.2 bis 2.3.2 – Cannamed / CannaMed (fig.)).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt: 35 Gestion d'activités commerciales; administration commerciale; planification et contrôle du développement d'activités commerciales d'un point de vue organisationnel; préparation d'analyses de prix de revient en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers en gestion d'entreprises; tenue de livres; gestion informatisée de fichiers en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec la finance d'entreprise;

services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; compilation de statistiques en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises; préparation de rapports commerciaux en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises; préparation de prévisions économiques en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises; recherche en matière d'affaires en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises; services de conseillers en organisation en matière d'affaires en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises et en rapport avec le financement d'entreprises. 36 Services financiers, à savoir services d'investissement en rapport avec des fonds de capitalinvestissement, services d'investissement, réalisation de transactions et transferts de capitaux d'investissement et gestion d'investissements financiers; affaires monétaires; informations boursières; opérations financières de compensation; transactions sur devises; services de conseil en matière de change de devises; services de courtiers en valeurs mobilières et opérations de change; courtage et gestion d'investissements financiers dans des entreprises; services de capital-risque; gestion de fonds communs de placement; recouvrement de créances; affacturage; analyses financières; répartition d'actifs; services d'investissement en rapport avec des capitaux propres privés; services de crédit; finance d'entreprises; services de coordination en matière de crédits; courtage d'investissements financiers; gestion de comptes de titres (gestion d'actifs); services de conseillers en lien avec le courtage de titres; services de conseillers en lien avec le prêt de titres; services de conseillers en lien avec la gestion de titres; services d'opérations sur titres. 41 Organisation et mise en place de conférences en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers; organisation et mise en place de congrès en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers; mise en place et animation de séminaires en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les

investissements financiers; mise en place et animation d'ateliers [formation] en lien avec le capitalinvestissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers. 45 Services juridiques en lien avec la constitution et l'enregistrement d'entreprises; recherche juridique en rapport avec des fusions et acquisitions; recherche en matière juridique en lien avec le capitalinvestissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt: 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, en particulier huiles pour moteur. 9 Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câbles pour moteurs; systèmes de commande électroniques pour faisceaux de fils. 12 Moteurs (engines) et parties de moteur (engine) pour véhicules terrestres, en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel; accouplements de machines et composants de transmission pour véhicules terrestres. 35 Services de vente en gros en rapport avec des graisses et huiles industrielles, lubrifiants, en particulier huiles de moteur; services de vente en gros en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel, systèmes de traitement de gaz d'échappement à la sortie pour moteurs (engines), commandes électroniques pour moteurs (engines); services de vente en gros en rapport avec des générateurs et parties de générateur, en particulier générateurs de puissance de secours et de puissance, alternateurs; services de vente en gros en rapport avec des accouplements et composants de transmission de puissance; services de vente en gros en rapport avec des appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câbles pour moteurs (engines); services de vente en gros en rapport avec des systèmes de commande électroniques pour faisceaux de fils. 37 Réparation, à savoir maintenance, réparation et entretien en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel, systèmes de traitement de gaz d'échappement à la sortie pour moteurs (engines), commandes électroniques pour moteurs (engines); réparation, à savoir maintenance, réparation et entretien en rapport avec des générateurs et parties de générateur, en particulier générateurs de puissance de secours et de puissance, alternateurs; services de réparation, à savoir maintenance, réparation et remise en état en lien avec des embrayages et dispositifs de transmission de puissance; réparation, à savoir

maintenance, réparation et remise en état en rapport avec des appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câbles pour moteurs (engines); services de réparation, à savoir services de restauration, de réparation et de maintenance en lien avec des systèmes de commande électroniques pour faisceaux de câblage. 38 Télécommunications, en particulier services télématiques; fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en rapport avec des graisses et huiles industrielles, lubrifiants, en particulier huiles de moteur; fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel, systèmes de traitement de gaz d'échappement à la sortie pour moteurs (engines), commandes électroniques pour moteurs (engines); fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en lien avec des générateurs et parties de générateur, en particulier générateurs de puissance de secours et générateurs de puissance, alternateurs; fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en lien avec des embrayages et composants de transmission de puissance; fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en lien avec des appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câblage pour moteur; fourniture d'accès à des bases de données en ligne et informatiques en lien avec des systèmes de commande électroniques pour faisceaux de fils. 40 Traitement de surface mécanique de métaux; polissage, en particulier en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier culasses et blocs-moteurs. 41 Mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec la maintenance, la réparation et l'entretien de graisses et huiles industrielles; mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec des lubrifiants, en particulier huiles de moteur; mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et

cours de formation en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel, systèmes de traitement de gaz d'échappement à la sortie pour moteurs (engines), commandes électroniques pour moteurs (engines); mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec des générateurs et blocs de générateurs, en particulier générateurs de puissance de secours et de puissance, alternateurs; mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec des embrayages et dispositifs de transmission de puissance; mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et formation en rapport avec des appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câbles pour moteurs; mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec des systèmes de commande électroniques pour faisceaux de câbles, et mise à disposition de formation, en particulier animation de cours et cours de formation en rapport avec l'utilisation de télécommunications, en particulier services télématiques. 42 Services technologiques et scientifiques, en particulier ingénierie, en particulier réalisation d'études de projets techniques en rapport avec des moteurs (engines) et parties de moteur (engine), en particulier moteurs hybrides, électriques, à gaz et diesel, systèmes de traitement de gaz d'échappement à la sortie pour moteurs (engines), commandes électroniques pour moteurs (engines); services technologiques et scientifiques, en particulier ingénierie, en particulier réalisation d'études de projets techniques en rapport avec des générateurs et parties de générateur, en particulier générateurs de puissance de secours et de puissance, alternateurs; services technologiques et scientifiques, en particulier ingénierie, en particulier réalisation d'études de projets techniques en rapport avec des embrayages et dispositifs de transmission de puissance; services technologiques et scientifiques, en particulier ingénierie, en particulier réalisation d'études de projets techniques en rapport avec des appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, en particulier faisceaux de câbles pour moteurs et moteurs (engines); services technologiques et scientifiques, en particulier ingénierie, en particulier réalisation d'études de projets techniques en rapport avec des systèmes de commande électroniques pour faisceaux de câbles; programmation de commandes électroniques pour moteurs (engines) et systèmes de commande électroniques pour faisceaux de câblage.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

5.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 35 Grosshandelsdienstleistungen u.a. mit Fetten und Ölen, Motoren, Generatoren und im Zusammenhang mit Geräten und Instrumenten zum Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Steuern von Elektrizität. Beim Detailhandel handelt es sich um "das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" und somit um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 mit Verweis auf BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.)). Der einzige Unterschied vom Detailhandel zum Grosshandel besteht darin, dass sich die Grosshandelsdienstleistung an Wiederverkäufer, gewerbliche Verwender oder Grossverbraucher richtet (siehe Definition von "Grosshandel" im Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 12.01.2026).

6.

Die angefochtene Marke beansprucht demgegenüber in Klasse 35 insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Erstellung von Kostenanalysen, Unternehmensberatungsdienste, Buchführung, Verwaltungsdienstleistungen, Erstellen von Wirtschaftsprognosen und Geschäftsberichten.

7.

Betreffend die Dienstleistungsgleichartigkeit macht die widersprechende Partei pauschal geltend, dass die konkurrierenden Dienstleistungen dieselben Bedürfnisse erfüllen und somit über denselben Verwendungszweck verfügen würden. Weiter würden die im Konflikt stehenden Dienstleistungen jeweils branchentypische Dienstleistungen darstellen, weshalb die Erbringung der Dienstleistungen dasselbe Fachwissen bzw. Know-how erfordere. Weiter handle es sich bei den strittigen Dienstleistungen der Vergleichszeichen um ein wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket. Das IGE kann sich aus folgenden Gründen nicht der Auffassung der widersprechenden Partei anschliessen:

8.

Bei den von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen handelt es sich um Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen, insbesondere um Unternehmensführungs- und Verwaltungsdienstleistungen, die darauf abzielen, andere Unternehmen bei der Ausübung oder Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen oder ihnen dabei zu helfen. Sie richten sich daher an Geschäftsleute, die ein Unternehmen leiten, und umfassen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Führung eines Unternehmens, der effizienten Organisation von Personal und Ressourcen sowie der Ausrichtung von Aktivitäten auf gemeinsame Ziele und Vorgaben. Sie werden in der Regel von auf diesen speziellen Bereich spezialisierten Unternehmen erbracht, wie z. B. Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern oder Finanzberatern, die von dem betreffenden Unternehmen getrennt sind. Daher unterscheiden sie sich in ihrer Art und ihrem Zweck von den Grosshandelsdienstleistungen der widersprechenden Partei, die von auf En-Gros-Handel spezialisierten Verkaufsgeschäften angeboten werden. Die angefochtenen Dienstleistungen weisen auch keine relevanten Berührungspunkte mit den Waren der Klassen 4, 9 und 12 der Widerspruchsmarke und den übrigen Dienstleistungen der älteren Marke in den Klassen 37, 38, 40, 41 und 42 auf. Ihre Art, ihr Zweck und das zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen nötige Know-how unterscheidet sich denn auch klar von den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 35. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden von den Abnehmern somit nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen (vgl. Entscheid des IGE, W 101729, III. B. Ziff. 9 – CREDO / CR3DO, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE: https://ph.ige.ch/ph/). Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

9.

Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 36 unterschiedliche Finanzdienstleistungen wie Investmentdienstleistungen, Devisengeschäfte, Vermittlung von Finanzinvestitionen, Verwaltung von Investmentfonds, Kreditdienstleistungen oder Finanzverwaltungsdienstleistungen. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Finanzfachleuten bzw. -instituten erbracht. Entgegen den Vorbringen der widersprechenden Partei, bestehen keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen mit den von der älteren Marke in Klasse 35 beanspruchten Grosshandelsdienstleistungen. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind von klar anderer Art und Zweckbestimmung, sie werden von unterschiedlichen Unternehmen erbracht und richten sich an andere Abnehmerkreise. Dementsprechend werden sie auch nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. Dies gilt erst recht im Verhältnis zu den verschiedenen Reparaturdienstleistungen in Klasse 37, den Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38, den Materialbearbeitungsdienstleistungen in Klasse 40 und den technologischen bzw. wissenschaftlichen Dienstleistungen in Klasse 42 der Widerspruchsmarke.

10.

In Klasse 41 beansprucht die Widerspruchsmarke verschiedene Schulungsdienstleistungen. Durch die nicht einschränkende Formulierung "en particulier" fallen auch Schulungen in Finanzbereich unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen. Hingegen handelt es sich bei Schulungsdienstleistungen nicht um solche, die üblicherweise von einem Finanzinstitut für Dritte angeboten resp. selbständig kommerzialisiert werden, sondern allenfalls als sog. Hilfsdienstleistungen. Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden üblicherweise nicht von Finanzinstituten als branchenübliche Erweiterung des Dienstleistungssortiments gewerbsmässig angeboten. Folglich ist auch insoweit eine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 zu verneinen (vgl. Entscheid des IGE, W 14710, III. B. Ziff. 6 – MERCURY / LMEmercury).

11.

Erst recht keine Gleichartigkeit ist im Vergleich zwischen den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 36 und den Waren in den Klassen 4, 9 und 12 der Widerspruchsmarke auszumachen. Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

12.

Wie oben in Ziffer 10 festgehalten, fallen unter die Formulierung der Widerspruchsmarke auch Schulungen im Finanzbereich. Im Verhältnis zu den angefochtenen Dienstleistungen, nämlich Organisation et mise en place de conférences en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers; organisation et mise en place de congrès en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers; mise en place et animation de séminaires en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers; mise en place et animation d'ateliers [formation] en lien avec le capital-investissement, la finance d'entreprise et les investissements financiers besteht Dienstleistungsgleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit. Denn auch der Organisation von Konferenzen und Seminaren kommt klar ein Ausbildungscharakter zu. Angefochtene Dienstleistungen im Klasse 45

13.

Die angefochtene Marke beansprucht juristische Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung, Fusionen und juristische Recherchen im Zusammenhang mit dem Finanzwesen. Ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis ist für das IGE im Vergleich zu den Waren der Klassen 4, 9 und 12 sowie den Dienstleistungen in den Klassen 35, 37, 38, 40 und 42 der Widerspruchsmarke nicht auszumachen. Die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen sind denn auch von klar unterschiedlicher Art und Zweckbestimmung. Dementsprechend werden sie von unterschiedlichen Anbietern erbracht. Dies gilt auch im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 41 beanspruchten Ausbildungsdienstleistungen. Auch diese konkurrierenden Dienstleistungen sind von unterschiedlicher Art und Zweckbestimmung und werden von verschiedenen Anbietern erbracht. Eine Anwaltskanzlei erbringt denn auch keine selbständig kommerzialisierten Ausbildungsdienstleistungen. Zudem richten sich die konkurrierenden Dienstleistungen an unterschiedliche Abnehmerkreise. Die Verbraucher werden somit diese im Konflikt stehenden Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.

14.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit nur teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "BU PowerSystems" (Widerspruchsmarke) und "BU PARTNERS" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Die angefochtene Marke übernimmt das Element "BU" der älteren Marke und platziert dieses ebenfalls am besonders prägenden Zeichenanfang. Aufgrund der Getrenntschreibung wird "BU" in der Widerspruchsmarke als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen. Das Gleiche gilt auch für das angefochtene Zeichen. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke immer dann ungenügend ist, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke bzw. ein als selbständig wahrgenommenes Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichenelement derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Dies ist in casu klar nicht der Fall, zumal die beiden Elemente "BU" und "PARTNERS" mittels Leerschlag getrennt sind und dem Element "PARTNERS" als direkter Hinweis auf die Art des Dienstleistungserbringers beschreibender Charakter zukommt. Beschreibende Bestandteile sind denn auch in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu beeinflussen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen.

4.

Aufgrund der Übernahme des Bestandteils "BU" bestehen somit, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, trotz der klar unterschiedlichen Elemente "PowerSystems" und "PARTNERS" klare Übereinstimmungen auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

Dem beiden Zeichen gemeinsamen Element "BU" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Die englische Begriffskombination "PowerSystems" wird ohne Probleme als "Energiesysteme" verstanden. Der englische Begriff "PARTNERS" bedeutet auf Deutsch "Partner". Obwohl die im Konflikt stehenden Zeichen somit über unterschiedliche Sinngehalte verfügen, mögen diese Unterschiede die festgestellte Ähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene nicht zu kompensieren.

7.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die in casu noch massgebenden, strittigen Ausbildungsdienstleistungen in Klasse 41 werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B- 970/2019, E. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke "BU PowerSystems" kann als Ganzes in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 41 kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und ihr kommt ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: das angefochtene Zeichen übernimmt das normal kennzeichnungskräftige und selbständig wahrgenommene Element "BU" integral" und platziert dieses ebenfalls am Zeichenanfang. Die vollständige, unveränderte Übernahme eines kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteils, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichenelement schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die Unbestimmtheit des Zeichenbestandteils "BU" bleibt auch in der angefochtenen Marke erhalten, sodass dieses unterscheidungskräftige Element der älteren Marke auch im jüngeren Zeichen als selbständiges Element erkennbar bleibt.

6.

Durch die Übernahme des kennzeichnungskräftigen Elements "BU" durch das jüngere Zeichen besteht eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen. Unter Berücksichtigung der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer, der festgestellten Zeichenähnlichkeiten und der Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in den sich gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich enthaltenen Elementen "PowerSystems" bzw. "PARTNER" Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der massgebenden Vergleichsdienstleistungen sowie der Übereinstimmung im kennzeichnungskräftigen Wortelement "BU", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

7.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104500 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1826813 "BU PARTNERS" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu ca. einem Viertel durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird