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1.

Am 6b. Mai 1889 war dem Freiherrn von Bechtolsheim ein eidgenössishes provisorisches Patent (Nr. 839) für eiue Scheidezentrifuge erteilt worden, und am 15. Dezember 1897 hatte eine Übertragung dieses Patentes auf die „Aktiebolaget Separator“ in Stockholm stattgefunden. Diese Gesellschaft ist Inhaberin der \<weiz. Wortmarke (Nr. 10,641) „Alfa Laval“ für Maschinen und Geräte für die Milchindustrie vom 16. Dezember 1898; sie bringt die patentierte Scheidezentrifuge unter 082 Civiirechtspflege.

der Bezeichnung „Alfa Separator“ in den Handel. Der Beklagte seinerseits liess am 27. April 1903 unter Nr. 15,781 die schweiz. Wortmarke „Alfa“ für Maschinen und Geräte für milchwirtschaftliche Zwecke, sowie Teile derselben, und für milchwirtschaftliche Produkte eintragen. Der Teilhaber H. von Arx der klägerischen Firma stellte nun an der schweizerischen landwirtschastlihen Ausstellung in Frauenfeld (September 1903) einen „Separator“ mit der Bezeichnung „Aktiebolaget Separator Stockholm Alfa-Laval Patent“, sowie auf einem Tableau angebrachte und sonstige „Ersasszteile zu Alfa-Separatoren“ aus und brachte auh verschiedene auf den „Alfa-Separator“ hinweisende Plakate öffentlich an, wobei er sich auf einem solchen Plakat als Lieferant von AlfaSeparatoren bezeichnete. Jnfolgedessen erhob der Beklagte gegen ihn Klage wegen Verlegung des Markenschussgesezes, und dur Urteil des Bezirksgerichts Frauenfeld vom 314. Dezember 1903 wurde H. von Arx wegen Übertretung dieses Gesetzes verurteilt. Daraufhin leitete die Firma die vorliegende Klage auf Löschung der Marke des Beklagten ein, die sie damit begründete, „Alfa“ sei Sachbezeihnung für die von der Afktiebolaget Separator in den Handel gebrachten Scheidezentrifugen und daher Gemeingut ; eventuell fei die Marke Alfa deceptiv, indem sie mit der der Aktiengesellschast Separator angehörenden Marke „Alfa Laval“ täuschende Ähnlichkeit besize, Der Beklagte hat der Klage gegenÜber vorgebracht, die Marke „Alfa“ sei neu, alt sei nur die Marke „Alfa Laval“ ; eventuell hat er die Legitimation der Klägerin zur Klage bestritten, da sie nicht Rechte aus der Person eines Dritten — der Aftiebolaget Separator — herleiten könne ; endlich hat er geltend gemacht, die Separator-Gesellschaft fei mit der Verwendung der Marke „Alfa“ durch ihn einverstanden. Demgegenüber hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass eine Übertragung einer Marke ohne Übertragung des Geschäftes nach Art. 11 MSG unzulässig sei.

2.

Während die erste Jnftanz die Klage abgewiesen hat, mit der Begründung, der von der Klägerin zu führende Nachweis, dass die Marke „Alsa descriptiver Natur und daher Gemeingut sei, sei nicht geleistet, ist die zweite Jnstanz zu ihrem eingangs mitgeteilten Urteile gelangt gestüsst auf die Erwägungen: „Alfa“ sei ursprünglich jedenfalls nicht Sacbezeihnung und daher ein markenfähiges Wort gewesen. Ob es dadurch zum Gemeingut geworden sei, dass auch andere als die Gesellschaft Separator das Wort für von ihnen fabrizierte Apparate von der Beschaffenheit der „Alfa-Separatoren“” benugztien, könne dahingestellt bleiben, da jedenfalls der Beklagte kein Judividualrecht auf die Marke „Alfa“ besige, weil sie deceptiver Natur sei und ein allfälliges Markenrecht nur der Aktiengesellshaft Separator zustehen würde. Auf die Einwilligung dieser Gesellschaft zur Führung der Marke „Alfa“ könne sich der Beklagte nicht berufen, weil eine Geschäftsübertragung nicht stattgefunden habe und überdies ein Verzicht dieser Gesellschaft auf ihr Markenrecht nicht vorliege. Die Altivlegitimation der Klägerin endlich ergebe sich aus dem Juteresse, das die Klägerin schon wegen der gegen ihren Anteilhaber H. von Arx erhobenen Strafklage an der Feststellung, dass dem Beflagten an der Marke „Alfa“ ein Markenrecht nicht zustehe, habe.

3.

Auch heute hat der Vertreter des Beklagten in erster Linie an der Bestreitung der Aktivlegitimation der Klägerin festgehalten und dafür geltend gemacht, es handle sich bei der Gutheissung der Klage aus dem von der Vorinstanz als entscheidend herangezogenen Gesichtspunkt der täuschenden Ähnlichkeit der Marke des Beklagten mit derjenigen der Aktiengesellshaft Separator um die Zulassung einer Einrede aus dem Rechte eines Dritten, eben dieser Gesellschaft, und das gehe nicht au ; im Gegensaz zu dem Falle, wo die Nichtigkeit einer Marke wegen Freizeichenqualität behauptet werde, in dem allerdings gemäss dem Entscheide des Bundesgerichts vom 30. März 1904 i, S. Bergmann & Cie, gegen Buchmann (A. S., XRXR, T. 2, S, 122, Erw. 3) jedem Interessenten die Klage auf schung zustehen müsse, handle es sich hier um eine bloss relative Nichtigkeit, eine Anfechtbarkeit der Marke wegen eines ihr entgegenstehenden Markenrechts, und diese Anfechtbarkeit könne nur von dem Markenberectigten selber, nicht von einem Dritten geltend gemacht werden. Dieser Standpunkt steht von vornherein der Klage nicht entgegen, soweit sie, wie das vor den fantonalen JFnstanzen hauptsächlich der Fall wax, auf die Qualität des Wortes „Alfa“ als SachbezeiGnung und daher Freizeichen gestüsst war. Ob die Klage von diefem Gesichtspunkt aus begründet ist, könnte jedoch auf Grund der heutigen Aktenlage vom Bundesgericht nicht beurteilt werden, da es an den zum Entscheide notwendigen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hierüber gebriht. Es ist daher zu untersuchen, ob die Klage aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde gesüsst werden kann, und hiezu ift in erster Linie die Prüfung der Aktivlegitimation der Klägerin notwendig.

4.

, Nun ist dem Vertreter des Beklagten zuzugeben, dass sich der heute zu entscheidende Fall mit dem durch Urteil vom 30. März 1904 entschiedenen Fall Bergmann & Cie. gegen BuGmann nicht vollftändig sondern nur insoweit deckt, als er die Zulässigkeit einer Klage auf LWschung einer Marke, die nichts anderes bedeutet und bedeuten kann als eine negative FeststellungsÉlage, ausspricht ; des weitern aber sich in der charafterisierten Weise von jenem Falle unterscheidet. Allein dieser allerdings vorhandene Unterschied führt nicht zu der vom Beklagten beanfpruchten Konsequenz der Verneinung der Aktivlegitimation der Klägerin, Denn wenn die Klägerin die Nichtigkeit der Marke des Beklagten herleitet aus dem Grunde, dass sie das Markenrecht eines Dritten verletze, in dieses Recht eingreife, und dass daher dem Beklagten ein Markenrecht nicht zustehe, so macht sie nicht nur eine relative, nur auf Antrag des Verlezten — in casu der Aktiengesellschaft Separator — eintretende Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit geltend; sie behauptet vielmehr eine 1äuschende Ähnlichkeit der angefochtenen Marke mit einer früher eingetragenen uud besser berechtigten, und stüsst sich damit auf einen RNechtsgrund, der seinen Boden im öffentlichen Juteresse hat : eine rehiswidrige Marke ift nicht nur im FJnteresse des wirklich Markenberectigten, des Verlessteit, nichtig, sondern sie ift es absolut, in dem Sinne, dass aus ihr keine Rechte hergeleitet werden können und dass ihr die Einrede der Nichtigkeit von jedem Juterefsenten entgegengehalten werden kann. Die Beschränkung des Klagrechts wegen Markenverlezung auf den getäuschten Käufer und den Jnhaber der Marke (Art. 27 Ziff. 14 MSGG) steht dem nicht entgegen, da es sich nicht um eine Klage wegen Verlegung des Markenrehts eines Dritten, sondern um die — allerdings in der Form einer Klage, aber einer negativen Feststellungsklage, geltend gemahte — Schussbehauptung eines wegen Markenrechtsverlesspung strafrectlich Verfolgten, die Marke, auf die sich die Strafverfolgung ftüsst, Jei nichtig, handelt. Auch Art. 14 Ziff. 2 MSchG kann der Zulässigkeit einer solchen Nichtigkeitsklage und -Einrede nicht entgegengehalten werden ; denn wenn diese Bestimmung dem eidg. Amt für geistiges Eigentum allerdings die Befugnis zur Löschung von Amtes wegen nur bei solhen Marken giebt, die Gemeingut

sind, oder die gegen die guten Sitten verstossen, von den rechtswidrigen Marken dagegen nicht spricht, — so erklärt sich dies wohl daraus, dass aller Regel nach zur Löschung solcher Marken der wahre Berechtigte auftreten wird und ein Eingreifen des Amtes ex officio hier weniger notwendig erscheint; dagegen will damit nicht die Einrede der Nichtigkeit auch einer rechtswidrigen Marke nur dem wahren Berechtigten gegeben sein, sondern die Bestimmung fschliesst nicht aus, dass jeder Jnteressent diese Einrede und gegebenen Falls die darauf gestüzte negative Feststellungsklage soll erheben können, Aus diesen Gründen kann nicht von einer unzulässigen Einrede ex jure tertii gesprochen und muss die Aktivlegitimation der Klägerin anerkannt werden. (S, auh die Ausführungen bei Kohler, Necht des Markenshusses, S. 161.)

5.

Jn der Sache selbst nun muss mit der Vorinstanz gesagt werden, dass der Marke des Beklagten „Alfa“ gegenüber derjenigen der Aktiengesellshaft Separator „Alfa Laval“ keine selbständige Bedeutung zukommt und dass sie neben dieser nicht be stehen kannz der Beklagte hat denn auh schon vor der Vorinstanz anerkannt, dass ihm die Eintragung seiner Marke ohne die Einwilligung der mehrgenannten Gesellschaft nicht möglich gewesen wäre. Darin aber, dass die Übertragung der Marke dieser Gesellshaft auf den Beklagten ohne Übertragung des Geschäftes nicht möglich gewesen sei, ist der Vorinstanz ebenfalls lediglich beizustimmen, unter Hinweis auf Art. 11 MSchG, der sich daraus erklärt, dass Zweckk der Marke ist, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft, von einem bestimmten Produzenten u. |. w. herrührend, zu bezeihnen ; — Y erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil. der I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. Mai 1904 in allen Teilen bestätigt.